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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2003-003

申訴人:山葉股份有限公司 註冊人:琴揚網路廣告社

1. 當事人

1. 申訴人:山葉股份有限公司(Yamaha Corporation),係一依照日本法律組織成立並存續之公司,其地址為10-1 Nakazawa-cho, Hamamatsu, 430-8650 Japan。
代理人:徐小波律師、李文傑律師、李俊瑩律師,其地址為台北市松山區敦化北路二0一號七樓。

2. 註冊人:琴揚網路廣告社,係一依照中華民國法律組織成立並存續之商號,其地址為桃園市三民路一段一四三號二樓。
註冊人之代表人為吳福添。
註冊人未委任代理人。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1.系爭網域名稱為〈山葉鋼琴.tw〉、〈山葉樂器.tw〉。

2.2.系爭網域名稱之受理註冊機構,為財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱"TWNIC"),其地址為中華民國台北市羅斯福路二段九號四樓之二。

2.3.系爭網域名稱係由註冊人分別於2001年1月15日及2002年1月19日申請完成註冊。

3. 本案處理程序

3.1.申訴人之代理人於2003年4月16日將申訴書紙本與申訴書電子檔,郵寄送達財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱〝科法中心〞),選擇由一名專家組成專家小組,並於同月22日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2.科法中心於2003年4月23日依「處理辦法」第十二條之規定,請TWNIC提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。TWNIC於2003年4月23日以傳真函覆科法中心相關資訊。

3.3.科法中心於確認申訴書內容符合「處理辦法」、「實施要點」及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱"處理附則")之相關規定後,正式受理本案。

3.4.科法中心於2003年4月24日以郵寄及電子郵件方式將申訴書寄送予註冊人,通知註冊人應於處理程序開始日起二十工作日內向科法中心提出答辯書。並依「實施要點」第四條第三項之規定,以當日為「程序處理開始日」。

3.5.科法中心於2003年4月28日依「實施要點」第四條第四項之規定,以郵寄及電子郵件方式將處理程序開始日通知雙方當事人及TWNIC。

3.6.科法中心於2003年5月16日接獲註冊人郵寄之答辯書紙本。

3.7.科法中心於2003年5月19日依「實施要點」第五條之規定,將註冊人之答辯書,以郵寄及電子郵件方式寄送予申訴人,並於同日另以電子郵件及郵寄方式寄送請註冊人補正之補正函。

3.8.科法中心於2003年5月21日,依「實施要點」第六條第二項之規定,自其專家名單中選定許智誠律師,組成處理本案之專家小組,並由許智誠律師簽署專家同意書,科法中心於同日以電子郵件及郵寄方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為2003年6月13日。

3.9.科法中心於2003年6月2日收受申訴人補充申訴理由書,並於同年6月2日以郵寄方式寄送予註冊人,其後於2003年6月10日收受註冊人補充答辯理由書,並於同年6月11日以電子郵件及郵寄方式寄送予申訴人。

4. 本案事實

4.1.申訴人主張之「山葉」、「YAMAHA」係申訴人日商山葉股份有限公司於我國依法註冊在案之商標,註冊號數分別為第871910、5243、40043、1137號等。

4.2.申訴人準備以系爭網域名稱向TWNIC申請網域名稱註冊時,察覺系爭網域名稱已遭註冊人註冊。

4.3.註冊人於2001年1月15日以〈山葉鋼琴.tw〉為網域名稱向TWNIC申請註冊。

4.4.註冊人於2002年1月19日以〈山葉樂器.tw〉為網域名稱向TWNIC申請註冊。

4.5.申訴人委任代理人於2003年4月15日依「爭議處理辦法」及「實施要點」等相關規定,向科法中心提出本案申訴。

5. 適用規定

5.1.科法中心於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2.依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱"管理辦法")第十五條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3.科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4.申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

( 1 ) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

( 2 ) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

( 3 ) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5.依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

( 1 ) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

( 2 ) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。

( 3 ) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6.依「處理辦法」第五條第三項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:

( 1 ) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

( 2 ) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

( 3 ) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

( 4 ) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1.申訴人之主張略以:

( 1 ) 按申訴人之中文及英文事業名稱分別為「日商山葉股份有限公司」及「YAMAHA CORPORATION」,為鋼琴、提琴、電子琴、胡琴、簫、笛等中西樂器之製造商,於中華民國並享有「山葉」、「YAMAHA」等註冊在案之商標,註冊號數分別為第871910、5243、40043、1137號等,專用期間自民國四十三年六月一日起歷經延展至民國九十八年十月十五日不等,指定使用於鋼琴、電子樂器、電子琴、提琴、口琴、橫笛、敲擊樂器、音叉、弱音器、胡琴、簫、笛等中西樂器及其組件之樂器商品,特此指明。

( 2 ) 詎申訴人前準備以「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」為網域名稱(以下稱「系爭網域名稱」)向TWNIC申請註冊時,始察覺系爭網域名稱已遭註冊人於民國九十年一月十五日申請註冊,且經申訴人連結系爭網域名稱網站後,發覺註冊人並未使用上開網域名稱架設網站。

( 3 ) 註冊人所註冊之系爭網域名稱,合於財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法(以下稱「爭議處理辦法」)第五條第一項規定之要件:

a. 系爭網域名稱確與申訴人之商標、事業名稱及申訴人在台之合資事業「功學社山葉樂器股份有限公司」之事業名稱相同或近似而產生混淆:

( a ) 申訴人就商標圖樣「山葉」、「YAMAHA」享有商標專用權,且「山葉」為著名商標:
  申訴人為世界著名之各種鋼琴、提琴、胡琴等中西樂器及組件之製造商,自成立迄今已逾一一三年之久,申訴人並以公司中英文名稱之特取部分「山葉」、「YAMAHA」作為商標製造銷售相關樂器,並因品質優良而在國際間夙有盛譽,且「山葉」、「YAMAHA」亦早已成為相關事業與消費者大眾所普遍知悉之申訴人樂器商品之表徵。申訴人除在世界各國普遍獲准「山葉」、「YAMAHA」商標之註冊外,於台灣亦早於民國四十三年起即獲有商標註冊號數第871910、5243、40043、1137號等商標權註冊,併享有商標專用權,使用於鋼琴、電子樂器、電子琴、提琴、口琴、橫笛、敲擊樂器、音叉、弱音器、胡琴、簫、笛等中西樂器及其組件之樂器商品。申訴人除就「山葉」、「YAMAHA」商標享有商標專用權外,另由申訴人載有「山葉」、「YAMAHA」商標之樂器於音樂界及教育界之使用與普獲肯定、報章雜誌之廣泛介紹、申訴人經由其在台合資事業「功學社山葉樂器股份有限公司」所投注之大量廣告經費,及「山葉音樂教室」連鎖音樂教育體系的成功經營,在在均已使「山葉」、「YAMAHA」品牌之鋼琴等樂器商品,於台灣樂器市場之品牌知名度及消費者購買傾向中,居於領導地位。足徵「山葉」、「YAMAHA」確已為著名之商標。

( b ) 系爭網域名稱「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」之主要部分「山葉」與申訴人之商標「山葉」相同,且「山葉鋼琴」與「山葉樂器」所表徵者,與申訴人「山葉」商標所指定使用之「鋼琴等中西樂器及組件」商品完全符合,故系爭網域名稱對一般具有普通知識之網路使用者而言,確有造成混淆之虞,並誤以為系爭網站為申訴人所架設。

( c ) 系爭網域名稱「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」不僅與申訴人之中文事業名稱「山葉股份有限公司」及主要文字部分「相同」或「近似」,亦與申訴人在台合資事業「功學社山葉樂器股份有限公司」之主要文字部分完全雷同或近似,已足使一般網路使用者誤以為該系爭網域名稱係申訴人之網站,而造成混淆。

( d ) 依 貴中心專家小組STLC2001-006決定書之見解,通常具有愈高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,愈容易產生混淆。查申訴人日商山葉股份有限公司之創立過程可回溯至西元一八八七年製造風琴開始,迄今歷經百餘年之經營,已成為世界著名之樂器製造公司。申訴人為直接服務台灣消費者,乃於民國五十八年一月在台成立台灣山葉樂器製造股份有限公司,生產鋼琴、電子琴,直笛等產品,經長時間之銷售,「山葉」商標商品由於品質精良,在台灣已具相當高之知名度。此外,為推廣台灣音樂文化,申訴人更於民國六十四年創立財團法人山葉音樂振興基金會,舉辦各種作曲發表會及音樂比賽等活動;為使音樂向下紮根,申訴人更於台灣廣設山葉音樂教室,進行音樂學習之指導。
   註冊人於答辯書中雖提及商標權侵害應視網址名稱有無使用於商品或服務而產生混淆誤認之情形以為斷,惟本案並非爭執註冊人是否構成商標權侵害,且依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴之成立,並不以註冊人構成商標等權利之侵害為前提,故註冊人之主張實無依據。

b. 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益:

( a ) 註冊人之中文事業名稱「琴揚網路廣告社」,與系爭網域名稱「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」之主要部分全不相同且毫無關聯。「山葉」既非註冊人之事業名稱,則註冊人以「山葉」作為網域名稱之主要部分即顯無使用之權利或正當利益。

( b ) 註冊人無論於「商標」、「服務標章」、「證明標章」或「團體標章」,均無相同或近似於「山葉」或「YAMAHA」商標圖樣之註冊,是以註冊人對於系爭網域名稱並無權利或正當利益。

( c ) 申訴人日商山葉股份有限公司之公司名稱及其商標已廣唯一般消費者所熟知,以經營廣告為業之註冊人殊無不知之理,而註冊人之中文事業名稱與系爭網域名稱之主要部分完全不同,且未取得與「山葉」有關之商標、服務標章之註冊,縱其已使用「山葉鋼琴.tw」、「山葉樂器.tw」,亦不能認其符合處理辦法第五條第二項第一款善意使用之要件。從註冊人使用系爭網域名稱所呈現於網路上之首頁,並無法有效顯示到站瀏覽人數,以玆佐證是否該網站已為一般大眾所熟知。至於透過在國內各大搜尋引擎登錄,並藉已連結至相關網站一事,依 貴中心專家小組案號STLC2001-002先例,亦僅可認定為具備「可得知悉」之地位,尚不足稱「已為一般大眾所熟知」。

c. 註冊人係惡意註冊或使用系爭網域名稱:

( a ) 註冊人雖向TWNIC註冊本件系爭網域名稱,然尚未見使用上開網址開站使用,合先指明。此外,註冊人於其「琴揚網路廣告社」之網址網頁(http://home.kimo.com.tw/jjmabckimo/note77.htm)及(http://home.kimo.com.tw/jjmabckimo/note07.htm)亦清楚載明:「開發了184筆中文網站如下:均開站,並有提供資源指標專題廣告連結的服務和一般廣告業務的服務,歡迎各行各業光臨各中文網站的入口處,開店或刊登廣告,歡迎試刊登喔!!本社不惜人力成本,投下巨資,就是為了提高琴揚網路廣告客戶的曝光率。」及「我們提供獨立的網址、獨立的空間(例:山葉鋼琴.tw 是中文的唷,英文網站一般人是記不住的喔!)、專屬的中文網站、含設定費、網頁設計、動畫製作、各大入口網站登錄,每月只要2000多元喔!還有試用期"三個月"喔!不滿意,完全免費ㄛ!」,且註冊人於前揭網址之網頁上例示其所註冊之184筆中文網址中之部分(http://home.kimo.com.tw/jjmabckimo/note88.htm),顯見註冊人並非以自己使用之目的而註冊系爭網域名稱,而是欲藉系爭網域名稱之登載,經由出售或出租網域名稱,或藉此招攬廣告之方式牟取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益,特此指明。

( b ) 是否為惡意係依「處理辦法」第五條第三項判斷,而同項各款情形,如符合其中一種或數種情事,即足該當之,並不以全部具備為必要(參閱 貴中心專家小組案號STLC2001-001決定),合先陳明。
  註冊人雖於本答辯書中指稱非以出售之目的註冊本案系爭網域名稱,惟在與本案為同一註冊人之 貴中心專家小組案號STLC2002-008河合鋼琴案中,註冊人已自承「註冊該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式來獲取利益」一事來看,註冊人剽竊同為樂器產品著名商標之「山葉」作為網域名稱登記,顯係以出售等目的註冊本案系爭網域名稱,符合「處理辦法」第五條第三項第一款之要件。
  此外,在「處理辦法」第五條第三項第一款之判斷上,依 貴中心專家小組案號STLC2001-006之決定,係以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件。在本案中,由註冊人自承製作一三八個英文網站及一八四個中文網站,而該網域名稱中不乏為他人著名商標乙事以觀,益證註冊人確實有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式,符合「處理辦法」第五條第三項第一款之要件。

( c ) 註冊人註冊該網域名稱,係以「妨礙申訴人使用商標及事業名稱為目的」:

I. 註冊人以其不具權利或正當利益之「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」,申請註冊,於客觀上使申訴人無法以著名商標暨事業名稱「山葉」及其著名商品「鋼琴」及「樂器」作為網域名稱,已妨礙申訴人進入新興電子商務市場之契機。

II. 註冊人向TWNIC註冊含有「山葉」之系爭網域名稱「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」,係明知為他人經註冊且為著名之商標,竟仍持向TWNIC登記註冊,顯係有妨礙申訴人使用商標及事業名稱之目的,並構成惡意註冊或惡意使用網域名稱之情形。

III. 註冊人於申請系爭網域名稱註冊之後迄今均未見其使用系爭網域名稱,顯見註冊人並非為其正當使用之目的申請註冊系爭網域名稱,而係為妨礙申訴人使用商標及事業名稱之目的,惡意註冊系爭網域名稱。

( d ) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標及事業名稱產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上單位:

I. 按網路使用者於搜尋引擎網頁輸入「山葉鋼琴」字樣以查詢申訴人網域名稱時,即出現山葉鋼琴總代理之搜尋結果,經點選進入後,即至註冊人所架設之網站網址(http://home.kimo.com.tw/aa3376026/),此網址之網頁標頭即以「山葉鋼琴」及「山葉中古鋼琴」為名,加上畫面左半部之「山葉鋼琴簡介」、「全省經銷商」、「公司簡介」、「山葉鋼琴型錄」、「山葉音樂教室」、「山葉鋼琴價目表」等超連結欄位,均極易使網路使用者誤以為點選山葉鋼琴總代理後所出現之系爭網頁為申訴人所有,而誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站,故本件實符合本法第五條第三項第四款之規定。

II. 註冊人為其琴揚網路廣告社之營利事業而為「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」網站之申請,並意圖以註冊人所架設之網站網址(http://home.kimo.com.tw/aa3376026/)使網路使用者混淆並誤導至該網站瀏覽,顯示註冊人應有為營利之目的,意圖與申訴人之商標及事業名稱產生混淆,並引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上單位之意。

( e ) 我國財團法人資訊工業策進會科技法律中心案號STLC2001-001決定書,亦因引述WIPO Center專家小組於許多網域名稱爭議案之見解,肯認搶註他人「著名商標」為網域名稱卻未開站使用係「惡意使用系爭網域名稱」 (Such passive holding has been held in a number of cases to constitute use of the domain name in bad faith "Dow Jones& Company, Inc. v. Hephzibah Intro-Net Project Limited”, WIPO Case No. D2000-0704)。是以,申訴人之「山葉」既為著名商標,而註冊人自民國九十年一月十五日搶註申訴人之「山葉」著名商標作為其網域名稱之特取部分,迄今業將逾二年均未見其開站使用系爭網域名稱,顯係「惡意使用系爭網域名稱」。

( 4 ) 查本件註冊人琴揚網路廣告社之代理人吳福添,除註冊「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」網域名稱外,亦曾以琴揚樂器行之名義,註冊「河合鋼琴.tw」之網域名稱。嗣經東和樂器木業股份有限公司提出申訴後, 貴中心業以STLC2002-008案號之專家小組決定書,決定將「河合鋼琴.tw」之網域名稱移轉予東和樂器木業股份有限公司,足證本件註冊人及其代理人確有搶註他人著名商標之網域名稱,以遂其不法私利之慣常犯行。為維護申訴人之合法權利,謹此懇請 貴專家小組准予取消註冊人所註冊之「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」網域名稱。

6.2.註冊人之主張略以:

( 1 ) 註冊人申請的網址是泛用型中文網站,隸屬於網路法所規範,非商標法或智慧財產局所規範,網路法不等於商標法,與智慧財產權無關,且尚未併入中華民國法律規範之中。

( 2 ) 依商標註冊與網域名稱之相關法規說明之,以他人註冊商標圖樣之文字作為網址名稱登記者,有無構成侵害他人商標專用權之情事,應視實際網址名稱有無使用於商品或服務而產生混淆誤認之情形以為斷。

( 3 ) 註冊人在收到爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,早已開站,並提供廣告服務,且善意的專題廣告,連結至申訴人所專屬的網站,內容有詳細的報導申訴人之公司名稱、住址、電話、經銷商、營業項目…..,與註冊人的營業項目完全不同,並未混淆。

在「http://山葉鋼琴.tw 、 http://山葉樂器.tw」開站的入口處,琴揚網路廣告社開起店做起生意,就像我們去一家大型的賣場,在入口處,不同的行業同時進駐,如美食街,同時可增加雙方的知名度及人氣,並提高雙方廣告的曝光率,提昇業績,就此網站有正當利益。

( 4 ) 琴揚網路廣告社,推廣中文網站不遺餘力,於各大搜尋引擎,就登錄山葉鋼琴的網站做廣告說明:用關鍵字打”山葉鋼琴”至各大搜尋引擎網站搜尋,皆可找到由琴揚網路廣告社所登錄的(山葉鋼琴)。

( 5 ) 琴揚網路廣告社如此費心經營 http://山葉鋼琴.tw、http://山葉樂器.tw的網路廣告,無非是想爭取申訴人旗下的經銷商,和來自於各行各業的網路瀏覽者,肯定琴揚網路廣告社的廣告行銷,美工設計,廣告企劃的能力,贏得口碑,進而獲得廣告商機。

( 6 ) 註冊人是琴揚網路廣告社,是合法正當經營廣告業務之使用,琴揚網路廣告社的營業項目是:專業網路行銷企劃、網路商店招商、網路廣告登錄、網路空間出租與網頁設計等 。而申訴人的營業項目是:山葉鋼琴電子琴樂器買賣、音樂班招生…,是不同的營業服務項目,故沒有以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益的情形。

( 7 ) 申訴人可以使用該商標文字申請很多個屬性型中文網站和泛用型中文網站,而並非只有一種方式 http://山葉鋼琴.tw 、http://山葉樂器.tw 進入網際網路,來促進其商業活動的進展,且任何的網址,也是需要大量的廣告,才可能廣為人知和應用啊!

( 8 ) 註冊人與申訴人的營業項目不同,不可能互為競爭者,且申訴人可由其他的網址進入網際網路,進行商業活動,如(http://www.yamahakhs.com/)(http://www.khsmusic.com.tw/)進入網際網路進行商業活動,並可申請屬性型中文網站 [山葉鋼琴.商業.tw] 、 [山葉樂器.商業.tw],和泛用型中文網站 [山葉.tw] 、 [功學社山葉.tw] 、 [功學社山葉樂器.tw] 、 [ 功學社山葉樂器股份有限公司 .tw] 、 [功學社.tw] 、 [山葉鋼琴電子琴.tw] 、 [山葉音樂班.tw] 、 [山葉鋼琴樂器.tw] …..。

7. 決定理由

7.1.網域名稱爭議處理原則

( 1 ) 網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實証據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之証據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之証據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001)。

( 2 ) 本案專家小組亦認為,依辯論主義之精神,若申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張,並以文字說明取代証據之提出者,此時若註冊人並不對申訴人提出之申訴要件之存在,加以爭執,則專家小組應認定有申訴人所提申訴要件存在之事實(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-002)。

7.2.申訴之成立要件:

( 1 ) 按申訴人須舉証証明註冊人之網域名稱註冊,有「處理辦法」第五條第一項所規定之三款情事之全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之用語為「有下列情事」與「處理辦法」其他規定之用語不同,相較之下,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指數種情形之一者,其所使用之字眼為「有下列情形之一」、「有下列情形之一者」(例如第四條、第十四條)、「有下列各款情形之一者」(例如第五條第二項)(參閱資策會科法中心專家小組決書,案號:STLC2002-008)。此外,佐以「處理辦法」之制定,所參考之UDRP4a之規定,亦可知該三款情事必須同時具備,申訴始能成立,國內多件網域名稱爭議案件之專家小組採此看法,本專家小組亦然。

( 2 ) 「處理辦法」第五條第二項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:....」,第三項規定:「認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:....」,依其「得認定」、「得參酌」之文意,各款情形,僅為例示,專家小組之認定,不受此限,亦不因有此情形之一,即遽為認定「註冊人擁有系爭網域名稱之權利或正當利益」或「註冊人為惡意註冊或使用系爭網域名稱」。

7.3.系爭網域名稱是否與申訴人之商標或事業名稱相同或近似而產生混淆:

( 1 ) 按「處理辦法」第五條第一項第一款規定:「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。」係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似,並因而產生混淆。上開判斷,與雙方營業項目或商標指定之商品為何,並無必然關聯,更與註冊人註冊系爭網域名稱,是否構成商標專用權侵害無涉。

( 2 ) 系爭網域名稱「山葉鋼琴.tw」及「山葉樂器.tw」其第二階網域名稱「山葉」,與申訴人所提出其擁有之商標「山葉」及其公司名稱之特取部分「山葉」相同,就一般具有普通知識經驗之網路使用者及消費者而言,容易產生主體之混淆。就此,註冊人僅強調雙方營業項目不同,並未提出足夠証據以實其未混淆之說。

( 3 ) 商標或事業名稱是否著名,雖然非屬申訴成立要件,但就知名度愈高之商標或事業名稱而言,他人使用相同或近似之網域名稱,愈易造成混淆,應屬不爭之論。本件申訴人主張山葉股份有限公司歷史長遠,其所產製之「山葉」商標之商品,夙獲各界之使用與肯定,報章雜誌亦廣泛介紹,就此部分,申訴人雖未能提出明確數據或其他資料,以供查証,惟專家小組認為,依「山葉」公司之「山葉」鋼琴,數十年來於台灣所享有之知名度,對不論是否學習音樂之人,多為耳熟能詳,以其根植於一般人心目中之印象,如認系爭「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」等網域名稱,與申訴人事業名稱及其「山葉」商標,不致產生混淆,顯然違背社會大眾普遍之觀感與認知。

( 4 ) 綜合上述,參酌雙方所提出之証據及其他一切資料,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人事業名稱及其商標相同或近似而產生混淆,本件申訴合於「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。

7.4.註冊人是否就系爭網域名稱無權利或正當利益:

( 1 ) 按本要件之認定,應依「處理要點」第五條第二項前段所定,參酌雙方當事人所提出之証據及其他一切資料。至於同項第一款至第三款所舉情形,僅為例示,專家小組之認定,不受此限,亦不因有此情形之一,即遽為認定「註冊人擁有系爭網域名稱之權利或正當利益」。

( 2 ) 註冊人是否在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可証明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務:

a. 註冊人於2003年4月24日收到爭議處理機構(即科法中心)通知有關系爭網域名稱之爭議(即收到科法中心寄送之申訴人之申訴書)。在此之前之2002年5月8日註冊人是否使用系爭網域名稱開站,雙方主張互異,一謂已開站,一則否認,惟雙方均未能舉証以明之。

b. 註冊人就其是否善意使用或可証明已準備使用系爭網域名稱一點,僅泛言其就系爭網域名稱無權利,但其已為善意之專題廣告,並謂系爭網域名稱之使用,可增加雙方知名度及人氣,提高雙方廣告之曝光率,提昇業績,其賺取廣告費,就此網站即有正當利益云云。惟此仍無以說明註冊人係善意使用,而擁有系爭網域名稱之正當利益。

c. 專家小組認註冊人之說明,不符合「處理辦法」第五條第二項第一款之規定。

( 3 ) 註冊人使用系爭網域名稱,是否已為一般大眾所熟知:

a. 消費者進入「山葉鋼琴.tw」或「山葉樂器.tw」之網站瀏覽,或係因自己意願,或有因誤以為係申訴人網站,致被混淆或遭誤導而進入瀏覽者,故不能單以瀏覽人數之多寡,遽謂網站瀏覽人數多者,即為註冊人使用該網域名稱,已為大眾所熟知,而擁有該網域名稱之權利或正當利益。

b. 註冊人自承註冊系爭網域名稱後,於2002年5月8日即籌備開站,開站至今約一年云云。專家小組認為,上開陳述,縱或屬實,且開站一年並非絕對無法使一般大眾所熟知,惟欲証明如此短暫時間,能為一般大眾熟知,須有充分而相當之証據,以供佐証。然註冊人就此並未能提出足夠証據証明。

c. 專家小組認為註冊人不符合「處理辦法」第五條第二項第二款之規定。

( 4 ) 註冊人是否為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標、事業名稱之方式,獲取商業利益:

a. 註冊人主張其為琴揚網路廣告社,營業項目為:專業網路行銷企劃、網路廣告登錄、網頁設計等,而申訴人之營業項目為:山葉鋼琴電子琴樂器買賣..等,兩者營業項目不同,無以混淆、誤導消費者或減損商標、事業名稱,獲取商業利益之情形。專家小組認為,是否混淆或誤導消費者,非以雙方營業項目是否相同為判斷標準。

b. 申訴人主張註冊人之中文事業名稱「琴揚網路廣告社」,與系爭網域名稱「山葉鋼琴.tw」及「山葉樂器.tw」之主要部分全不相同且毫無關聯。「山葉」非註冊人之事業名稱,且註冊人無論於「商標」、「服務標章」、「証明標章」或「團體標章」,均無相同或近似於「山葉」商標圖樣之註冊,是以註冊人對於系爭網域名稱並無權利或正當利益。專家小組認為,註冊網域名稱,並不以註冊人有與網域名稱相同或近似之事業名稱或商標為要件,不能以註冊人之事業名稱與「山葉」無關,或註冊人未擁有相同或近似於「山葉」之商標,即謂其就系爭網域名稱無權利或正當利益。

c. 經查:註冊人於系爭網域名稱「山葉鋼琴.tw」及「山葉樂器.tw」之網站首頁,係以「琴揚網路廣告社」為標題,上載註冊人之公司簡介、空間出租、網頁設計製作等等營業項目,惟首頁左方另有「山葉鋼琴」、「山葉樂器」為標題,再點選「山葉鋼琴」或「山葉樂器」後,復出現網路商店欄及「台灣山葉樂器製造股份有限公司」之相關介紹。交錯運用,混淆不清。依其記載方式,實足使一般網路使用者對註冊人與申訴人之關係產生聯想,並誤認系爭網域名稱係表彰申訴人所營事業,導致混淆、誤導消費者,甚至減損申訴人商標或事業名稱,以之獲取商業利益。

d. 專家小組認定註冊人所為,不符合「處理辦法」第五條第二項第三款之規定。

( 5 ) 綜合上述,專家小組認定註冊人之主張,均乏証據証明其符合「處理辦法」第五條第二項任一款情形。申訴人之申訴,合於「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

7.5.註冊人是否惡意註冊或惡意使用系爭網域名稱:

( 1 ) 按本要件之認定,應依「處理辦法」第五條第二項前段所定,參酌雙方當事人所提出之証據及其他一切資料。至於同條第三項第一款至第四款所舉情形,僅為例示,專家小組之認定,不受此限,亦不因有此情形之一,即遽為認定「註冊人為惡意註冊或使用系爭網域名稱」。

( 2 ) 「處理辦法」第五條第一項第三款之「惡意註冊」一語,應另參酌同辦法第三條規定,亦即註冊人申請註冊時,應告知受理註冊機構,並確保第一款至第四款各款事項之真實性,否則難謂其註冊不具惡意。

( 3 ) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的,是否是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益:

a. 註冊人聲稱其製作了138個英文網站,並開發了184筆中文網站,均開站,且都是自行利用,提供琴揚網路廣告社之廣告服務,藉由免費提供中文網域之服務,來獲取網路空間出租、網頁設計、網路廣告登錄....等業務云云,由此顯見註冊人註冊或取得網域名稱之主要目的,並非在自行利用,而係擬藉由此種註冊方式,直接或間接取得超過上開網域名稱註冊所需相關費用之利益。於註冊系爭網域名稱之情形,亦係以搭便車之方式,直接或間接獲取利用申訴人品牌知名度,所產生之無形或有形之利益。

b. 註冊人申請註冊之網域名稱,雖不以與其事業名稱有所關聯為必要,亦不以其取得任何相同或類似字樣之商標為前提,惟網域名稱可申請註冊之中文字樣者眾,註冊人為網路廣告社,既然從事網頁設計、網路空間出租等,與樂器無關之業務,卻未能對其註冊「山葉鋼琴」、「山葉樂器」等字樣之緣起,有任何說明,而上開字樣,竟又與申訴人具有知名度之商標及事業名稱與所營業務,有密切關聯,再衡諸其註冊之網域名稱數以百計,此種註冊方式,專家小組考量網域名稱係表彰個人、企業或團體,以與他人有所區別之特性,無從認為註冊人係善意註冊或使用系爭網域名稱。

c. 專家小組認定註冊人有惡意註冊或使用系爭網域名稱之情事,合於「處理辦法」第五條第三項第一款之規定。

( 4 ) 註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用該商標、事業名稱註冊網域名稱為目的:

a. 判斷註冊人是否有以妨礙申訴人使用其商標或事業名稱註冊網域名稱為目的之情形,應依個案具體事實探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成妨礙申訴人以註冊商標或事業名稱為網域名稱,進入網際網路市場之結果。依據UDRP4b(ii)之規定,判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱,必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2002-008)。

b. 註冊人既自承製作了138個英文網站,並開發了184筆中文網站,擬藉以獲得有關其營業項目之商業機會,此種方式,顯然意在搶註而不在自行利用。其搶註之慣行,目的之一,顯在妨礙申訴人使用該商標或事業名稱註冊網域名稱,亦使申訴人喪失得以消費者所熟悉或可能嘗試之網域名稱進入網路市場,獲取商業利益之機會。

c. 專家小組認定註冊人之行為,合於「處理辦法」第五條第三項第二款之規定。

( 5 ) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,是否係為妨礙競爭者之商業活動:

   本件申訴人就註冊人註冊系爭網域名稱之「主要目的」係為妨礙競爭者之商業活動一點,並未提出任何具體証據而為主張,專家小組無從審究,故認定註冊人不符「處理辦法」第五條第三項第三款之規定。

( 6 ) 註冊人是否為營利之目的,意圖與申訴人之商標、事業名稱產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址:

a. 註冊人是否有與申訴人之商標、事業名稱產生混淆之意圖,須以客觀事實加以佐証。本件註冊人之行為,即係利用註冊與申訴人之商標及事業名稱相同或近似之網域名稱,意圖與申訴人之商標或事業名稱產生混淆,藉此引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址,使原本對註冊人毫無認識或對其所營事業未感興趣之消費者,注意到註冊人及其營業項目,達到註冊人營利之目的。有關註冊人於系爭網域之網站,所載足生混淆之內容,另請參閱本決定書7.4.( 4 ). c.,於茲不贅。

b. 專家小組認定註冊人之註冊網域名稱,合於「處理辦法」第五條第三項第四款之規定。

( 7 ) 另查:基於前揭各項結論,註冊人於申請註冊時,並未誠實告知受理註冊機構,並確保「就註冊人所知,其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益」、「非以不正當之目的註冊或使用該網域名稱」及「非故意以違反相關法令之方式註冊或使用該網域名稱」等事項,故其亦屬惡意註冊。

( 8 ) 綜合上述,專家小組認定註冊人之行為,合於「處理辦法」第五條第三項第一、二、四款規定,並違背同辦法第三條規定之告知義務,故有惡意註冊或使用網域名稱之情事。申訴人之申訴,合於「處理辦法」第五條第一項第三款之規定。

7.6. 總結以上分析,本件參酌雙方當事人所提出之說明、証據及其他一切資料,專家小組認為申訴人之申訴,符合「處理辦法」第五條第一項各款規定,本件申訴成立。

8. 決定主文

本件申訴有理由,取消註冊人已註冊之「山葉鋼琴.tw」與「山葉樂器.tw」網域名稱。

專家小組:許智誠
決定日期:2003 年 6 月 13 日


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