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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2006-002

申訴人:台灣彪馬股份有限公司 註冊人:路馬行

1. 當事人

1.1 申訴人:台灣彪馬股份有限公司
代理人:鍾明恭
地址:台北市 114 內湖區基湖路 3 巷 47 號 8 樓

1.2 註冊人:路馬行
代理人:王聰典 ( 現為陳志標 )
地址:台南縣仁德鄉仁中六街 82 號

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱: www.puma.com.tw

2.2 受理註冊機構:「數位聯合電信股份有限公司」 (SEEDNET)

2.3 系爭網域名稱註冊日期: 2002 年 9 月 5 日

3. 本案處理程序

本案處理流程整理如下:

序號

文件名稱/事項

送達(或寄出)日期

1

申訴人之申訴書

2006.02.20

2

申訴人繳交處理費用

2006.02.20

4

寄送申訴書予註冊人

2006.02.23

5

「程序處理開始日」

2006.02.24

6

寄送「程序處理開始日」通知

2006.02.24

7

收到答辯書

2006.03.20

8

寄送答辯書

2006.03.23

9

收到補充申訴理由書

2006.04.04

10

寄送補充申訴理由書

2006.04.06

11

通知專家小組選定

2006.03.24

12

收到補充答辯理由書

2006.04.13

13

寄送補充答辯理由書

2006.04.14

14

寄送專家小組延後通知函

2006.04.14

15

收到補充申訴理由書

2006.04.21

16

寄送補充申訴理由書

2006.04.21

17

決定書作成日

2006.04.24

4. 本案事實

4.1 本案申訴人「台灣彪馬股份有限公司」 (下稱台灣彪馬公司) ,其為 德商.彪馬運動魯道夫達士拉股份有限公司 (下稱德商彪馬公司)與其台灣原總代理商星裕國際股份有限公司所合資成立;德商彪馬公司 係知名之運動用品製造商,代表該公司 「 PUMA 」 商標圖樣,著有知名度。 德商彪馬公司 自民國 66 年起陸續在我國申請註冊取得 PUMA 商標,指定使用於運動相關商品上,目前均在專用期間內 。而 申訴人 台灣彪馬公司,負責在台灣所有 PUMA 商品進口及銷售業務 。

4.2 註冊人「路馬行」於 2002 年 9 月 5 日 申請註冊「 puma.com.tw 」為網域名稱 ( 以下簡稱系爭網域名稱 ) ;但迄今尚未以該域名架設網站。

4.3 申訴人主張註冊人所註冊使用的系爭網域名稱與申訴人註冊之商標完全相同而使他人產生混淆。註冊人之商標、標章、事業名稱、姓名等標識與系爭網域名稱並不相同,而無權利或正當利益。申訴人代理之品牌與註冊之商標均已達著名程度,註冊人無不知之理,故其註冊網域名稱行為應屬惡意;此將使申訴人無法以消費者熟稔之名稱,進入網際網路市場爭取交易之機會,因而構成妨礙競爭之不正當行為。雖然註冊人目前尚未開始使用系爭網域名稱,惟其一旦開始使用,勢必與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,進而引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址,而構成惡意之使用。故 申訴人依「網域名稱爭議處理辦法」(下稱「處理辦法」)第五條第一項第一款之規定, 以及「實施要點」與「處理原則」相關規定,向科法中心提出申訴。

5. 適用規定

5.1 科法中心於 2001 年 3 月 29 日,經 TWNIC 認可並簽約,成為國家代碼( ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第十五條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人依契約關係之義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3 科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」及「網域名稱爭議處理附則(以下簡稱「處理附則」)之相關規定處理本案,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) 、 Rules for UDRP ,以及其他網域名稱爭議處理機構如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center 所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4 申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

( 1 ) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

( 2 ) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

( 3 ) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5 依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

( 1 ) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

( 2 ) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。

( 3 ) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第五條第三項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:

( 1 ) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

( 2 ) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

( 3 ) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

( 4 ) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

5.7 依「處理辦法」第十六條,上述規範未規定之事項,適用中華民國法律。

6. 當事人之主張

6.1 申訴人之申訴主張略以 ( 詳「申訴書」、「 申訴理由補充書 」、「 申訴理由補充書 ( 二 ) 」 ) :

6.1.1 系爭網域名稱與申訴人之商標完全相同而產生混淆:
申訴人與其代理之 德商彪馬公司 係知名之運動用品製造商,而代表該公司信譽及產品品質之「 Jumping PUMA 」、「 PUMA 」等商標圖樣,業已成為國際著名品牌。 PUMA 商標就其指定使用之特定商品範圍,目前均在專用期間內。申訴人自 2006 年 1 月 1 日起獲 德商彪馬公司 授權 在台灣使用其註冊商標。 註冊人因系爭網域名稱 puma.com.tw ,其第三階網域名稱 puma 之英文外觀、讀音,與申訴人之 PUMA 商標完全相同,僅註冊人之系爭網域名稱係以英文小寫方式表現,可見,系爭網域名稱與申訴人之商標,足以使一般消費者與網路使用者構成聯想且無從分辨,進而產生混淆,更遑論 PUMA 已屬著名商標(申證十六),相較於不具知名度之商標,更容易使人產生混淆,故符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。此一註冊妨礙申訴人使用系爭商標作為網域名稱,故違反「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

6.1.2 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益:
註冊人之中文名稱為「路馬行」,自 TWNIC 之「 WHOIS 資料庫」查得之資料顯示,註冊人之英文名稱為「 LUMA CO., 」(申證十四),且註冊人並無任何與系爭網域名稱相同或近似之註冊商標、標章等標識,可見註冊人與系爭網域名稱毫無關連。況且註冊人自 91 年註冊系爭網域名稱迄今,均未使用系爭網域名稱(申證十五),亦為註冊人所是認。而註冊人未提出具體證據說明其「已準備使用系爭網域名稱銷售或提供服務」,自然亦無「使用系爭網域名稱,已為一般大眾所熟知」之情事,更無事證得以認定註冊人係為「合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標之方式,獲取商業利益」。綜上,本件不存在處理辦法第 5 條第 2 項第 1-3 款等情形。

6.1.3 註冊人惡意註冊或使用網域名稱
長期佔有相同或近似他人著名商標之網域名稱,而未能提供網頁內容,將使網路使用者對他人之著名商標,產生信譽減損之負面評價;此已損害他人之商業利益,而構成惡意使用網域名稱。 PUMA 商標為世界著名商標,註冊人之系爭網域名稱,自 91 年註冊迄今已歷近四年均未使用,已足使相關業者及消費者在內之網路使用者,對申訴人之著名商標產生信譽減損之負面評價,有損申訴人之商業利益,故應可認定註冊人係屬惡意使用系爭網域名稱。

6.2 註冊人之答辯主張略以 ( 詳「答辯書」與「答辯理由補充書」 ) :

6.2.1 申訴人不得將「 puma.com.tw 」據為專屬名稱 ( 詳「答辯書」 ) :
puma 英文原意為「美洲獅」,並非英文專屬名稱;究其 實,其為註冊人股東之暱稱,故以之為 註冊之 系爭網域名稱。申訴人不得將之據為專屬名稱。

6.2.2 申訴人應尊重註冊網域名稱「先到先贏」的傳統 ( 詳「答辯書」 ) :
申訴人公司 ( 台灣彪馬公司 ) 登記日期為 94 年 12 月 22 日,而註冊人申請註冊 puma.com.tw 之日期為 91 年 9 月 5 日。申訴人應知網域註冊名稱「先到先贏」的傳統。註冊人既先註冊 puma.com.tw 系爭網域名稱,其使用權完全為註冊人之權利,旁人絕無任何理由可以干涉。

6.2.3 申訴人所稱「惡意搶註」系爭網域名稱之情形並不存在 ( 詳「答辯書」 ) :
註冊人註冊此 puma.com.tw 系爭網域名稱乃為行銷資訊商品服務而使用,與申訴人附件所陳述,運動相關商品之行銷完全無關;申訴人所稱之「惡意搶註」系爭網域名稱之情形並不存在。設若以「 puma 」為世界知名品牌之理由,即可排拒他人申請此一名稱,甚至及於「 .net.tw 」及「 .idv.tw 」 … 等,甚或世界各國皆不可申請「 puma 」相關之網域名稱;則應已構成妨礙註冊人之公平競爭。此一行為應屬惡意申訴,侵害善良註冊人之所有權利,並有違商業競爭及公平正義的原則。

6.2.4 網域名稱與商標字形與圖形顯然有異 ( 詳「答辯理由補充書」 ) :
「 www.puma.com.tw 」之網域名稱與申訴人向經濟部智慧財產局所申請註冊之商標【 Puma 英文字形與圖形】之標識明顯差異。且註冊人取得系爭網域名稱至今已近四年,現今申訴人之前總代理商未向 TWNIC 申請本案註冊之權利,卻將其權利喪失之責任歸責於註冊人之無權利與無正當利益。其提起本申訴案,顯有違誤。

6.2.5 本案申訴人法人主體不同,構成其擴張商業利益行為 ( 詳「答辯理由補充書」 ) :
申訴人台灣彪馬公司,原為德商彪馬公司在台灣之總代理商星裕國際股份有限公司 ( 以下簡稱星裕公司 ) 。德商彪馬公司之實際登記則為荷蘭商彪馬賓樂股份有限公司(以下簡稱荷商彪馬賓樂公司)。荷商彪馬賓樂公司與星裕公司於 94 年 12 月 21 日經核准設立台灣彪馬公司。註冊人抗辯:本案因法人主體不同,申訴人台灣彪馬公司主張非屬本身之權利,實為擴張商業利益之行為 ( 「答辯理由補充書」上所謂之「違反商業利益競爭原則」 ) ,顯然妨害註冊人之商業利益。

6.2.6 申訴人未即時申請註冊網域名稱,漠視法律時效性 ( 詳「答辯理由補充書」 ) :
申訴人之先前總代理商未即時申請註冊網域名稱,漠視法律時效性在先;現又不實指控註冊人惡意註冊與惡意使用系爭網域名稱在後,實不足取。

6.2.7 申訴人就其商標之信譽減損、與註冊人之妨礙競爭,應負?證責任 ( 詳「答辯理由補充書」 ) :
本案申訴人就註冊人取得系爭網域名稱,對申訴人註冊之商標產生信譽減損、妨礙競爭,並獲取不當商業利益乙節,應負?證責任。申訴人對本案信譽減損程度及損害商業利益規模,並未提出具體明確數據,卻以混淆、誤導消費者或減損商標之名,洵認註冊人已獲取商業利益。另外,申訴人亦應明確指出註冊人在目前經濟市場,如何妨礙其商業活動與競爭秩序。

6.2.8 申訴人就註冊人之「惡意使用」、以獲取不當商業利益,應負?證責任 ( 詳「答辯理由補充書」 ) :
註冊人自民國 91 年取得註冊本案網域名稱,迄今已歷時四年;註冊人在答辯書( 95 年 3 月 13 日)中無任何陳述,表示未開始使用 系爭 網域名稱;申訴人應?證事據,證明註冊人之未曾使用系爭網域名稱。而所謂「註冊人未開始使用 puma.com.tw 」之事實,亦可證註冊人無引誘誤導網路使用者之嫌疑、且不構成申訴人所稱之惡意使用行為;蓋系爭網域名稱之用途不限於網站之架設,亦可使用於內部作業;況且註冊人預定將來銷售之商品,亦與申訴人之運動商品行銷完全不相關 ( 詳「答辯書」 ) 。又,註冊網域名稱之目的在於資訊連結及搜尋活動之快速化,其與商品之銷售及進口業務之商標制度有別。基於商標權之主張與系爭網域名稱之註冊使用無關。依法理,『不正當之目的』才是判斷是否惡意註冊或惡意使用之原則;取得註冊網域名稱確係屬正當之推定,不容輕易動搖。則申訴人針對註冊人註冊該網域名稱主要目的是希望藉由出售或出租網域名稱等其他方式而獲利之指控(申訴人於 95 年 4 月 4 日申訴理由補充書第 5 頁所述),即屬無據。註冊人依據商業登記法相關規定核准設立,以營利為目的,其利用系爭網域名稱遂行商業行為,於法所許。申訴人指控註冊人之註冊網域名稱係專以營取不當利益為目的,顯係誇大其詞。註冊人對此保有法律追訴權。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則

(1) 網域名稱之爭議,性質上屬私權爭議,故『處理辦法』所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎。當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權認為有必要進行調查者外,無須加以斟酌。而專家小組決定所參酌之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由 TWNIC 所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊,以及其他必要調查事證之資訊。(參見資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-001 ,以下簡稱 "M&M's" 案)。

(2) 申訴人對「處理辦法」第五條第一項所規定之三項要件,應負舉證責任,證明其事實之存在。(參見資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-002 ,以下簡稱 "BOSS" 案)。

7.2 申訴之要件與舉證責任

(1) 依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

(2) 第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第四條、第十四條)、「有下列各款情形之一者」(例如第五條第二項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第三條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之 UDRP 4a 之規定: "Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith." ,亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立。

(3) 申訴人應就「處理辦法」第五條第一項所規定之申訴要件存在之事實,負舉證責任。

7.3 專家小組依職權調查之證據
專家小組於 2006 年 4 月 23 日依職權主動調查:自 TWNIC 查詢「 puma.com.tw 」之註冊人為「路馬行」 (LUMA CO.) ;其上同時註明「此網域名稱目前爭議處理中」。同日自網路存取「 www.puma.com.tw 」、「 www.Puma.com.tw 」、「 puma.com.tw 」與「 Puma.com.tw 」皆無結果。自「 www.google.com.tw 」網站搜尋上述四網域名稱亦無法找到;其亦無呈現「頁庫存檔」。另外,專家小組同日於網路搜尋中,發現註冊人於「 e'safe 網路商城」 (http://www.esafe.com.tw/mall/) 登錄有「路馬國際行銷」 (Luma Service) 之商家;其商家首頁為 http://www.esafe.com.tw/mall/layout/StoreMain-3.asp?cid=757 。於該首頁之跑馬燈中呈現有「飆馬網 http://www.puma.com.tw/ 」;同網頁中另有 網幅圖像廣告 (banner) 「法堤國際」,其鏈結網頁亦為 http://www.puma.com.tw/ ;此一網域名稱經鍵擊後無法發現文件。至於「 luma.com.tw 」亦未見於網路上。再者,專家小組於同日亦 搜尋網路,查證世界主要國家於其 ccTLD 與 com 以下有否「 puma 」之網域名稱;網路搜尋結果,除 www.puma.com 外,世界主要國家中未見其 ccTLD 與 com 以下有「 puma 」之網域名稱者 ( www.puma.com.cn 除外 ) 。

特須釋明者,本案雙方當事人中,申訴人以「 www.puma.com.tw 」、而註冊人則以「 puma.com.tw 」指稱系爭網域名稱。究其實,註冊人所註冊者,為第三級之「 puma 」(網域名稱中以 ccTLD 「 tw 」為第一級,代表商業網域之「 com 」為第二級);「 www.puma.com.tw 」僅為「 puma.com.tw 」網域(即本案註冊人所得自由支配之網域)下之一個網域名稱而已。本決定書鑑於本案之爭議主旨與雙方當事人之攻防主體,皆在於「 puma 」此一第三級網域名稱之使用權益,故以下以「 puma.com.tw 」為系爭網域名稱。

就註冊人爭議本案申訴人法人主體不同,構成申訴人擴張商業利益行為之指摘 ( 詳 6.2.5 與「答辯理由補充書」 ) 乙節,申訴人已於 2006 年 4 月 21 日提出德商彪馬公司對台灣彪馬公司之授權書 ( 申證十八 ) ;專家小組於 2006 年 4 月 21 日依職權主動查證科法中心該份文件之真正性。依據該份授權書,台灣彪馬公司為本案之合法被授權人,申訴成立所得之系爭網域名稱亦由台灣彪馬公司取得,合先敘明。

7.4 系爭網域名稱是否與申訴人之商標相同或近似而產生混淆

(1) 系爭網域名稱「 puma.com.tw 」其第三階網域名稱 puma 之英文外觀、讀音,與申訴人之 PUMA 商標完全相同,僅註冊人之系爭網域名稱係以英文小寫方式表現,可見,系爭網域名稱與申訴人台灣彪馬公司申訴人向經濟部智慧財產局所申請註冊之商標【 Puma 英文字形與圖形】,足以使一般消費者與網路使用者混淆而無從分辨,進而產生誤導。故有「處理辦法」第五條第一項第一款規定適用之餘地。

(2) 按「處理辦法」第五條第一項第一款規定「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」,係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似,並因而產生混淆。惟本要件之成立,並不能僅以網域名稱與商標或事業名稱為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。(參見資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-006 ,以下簡稱 "MICHELIN" 案)。就本案而言,註冊人所註冊之網域名稱「 puma.com.tw 」,其與該商標所表彰 PUMA 公司集團之國際性網站「 www.puma.com 」相較,可見其在字母排序、讀音與一般認識之意義上均屬相同。由於註冊人註冊之網域名稱與申訴人之商標極為近似、與其公司集團國際性網站之網域名稱又已相同;對於一般網路使用者而言,已有造成混淆之虞,而誤以為該網站為 PUMA 公司集團或申訴人所設。

(3) 再者,申訴人之商標是否著名,雖非屬申訴成立之要件,然而知名度之高低,對於是否造成混淆之判斷,則有所影響。通常具有愈高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,愈容易產生混淆( "MICHELIN" 案;最新發展請參見資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2006-001 ,以下簡稱 " 百合 " 案))。由於 PUMA 已屬著名商標,就商標之「識別性」以及其商業價值之「外溢效果」 (spill-over) 具有更高之導引作用;相較於不具知名度之商標,更容易使人構成聯想而產生混淆。

(4) 據上,本案註冊人之系爭網域名稱既依「處理辦法」第五條第一項第一款而產生混淆。則申訴人與註冊人間之爭執,即應放入「處理辦法」第五條第一項第一款之架構下予以規範。註冊人針對註冊網域名稱之目的在於資訊連結及搜尋活動之快速化,其與商品之銷售及進口業務之商標制度有別之主張 ( 詳 6.2.8 與「答辯理由補充書」 ) ,無法否定雙方網路資訊傳播行為已因系爭網域名稱產生主體之混淆。另外,註冊人抗辯 puma 英文原意為「美洲獅」、 申訴人不得將之據為專屬名稱、其為註冊人股東之暱稱 … 等等觀點,亦因主體混淆之主旨、而非論辯之重點 。至於 「 puma 」以世界知名品牌之理由,可否排拒他人申請此一名稱,甚至及於「 .net.tw 」及「 .idv.tw 」?此一質疑,因與本案單就「 puma.com.tw 」此一系爭網域名稱予以爭執之主旨不符,而不論列。

(5) 依雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆,合於「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。

據上論述,此一註冊妨礙申訴人使用系爭商標作為網域名稱,違反「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。。

7.5 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益

(1) 依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。

三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。
認定註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益,應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料加以判斷,「處理辦法」第五條第二項之規定第一款至第三款所列舉之情形,僅為例示性規定,並不排除專家小組得以註冊人提出之其他理由或證據,認定註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益( "BOSS" 案),合先敘明。

(2) 註冊人是否在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱:

1 、按「處理辦法」第五條第二項第一款所謂之「第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議」,專家小組認有關爭議通知時點之認定,應參照 UDRP 4(c)(i) 之規定,即以「註冊人接獲任何關於爭議的通知」( any notice to you of the dispute ),作為判斷的時點。因此,專家小組認為應以註冊人第一次接獲有關爭議通知的時間,亦即 2006 年 2 月 20 日(寄送申訴書予註冊人有關系爭網域名稱爭議之日),作為判斷註冊人是否已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當名稱之時點( "BOSS" 案)。

2 、註冊人抗辯申訴人應?證事據,證明註冊人之未曾使用系爭網域名稱。惟註冊人就其主張系爭網域名稱將用於規劃自有網站,作為推廣業務之用之事實,應負舉證責任 ( "M&M's" 案, 7.4. 之 (4) );本案中註冊人就此並未提供任何足資採認之證據。而申訴人則已經證明系爭網域名稱之無法存取(申證十五)。另外,經專家小組依職權調查之旨,於 2006 年 4 月 23 日自網路存取「 www.puma.com.tw 」、「 www.Puma.com.tw 」、「 puma.com.tw 」與「 Puma.com.tw 」皆無結果,或自「 www.google.com.tw 」網站搜尋上述四網域名稱亦無法找到;其亦無呈現「頁庫存檔」。

3 、次經查註冊人在 95 年 3 月 13 日之「答辯書」曾有「註 冊人亦也花費相當龐大之心力與財力委請網頁設計工程師規劃網站中,豈容申訴人憑一己之辭,取消註冊人或移轉註冊人之網域名稱。 」(「 保有系爭網域名稱之理由 」之「三」)云云。從語氣中可見註冊人針對系爭網域名稱尚在建構中、而未使用並無爭議。 甚且,註冊人於「答辯書」上更明言「申訴人就註冊人未開始使用 puma.com.tw 系爭網域名稱其用途不僅限於網站之架設,亦可使用於內部作業使用;且預定銷售之商品與申訴人之運動商品行銷完全不相 關, 何來引誘誤導網路使用者之嫌疑且構成申訴人所稱之惡意使用行為。」 ( 「答辯書」之「答辯理由」:「 4 」 ) 。其中不但未曾反駁申訴人「註冊人未開始使用 puma.com.tw 」之主張;更在「預定銷售」一語肯認系爭網域名稱之尚未公開使用。則註冊人所謂之「內部作業使用」究何所指?此種違反經驗法則、且有利於己之證據,註冊人應負積極舉證之責任;註冊人並未進一步提出相關事證。

4 、綜上所述,專家小組認定註冊人於 2006 年 2 月 20 日前,註冊人並未以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱,不符於「處理辦法」第五條第二項第一款之規定。

(3) 註冊人使用該網域名稱,是否已為一般大眾所熟知:

1 、依據上述 (2) ,專家小組認定於 2006 年 2 月 20 日前,註冊人並未以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱。

2 、同理,註冊人亦未能證明其使用系爭網域名稱,已為一般大眾所熟知。因此專家小組認定註冊人使用系爭網域名稱,並不符「處理辦法」第五條第二項第二款之規定。

(4) 註冊人是否為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式,獲取商業利益:

1 、依據上述 (2) ,專家小組認定於 2006 年 2 月 20 日前,註冊人並未以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱。依據上述 (3) ,專家小組認定於 2006 年 2 月 20 日前,註冊人亦未能證明其使用系爭網域名稱,已為一般大眾所熟知。

2 、則註冊人是否為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式,獲取商業利益,即無有足堪判斷之事實依據。綜上,專家小組認定註冊人之主張,並不符「處理辦法」第五條第二項第三款之規定。

(5) 專家小組依註冊人之主張及所提證據,均無法證明註冊人有「處理辦法」第五條第二項任一款之情形,註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益可言。

7.6 註冊人是否「惡意註冊」或「惡意使用」系爭網域名稱

(1) 依「處理辦法」第五條第一項第三款之規定,申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要( "M&M's" 案)。

(2) 依「處理辦法」第五條第三項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」:

一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

上述各款情形,均屬認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之參考因素,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限( "M&M's" 案),且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要。

(3) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的,是否藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益:

1 、按依「處理辦法」第五條第三項第一款之規定,主要係指註冊人註冊或取得該網域名稱,並非「自行利用」,而是希望透過出售、出租等方式取得不相當的利益。

2 、申訴人並未主張亦未提供足夠證據證明註冊人是否有「處理辦法」第五條第三項第一款之情形,故專家小組無須加以斟酌,註冊人是否藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益之點無法證明。

(4) 註冊人註冊該網域名稱,是否以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的:

1 、判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成妨礙申訴人以註冊商標為網域名稱,進入網際網路市場之結果。亦即,註冊人主觀上係阻止申訴人使用系爭網域名稱,客觀上亦妨礙申訴人行使合法權利。

2 、本案註冊人「路馬行」之英文名稱為「 LUMA CO. 」,其讀音與中文讀音相近而合一般人之認知,而「 PUMA 」則近似而非正格;而註冊人於「 e'safe 網路商城」上之「路馬國際行銷」亦以顯著地位註明為「 Luma Service 」;註冊人為何未註冊其網域名稱為「 luma.com.tw 」?此點顯然不合常情。準此,註冊人就 違反經驗法則、且有利於己之證據 應負積極舉證之責任,以證明其合理性。註冊人以之註冊取得系爭網域名稱,於客觀上使申訴人無法以之註冊作為網域名稱 。 此依熟悉網路行銷者之專業注意義務即應有所認識,註冊人就此「妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱」行為之客觀結果,預見其發生、而其發生並不違反其本意與利益。據此,足堪認定其主觀上有此追求此一目的之意圖。

3 、註冊人抗辯申訴人之先前總代理商未即時申請註冊網域名稱,漠視法律時效性。申訴人長期怠於行使權利或有可責,但註冊人迄今亦尚未能就系爭網域名稱取得權利或正當利益。要之,申訴人未以其商標註冊網域名稱,更不表示其放棄該網域名稱之註冊。其更無礙系爭網域名稱於客觀上表徵網路使用人與申訴人商標間之認知狀態。甚且,註冊人就其棄本身已註冊四年之網域名稱於不用之原因,負有詳盡說明之義務。依其專業注意義務,應知申訴人做為著名商標、卻因註冊人之註冊與長期不使用,而無法使用系爭網域名稱。註冊人堅持對系爭網域名稱具有「權利或正當利益」,卻不予實際使用,有違常理。準此,註冊人就 違反經驗法則、且有利於己之證據 應負積極舉證之責任,以證明其動機之合理性。

4 、誠然,註冊人主張 申訴人應尊重註冊網域名稱「先到先贏」 (first come, first served) 傳統之見解 ( 詳「答辯書」 ) ,並非無據 ( 其最新發展請參見資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2005-005 ,以下簡稱 "conqueror" 案 ) 。惟放入上述論證中以觀,註冊人之先行 申請註冊系爭網域名稱,固然獲有註冊與使用該網域名稱之優越地位,但此一權利已在 「處理辦法」第五條與其所依據之 UDRP 4a 之規範下受到拘束。而依據我國經濟法秩序現況 ( 尤其是商標法第 62 條與公平交易法第 20 、 21 條 ) 與 WIPO 相關發展之架構,則更肯認經濟法秩序之指導性作用。據此,註冊人負有更積極之義務,以證明其已獲有「權利或正當利益」或未「惡意註冊或使用」;否則即應受到「處理辦法」第五條第一項「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」此一原則性規範之拘束 。就本案,徵諸網路搜尋結果,除 www.puma.com 外,世界主要國家中未見其 ccTLD 與 com 以下有「 puma 」之網域名稱者 ( www.puma.com.cn 除外 ) ;可見 UDRP 4a 與 WIPO 架構之整合與其實現。「先到先贏」之傳統原則必須在 「處理辦法」第五條之架構與精神下予以論求。

5 、綜上,專家小組認定註冊人之註冊系爭網域名稱符合「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款「妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的」之規定,而有「惡意註冊網域名稱」之情事。

(5) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,是否為妨礙競爭者之商業活動:

註冊人註冊系爭網域名稱乃為行銷資訊商品服務而使用,與申訴人附件所陳述之運動相關商品之行銷完全無關 ( 詳「答辯書」 ) 。依據 專家小組於 2006 年 4 月 23 日之網路搜尋中所發現註冊人之「路馬國際行銷」 ( 登錄於「 e'safe 網路商城」 ) ,其於商家簡介 (http://www.esafe.com.tw/mall/layout/company-3.asp?cid=757) 上,說明其業務範圍為: 「路馬國際行銷 / 成立於民國 90 年 / 行銷各類特殊性商品及資訊科技商品 / 諸如 : 奈米系列保養品及保健食品 / 奈米系列居家生活商品 / 電腦通訊消費性科技類商品 / 結婚契約之諮詢與規劃 / 數位學習 E-Learning 全系列教材 / 全腦開發超右腦快速記憶」 。據此,註冊人之上述主張得有一定依據。另一方面,申訴人並未具體主張、亦未提供足夠證據證明註冊人是否有「處理辦法」第五條第三項第三款之情形,故專家小組無須斟酌。則註冊人註冊該網域名稱之主要目的,是否係為妨礙競爭者之商業活動之點無法證明。

(6) 註冊人是否為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址:

1 、判斷申訴人所主張之事實,是否合於「處理辦法」第五條第三項第四款之規定,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成誤導網路使用者瀏灠註冊人網站之客觀事實( "M&M's" 案)。

2 、承上論證 (7.4) ,系爭網域名稱已與申訴人之商標相同或近似而產生混淆。其在客觀上即足以產生引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之效果。此一效果因為註冊人之迄未使用系爭網域名稱而未實際發生。經專家小組調查,註冊人於「 e'safe 網路商城」登錄有「路馬國際行銷」 (Luma Service) 之網頁,足證其為網路行銷之專業人士。註冊人取得系爭網域名稱,依其熟悉網路行銷者之專業能力應可預見「一旦開始使用,將產生引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」之效果。註冊人預見此一效果之發生、且其發生並不違反其本意與利益。據此,除非註冊人就無此動機之事實情況提出具體證據,否則即足堪認定其主觀上有此意圖。

3 、承上述,網域名稱於客觀上表徵消費者與網路使用人與申訴人商標間之認知狀態。商標表徵之 ( 商品 ) 「來源標示功能」涉及之競爭秩序與公共利益,已於我國商標法第 62 條中獲有依據;亦合乎 WIPO 相關發展。其同時為 UDRP 4a 之原則、而在「處理辦法」第五條中予以呈現。本案中,註冊人之註冊系爭網域名稱,因涉及著名商標之「來源標示功能」,與申訴人之商標產生混淆,足以引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址,而產生「搭便車」 (free-riding) 之利益;此已涉及競爭秩序與公共利益。註冊人應注意、能注意、而不注意,違反專業人士之注意義務而無正當理由,足認營取非法利益之目的已經存在,而有「惡意註冊或使用網域名稱」之情事。

4 、按,商標表徵之 ( 商品 ) 「來源標示功能」是為涉及現代經濟生活中之競爭秩序與公共利益,不容輕易以行為人之主觀意思予以妨害;網域名稱之註冊與使用必須同時在我國經濟法秩序中予以評價。申訴人主張:「按我國商標法第 69 條規定準用同法第 62 條第 1 款之規定:「未得商標權人同意,明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識,致減損著名商標之識別性或信譽者,視為侵害商標權。」另亦準用同法第 61 條規定,商標使用權受侵害時,得請求排除之」 ( 「 申訴補充理由(二) 」 之「一」 ) ,洵非無據。其 論證合乎我國經濟法秩序現況與 WIPO 相關發展,亦符合「處理辦法」第五條之精神。

5 、專家小組依上述論證與雙方所提證據及一切資料,認定註冊人有與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆之意圖,進而引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址,符合「處理辦法」第五條第三項第四款之規定,而有「惡意註冊或使用網域名稱」之情事。

(7) 由上所述,雖申訴人未主張且未能提出充分之證據證明註冊人有「處理辦法」第五條第三項第一款及第三款之情形,然而專家小組認為註冊人之行為,符合第五條第三項第二、四款之情形,而有惡意註冊或使用網域名稱之情事。

7.7 最後,依雙方所提出之所有證據與說明,專家小組認定申訴人所申訴之情事,符合「處理辦法」第五條第一項各款之要件,是以申訴人提出關於系爭網域名稱之申訴成立。

8. 決定主文

綜合前述分析,專家小組認定,本案申訴符合「處理辦法」第五條第一項之要件,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:廖緯民
決定日期: 2006 年 4 月 24 日


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