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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2007-007

申訴人:

德商‧拜耳汽車廠股份有限公司

 

註冊人:

名家汽車商行即何盛長

 

1 •  當事人

1.1 申訴人:德商‧拜耳汽車廠股份有限公司

代理人:文彬國際專利商標事務所許淑華律師,地址為台北市敦化南路2段77號8樓

1.2 註冊人:名家汽車商行即何盛長

代理人:成介之律師

2  系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱為 (mini.com.tw)。

2.2 系爭網域名稱之受理註冊機構,為財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱"TWNIC"),其地址為中華民國台北市羅斯福路二段九號四樓之二。

2.3 系爭網域名稱係由註冊人何盛長於2000年4月29日申請完成註冊。

3 本案處理程序

3.1 申訴人於2007年5月16日將申訴書郵寄財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱「科法中心」),請求移轉系爭之網域名稱,並選擇由一名專家組成專家小組。申訴人並於同月21日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2 科法中心於確認申訴書內容符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱〝處理辦法〞)、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。科法中心於2007年5月23日以郵寄及電子郵件將申訴書寄送予註冊人,並依「實施要點」之規定,以同月24日為「程序處理開始日」,並於當日以郵寄及電子郵件寄送「程序處理開始日通知」予當事人。

3.3 科法中心於2007年6月26日接獲註冊人郵寄之答辯書紙本與答電子檔。

3.4 科法中心於2007年6月27日寄送答辯書予申訴人。

3.5 科法中心於2007年7月2日依「實施要點」第六條之規定,自其專家名單中選定王郁琦教授,組成處理本案之專家小組,並由王郁琦教授簽署專家同意書,科法中心於同日以郵寄及電子郵件方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為2007年7月19日。

3.6 科法中心於2007年7月6日收到申訴人之補充申訴理由書,並於當日通知註冊人及專家小組。專家小組決定給予註冊人一週時間提出補充答辯理由書,註冊人如無補充答辯理由書提出,本爭議決定日期將延後一週為2007年7月26日。

3.7 註冊人未提補充答辯理由書。

 

4 本案事實

4.1 MINI於1959年誕生於英國,四十年來MINI售出超過500萬輛以上。申訴人之「MINI」系列商標除已在世界數十國取得商標註冊外,於台灣早在民國70年代即已陸續獲准註冊為第170944、791001、794084、795345、821929、822802、830430、831404、850188、851598、879610、891024、950996、968696等商標,且都已獲准延展,銷售歷史悠久,而在台灣全國亦廣設展示中心,申訴人每年支出龐大廣告費用,並發行型錄,宣傳行銷申訴人之「MINI」系列商標系列商品。自新款Mini在台灣上市以來,2002年在台銷售272輛;2003年535輛;2004年469輛;2005年470輛。Mini系列產品經過長期行銷,台灣消費者與相關業者對Mini早已耳熟能詳。

4.2 系爭網域名稱mini.com.tw之主要部分「mini」與申訴人之「MINI」商標、「MINI」系列商標之主要部分「MINI」相較,除大小寫不同外,在組成字母及排列順序上係完全相同。

4.3 系爭網域名稱最早亦為註冊人負責人何盛長擔任負責人之盛榮汽車實業有限公司(以下稱盛榮公司)於1997年所註冊登記,而盛榮公司登記之營業項目為汽車之修理及保養,而實際上盛榮公司乃主要維修MINI汽車。又由於盛榮公司於民國88年5月間解散,故註冊人負責人何盛長即以目前之名家汽車商行承繼之。而註冊人亦為一專門從事MINI汽車維修保養之保養廠。

 

5 適用規定

5.1 專家小組依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

 

6 當事人之主張

6.1 申訴人之主張略以:

(1) 申訴人係一依德國法律設立之公司,目前乃「MINI」、「 (Mini Logo1)」、「Mini International」、「MINI COOPER」等商標之所有人。註冊人所註冊使用之「mini.com.tw」網域名稱,與申訴人前揭「MINI」系列商標外觀、讀音構成相同或近似,因而有致產生混淆誤認之虞。註冊人雖擁有系爭網域名稱,惟其並未以「MINI」取得任何商標、證明標章或團體標章等註冊之情事,且申訴人亦從未同意或授權其使用「MINI」商標或標章,或申請為網域名稱,因此註冊人本無權利與正當利益使用。

(2) 申訴人之「MINI」已廣為 貴國相關事業或消費者所熟知,並躋身著名商標之列。以系爭網域名稱mini.com.tw之主要部分「mini」與申訴人之「MINI」商標、「MINI」系列商標之主要部分「MINI」相較,一般具有普通知識經驗之網路使用者施以通常之注意,有產生混淆誤認之虞。

(3) 註冊人雖自1997年即申請註冊系爭網域名稱,惟申訴人之「MINI」系列商標在台灣早自1982年即已獲准註冊。註冊人未曾以「mini」取得任何商標、服務標章、證明標章或團體標章之註冊,註冊人對於系爭網域名稱並未享有任何實體法上之權利。至申訴人提起申訴為止,註冊人尚未使用系爭網域名稱架設網站,亦未在一般為大眾所常見之報章、媒體上發現其他任何有關系爭網域名稱與註冊人的廣告文宣,註冊人難謂具有正當利益之情事。

(4) 申訴人當初曾與註冊人就系爭網域名稱移轉一事進行協商,惟註冊人要求移轉代價為新台幣100萬元,因對價顯不相當,顯見註冊人意欲以出售網域名稱之方式,自申訴人獲取遠遠超過註冊系爭網域名稱所需相關費用之利益。WIPO之專家小組於許多網域名稱爭議案之見解,曾肯認搶註他人「著名商標」為網域名稱卻未開站使用係「惡意使用系爭網域名稱」。申訴人之「MINI」系列商標既為著名商標,註冊人-名家汽車商行復身為販售汽車之業者,對申訴人馳名全球之著名「MINI」系列商標必然知悉,則註冊人明知「MINI」係申訴人之著名商標,而仍以「MINI」系列商標之主要部分「MINI」申請註冊網域名稱,不但違反註冊人之告知義務,且將與申訴人著名商標所表彰之商品品質及申訴人之公司商譽,產生不當攀附之結果。

(5) 申訴人並於補充申訴理由書中表示:註冊人在明知系爭網域名稱為申訴人之商標,非自創之網域名稱,亦未曾以mini取得任何商標或服務標章,且未得到申訴人MINI任何授權商品銷售或提供服務之前提下,藉申訴人著名商標而註冊系爭網域名稱,此係搭便車不勞而獲之行徑,豈有UDRP規定之「善意」(bona fide)可言。

6.2註冊人主張略以:

(1) 註冊人負責人何盛長擔任負責人之盛榮公司所註冊登記,而盛榮公司登記之營業項目為汽車之修理及保養,實際上盛榮公司乃主要維修MINI汽車。註冊人以網路之方式,建立一個MINI汽車車主聯絡感情及經驗之園地。也因此註冊人於1997年以當時經營之盛榮公司註冊登記系爭網域名稱。

(2) 自盛榮公司登記系爭網域名稱後,何盛長確實有償租用硬碟空間並以系爭網域名稱對外架設網站使用。而註冊人名家汽車商行接手後,何盛長亦繼續以系爭網域名稱有償租用空間,以對外架設網站使用。而註冊人使用系爭網域名稱後,為聯絡MINI汽車車廠、車主之感情,除於網站上交換心得外,亦會由系爭網域之註冊人舉辦各項活動。

(3) 申訴人指陳註冊人要求移轉之代價為新台幣100萬元,屬子虛烏有。註冊人既從事MINI汽車之專業維修保養事業,故架設網站以提供MINI車主相關MINI汽車之資訊,本屬行使正當權利,而此項網路服務亦不會妨礙申訴人之商業活動;更無與申訴人之商標發生混淆之意圖。

(4) 當申訴人提出本件申訴之際,註冊人誤認為苟若未來被認定須移轉系爭網域名稱時,可能同時觸犯刑事責任,為此,方暫時關站。然經向相關法律專業人士諮詢後,確認並無刑事責任,則註冊人將於近日重新開站。

(5) 申訴人對於MINI汽車於台灣之銷售並非自始至終,於其離開台灣之一段長久之時間當中,註冊人為繼續保持MINI車主於MINI汽車熱愛之持續,自費架設網站,舉辦活動,且無任何與申訴人商業競爭之情事,顯然係以善意使用系爭網域名稱且未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益。

 

7 決定理由

7.1 網域名稱爭議處理之原則,誠如我國第一宗案例之專家小組周天教授所言:「網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故『處理辦法』所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。」(資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.1.。)

7.2 本案專家小組亦認為,依辯論主義之精神,若申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張,並以文字說明取代證據之提出,此時若註冊人並不對申訴人提出之申訴要件存在加以爭執,則專家小組應認定有申訴人所提出申訴要件存在之事實。(資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-002,7.2.。)

7.3 申訴人之申訴是否成立,需依「處理辦法」第五條第一項加以判斷,亦即:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,依本辦法向爭議處理機構提出申訴:

一、 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

二、 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」

上揭規定所列之三款情事,應同時成立。(資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-002,7.3.。)

7.4 事實認定:

專家小組依雙方所提供之證據,認定事實如下:

(1) 申訴人之「MINI」系列商標除已在世界數十國取得商標註冊外,於台灣早在民國70年代即已陸續獲准註冊,且都已獲准延展,Mini系列產品經過長期行銷,台灣消費者與相關業者對Mini早已耳熟能詳。

(2) 系爭網域名稱為註冊人負責人何盛長擔任負責人之盛榮公司所註冊登記,而盛榮公司登記之營業項目為汽車之修理及保養,實際上盛榮公司乃主要維修MINI汽車。註冊人以網路之方式,建立一個MINI汽車車主聯絡感情及經驗之園地。也因此註冊人於1997年以當時經營之盛榮公司註冊登記系爭網域名稱。

(3) 自盛榮公司登記系爭網域名稱後,何盛長確實有償租用硬碟空間並以系爭網域名稱對外架設網站使用。註冊人名家汽車商行接手後,何盛長亦繼續以系爭網域名稱有償租用空間,以對外架設網站使用。惟申訴人提起申訴後,註冊人將系爭網域名稱之網站關閉,未繼續使用系爭網域名稱架設網站。

(4) 申訴人雖主張註冊人未使用系爭網域名稱,然依註冊人所提供之證據觀之,註冊人確曾以系爭網域名稱經營網站。但該網站目前處於關閉狀態。

7.5 系爭網域名稱是否與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者?

         專家小組認定,系爭網域名稱「mini.com.tw」,與申訴人前揭「MINI」系列商標外觀、讀音構成相同或近似,一般具有普通知識經驗之網路使用者施以通常之注意,有產生混淆誤認之虞。英文大小寫之差異,並不會對連結至該網域名稱所對應之網站造成任何影響,因此字母大小寫之不同,在本案中並不會影響網域名稱與商標是否相同或近似之判斷。

7.6 註冊人是否就其網域名稱無權利或正當利益?

「處理辦法」第五條第二項後段規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。 」

         第一,專家小組認定,註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,並非以「善意」使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務。

         註冊人雖於1997年即已註冊系爭網域名稱,並租用網路空間架設網站提估服務。然而申訴人之「MINI」系列商標除已在世界數十國取得商標註冊外,於台灣早在民國70年代即已陸續獲准註冊,且都已獲准延展,Mini系列產品經過長期行銷,台灣消費者與相關業者對Mini早已耳熟能詳。申訴人既為維修MINI汽車之業者,則於註冊系爭網域名稱之時,必已清楚認知該系爭網域名稱「MINI」系列商標相同或類似。因此申訴人既為維修MINI汽車之業者,亦使用系爭網域名稱於MINI汽車相關之活動,則將與申訴人商標所表彰之商品品質及申訴人之公司商譽,產生不當攀附之結果。由此觀之,註冊人使用系爭網域名稱之行為,無法構成「善意」(bona fide)。

         第二,註冊人雖舉辦系爭網域名稱網站之相關活動,亦有相當網友參與,然以註冊人所提供之資料,實難認定註冊人使用該網域名稱,已為「一般大眾」所熟知。蓋因此處之「一般大眾」,應為客觀上之一般社會民眾,而非僅限於已知悉並參與該網站活動之網友。註冊人使用系爭網域名稱,仍未到達使一般之社會大眾熟知之程度。

         第三,專家小組認定,註冊人並非「為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益。」註冊人使用系爭網域名稱經營網站,將使註冊人經營之維修MINI汽車業務,得以接觸更多於網路上搜尋「MINI」關鍵字前來的MINI車主,並藉此獲得商業利益。註冊人之行為,對申訴人商標所表彰之商品品質及申訴人之公司商譽,產生不當攀附之結果。因此殊難認為係「合法、非商業或正當之使用」。且系爭網域名稱,因與申訴人之「MINI」系列商標相同或近似,極可能混淆、誤導消費者誤以為該網站與申訴人間有合作關係,並進而產生相當之信賴感,註冊人此種攀附申訴人經營成果之行為,實難認定為正當。

綜上所述,專家小組認定,註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益。

7.7 註冊人是否就其網域名稱無權利或正當利益?

         「處理辦法」第五條第三項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:(1)註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。(2)註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。(3)註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。(4)註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

         上述規定,僅為「處理辦法」提示專家小組於認定註冊人是否為「惡意」時「得參酌」的情形,並非需要符合全部規定,方可認定為「惡意」。

         申訴人指陳註冊人要求移轉系爭網域名稱之代價為新台幣100萬元,但註冊人否認之。先不論雙方對該事實有不同認知,專家小組無法認定申訴人是否有要價一百萬元之事實。退一步言,縱使該事實成立,以系爭網域名稱於 1997年即已註冊並使用於經營網站,註冊人並非以「註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益」,即一般人所謂之「網域蟑螂」,因此不論要價多少,均為商業談判之過程,並非「處理辦法」所示之「惡意」行為。

         註冊人註冊系爭網域名稱,雖足以產生妨礙申訴人註冊相同網域名稱之「結果」,然根據雙方所提之證據,專家小組無法認定註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為「目的」。亦難認定註冊人註冊該網域名稱之「主要目的」,係為妨礙競爭者之商業活動。

         然而,註冊人經營系爭網域名稱之網站,縱使係基於服務MINI車主之考量,然而因註冊人本身即為維修MINI汽車之業者,對多數為MINI車主的網友所提供的網路服務極可能增加註冊人汽車維修業務之收益,因此屬於基於營利目的之考量。而註冊人之系爭網域名稱與申訴人之「MINI」系列商標相同或近似,所有於網路上搜尋「MINI」關鍵字之網路使用者,均將被引誘至註冊人系爭網域名稱之網站。將所有意欲搜尋「MINI」汽車相關資訊的網路使用者導引至其網站,透過混淆申訴人「MINI」商標之方式,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站之意圖,甚為明顯。申訴人長期投入大量資源經營「MINI」系列商標,以註冊人本身即為MINI汽車之維修業者,應對該事實有清楚認知,縱使註冊人未必知悉申訴人之確實身分,然「MINI」系列商標為他人而非自己經營之情事,註冊人必然知曉。而註冊人即以搭便車之方式,吸引查詢MINI相關資訊之網路使用者至其網站,專家小組認定註冊人構成「惡意註冊或使用網域名稱」。

         「處理辦法」第三條要求「註冊人申請註冊、續用網域名稱,以及更改網域名稱之註冊資料時,應告知受理註冊機構並確保下列事項之真實性。」其中第二款為「就註冊人所知,其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益。」註冊人既為維修MINI汽車之業者,本身即應知悉MINI為他人之註冊商標,申訴人違反該項規定,亦可為惡意註冊或使用網域名稱之旁證。

7.7 綜上所述,專家小組認定申訴人之申訴,符合 「處理辦法」第五條第一項之規定。

8 決定主文

申訴人就系爭網域名稱之申訴成立。系爭網域名稱應移轉予申訴人。

 

專家小組:王郁琦

決定 日期 : 2007 年 7 月 25 日


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