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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2012-006 

申訴人:

列支敦斯登商施華洛世奇股份有限公司(SWAROVSKIAKTIENGESELLSCHAFT)

 

 註冊人:

DragonNames Inc.

1. 當事人

1.1. 申訴人:列支敦斯登商施華洛世奇股份有限公司
(SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT)

代理人:謝文倩 律師

地址:台北市

1.2. 註冊人:DragonNames Inc.

地址:Las Vegas, Nevada, US

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱:www.swarovski.com.tw

2.2. 受理註冊機構:webnic

3. 本案處理程序

3.1. 申訴人之代理人於2012年9月6日將申訴書紙本,以郵寄與電子郵件方式送達財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下簡稱”科法所”),選擇由一名專家組成專家小組,並於2012年9月4日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2. 科法所於2012年9月6日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱TWNIC)索取系爭網域名稱註冊資料。

3.3. 申訴人之申訴,經科法所確認本案符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)有關申訴之要件,正式受理本案,科法所隨即於2012年9月12日以郵寄與電子郵件將申訴書寄送予註冊人。

3.4. 依「實施要點」第四條第三項之規定,本案處理程序開始日為2012年9月12日。

3.5. 科法所於2012年9月12日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日以電子郵件與郵寄方式通知雙方當事人及TWNIC。

3.6 科法所於2012年10月11日答辯截止日止,並未收到註冊人之答辯書。

3.7. 科法所依據「實施要點」第六條第二項規定,於2012年10月16日確認本案專家小組應由一名專家組成,並選定由其專家名單中之李治安教授擔任。科法所於2012年10月17日以郵寄及電子郵件方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預訂最後作出決定之日即為2012年11月7日。

4. 本案事實

4.1. 申訴人自76年起就以「SWAROVSKI」於我國為各類商品申請商標註冊登記並取得商標權,其後陸續在我國取得申證五所示與系爭網域名稱相關之商標權(註冊號分別為01197461、01443937、00377039、00369521、00387825及01193651)

4.2. 99年11月間經濟部智慧財產局所編製之「著名商標名錄及案例評析附冊」及「著名商標案件彙編」中,將申訴人所有之「SWAROVSKI」商標列為著名商標。

4.3. 註冊人擁有於2.1節所示之系爭網域名稱「www.swarovski.com.tw」。

4.4. 申訴人申訴註冊人違反「處理辦法」第5條第1項之規定,請求移轉系爭網域名稱予申訴人。

5. 適用規定

5.1. 科法所於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2. 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第15條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」規定辦理之,經申訴人向科法所提出本申訴案,是以註冊人既有私法上契約義務,應接受科法所就本案系爭網域名稱進行爭議之處理。

5.3. 科法所依「處理辦法」、「實施要點」及「資訊工業策進會科技法律研究所網域名稱爭議處理附則」之相關規定處理本案,如有未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱「ICANN」)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱「UDRP))、Rules for UDRP(以下簡稱「Rules」),及其他網域名稱爭議處理機構,如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱「WIPO Center」)作成之網域名稱爭議之專家小組決定書。

5.4. 申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項規定,申訴人因註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,得向爭議處理機構提出申訴: 
(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。 
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5. 依「處理辦法」第5條第2項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6. 依「處理辦法」第5條第3項規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆、引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 本案申訴人之主張略以:

6.1.1註冊人所註冊之網域名稱與申訴人商標文字高度近似,已產生混淆:
註冊人所註冊之「www.swarovski.com.tw」網域名稱,其中系爭網域名稱之主要部分「swarovski」與申訴人之已註冊商標之文字完全相同,僅係大小寫或所呈現之字體態樣不同,惟實際上所表達的皆是英文「swarovski」,故系爭網域名稱極易誤導公眾,使公眾誤其係申訴人所註冊或經申訴人所授權註冊而產生混淆。已有網域名稱爭議處理辦法第5條第1項第1款之事由。

6.1.2註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益:
(1)申訴人所擁有之「SWAROVSKI」商標,並非通俗文字,而是申訴人之創辦人姓氏,具有相當強的識別性。又,註冊人之公司企業名為「DragonNames Inc.」與「swarovski」商標未具任何關聯性,且其所從事之業務也無資料顯示與系爭網域名稱存有任何明顯之關係。
(2)註冊人在台灣未有註冊任何與「swarovski」相關之商標,且申訴人也未有將任何與「SWAROVSKI」商標相關之權利以任何法律形式授權與註冊人使用,也未有與註冊人有業務上之往來,因此依據「處理辦法」第5條第2項之規定,註冊人對該網域名稱應無權利或正當利益。
(3)「SWAROVSKI」係經經濟部智慧財產局列為我國著名商標之一,並為申訴人所有。因此,若註冊人再繼續使用該系爭網域名稱,即會有混淆一般社會大眾,誤導公眾相信該系爭網域名稱是申訴人所有之危險,進而減損其商標長期以來累積的良好信譽,並可能造成市場上的不公平競爭等情事。

6.1.3註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱:
(1) 系爭網域名稱的資料僅有一聯絡方式,是轉到專門提供網域名稱進行交易的平台「http://www.4.cn」網站,且該網站也於網頁上明白顯示銷售網域名稱的相關文字。因此,可以合理推測註冊人註冊此網域名稱乃欲為自申請人或申請人之競爭者來獲取超過該系爭網域名稱註冊所需費用之利益,參酌「處理辦法」第5條第3項第1款之規定,註冊人註冊該系爭網域名稱之行為應屬「處理辦法」第5條第1項第3款之惡意註冊。
(2) 註冊人註冊與在我國與世界上極富盛名也為一般大眾所熟知的「SWAROVSKI」商標與申訴人之「www.swarovski.com」、「asia.swarovski.com」等網域名稱相近似的網域名稱「swarovski.com.tw」,可能對申訴人未來以「swarovski.com.tw」為網域名稱之註冊行為造成阻礙,亦即因為註冊人的惡意註冊使得申訴人無法註冊該系爭網域名稱,參酌「處理辦法」第5條第3項第2款之規定,註冊人註冊該系爭網域名稱之行為應屬「處理辦法」第5條第1項第3款之惡意註冊。

6.2 本案註冊人於答辯截止日2012年10月11日時止,未提任何答辯

7. 決定理由

7.1. 網域名稱爭議之處理程序及原則:

網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供網域名稱註冊及使用之相關資訊(請參見STLC2001-001<m-ms.com.tw>案)。

7.2. 申訴之要件與舉證責任:

7.2.1 依「處理辦法」第5條第1項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴: 
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。 
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

7.2.2 「「處理辦法」第5條第1項所規定之3款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第4條、第14條)、「有下列各款情形之一者」(例如第5條第2項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第3條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4a之規定:「Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a “complainant”) asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.」,亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立,本專家小組亦採同一見解。

7.2.3 關於舉證責任之分配,申訴人首須就系爭網域名稱如何符合「處理辦法」第5條之要件提出說明,並提出必要之證據;而註冊人則須就系爭網域名稱依「處理辦法」第5條之規定何以不需加以移轉或取消提出說明,且須提出必要之證據。超過此部分之主張或舉證,專家小組雖非不得參考,惟於作成決定時,仍應依據「處理辦法」之規定而為判斷。據此本案專家小組就申訴人所提出之申訴內容及證據加以檢視,並視需要依職權進行必要之調查,確認其主張之正確性。

7.3. 專家小組認定:

7.3.1 系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆:

(1) 按「處理辦法」第5條第1項第1款規定網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者,係指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。倘系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,便符此項要件,至於申訴人之商標是否著名商標,非必所問。(請參見STLC2001-004 <cesar.com.tw>案;STLC2011-006 <muzee.com.tw>案)。
(2) 就是否產生混淆乙節,系爭網域名稱之主要部分「swarovski」與申訴人所擁有之商標在讀音與字母排序上完全相同,僅有英文字母大小寫的差異。依一般網路之使用習慣,英文字母大小寫經常可以互換而毫無表達上之差異,例如在瀏覽器上之位址輸入欄內可任意輸入大小寫而無區別,甚至有優先輸入小寫之習慣,故對一般網路使用者而言,如施以普通之注意,仍將有產生混淆之虞。(同見解請參見STLC2001-005 <www.skii.com.tw>案、STLC2002-005 <bosch.com.tw>案)。
(3) 通常越高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,越容易產生混淆(請參見 STLC2001-006 <michelin.com.tw>案、STLC2002-003 <ps2.com.tw>案以及STLC2006-019 <skype.com.tw>案)。依申訴人所檢具之資料,足堪認定「SWAROVSKI」已在我國有相當高之知名度,且經濟部智慧財產局也將其列為我國之著名商標之一,是以註冊人使用與申訴人近似之文字於網域名稱上,易讓人產生混淆。
(4) 因此,本案系爭網域名稱與申訴人註冊商標之差異,僅在英文字母大小寫的表現上,惟實際上所表達的皆是英文「swarovski」,復因本案申訴人之商標具有相當之知名度,故系爭網域名稱極易誤導公眾,使公眾誤其係申訴人所註冊或經申訴人所授權註冊而產生混淆。
(5) 故依申訴人所提出之證據及其他一切資料,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆,合於「處理辦法」第5條第1項第1款規定。

7.3.2 註冊人就系爭網域名稱未具權利或正當利益:

(1)依「處理辦法」第5條第2項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」
(2)所謂註冊人就其網域名稱有正當利益或權利,乃指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣上有明顯之關聯而言(請參見STLC2002-007 <manulife.com.tw>案)。查註冊人之事業名稱英文名為「DragonNames Inc.」與其所註冊之網域名稱之主要部分「swarovski」未具任何關聯性。
(3)  註冊人註冊之網域名稱之主要部分「swarovski」與申訴人長年累月於我國和世界各地以「SWAROVSKI」為名進行行銷所累績之商譽與聲望相比,申訴人之「SWAROVSKI」已為公眾與一般消費者所知悉,因此註冊人就使用該系爭網域名稱似有對消費者產生誤導與混淆之虞。加上,註冊人在台灣未有註冊任何與「swarovski」相關之商標,且申訴人也未有將任何與「SWAROVSKI」商標相關之權利以任何法律形式授權與註冊人使用,也未有與註冊人有業務上之往來,註冊人對該網域名稱應無權利或正當利益可為主張。進而減損其商標長期以來累積的良好信譽,並可能造成市場上的不公平競爭等情事。
(4)據上所述,本案專家小組認定註冊人並未擁有該網域名稱之權利或正當利益,是以應認為符合「處理辦法」第5條第1項第2款之規定。

7.3.3註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱:

(1)  按「處理辦法」第5條第1項第3款規定,申訴之成立,註冊人只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要。得參酌認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」包括下列情形(「處理辦法」第5條第3項第1款至第4款參照):
1. 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
2.  註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
3. 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
4. 註冊人為營利之目的,意圖而申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
上述各款情形,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限(請參見STLC2001-001 <m-ms.com.tw>案),且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要。
(2) 註冊人並未於系爭網頁上放置任何銷售商品或服務的相關資訊系爭網反而顯示專門進行網域名稱進行交易與販售平台的網站連結,可推定註冊人有意圖藉該系爭網域名稱之買賣,自申請人或申請人之競爭者來獲取超過該系爭網域名稱註冊所需費用之利益。
(3) 申訴人的「SWAROVSKI」商標在台灣與世界各地均富有盛名,並為一般消費大眾所熟知,且申訴人所有之「www.swarovski.com」與「asia.swarovski.com」等網域名稱皆有非常多與詳細關於申訴人商品及服務的介紹,因此註冊人所註冊之「www.swarovski.com.tw」名稱將對於申訴人未來欲以其商標名稱「SWAROVSKI」註冊該系爭網域名稱之正當行為造成阻礙。意即,註冊人註冊系爭網域名稱為販售買賣的行為,是有惡意註冊使得申訴人未能於日後使用其商標「SWAROVSKI」為系爭網域名稱申請的結果。
(4) 綜上所述,本案專家小組認定系爭網域名稱符合「處理辦法」第5條第1項第3款之規定。

7.3.4 總結:

具上論述,經查雙方所為一切陳述及其提出之所有證據,專家小組判斷申訴人之主張符合「處理辦法」第5條第1項第1款至第3款之要件。

8. 決定主文

本案專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第5條第1項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:李治安
決定日期:2012年11月7日

 

 

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