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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2013-008 

申訴人:

教育測驗服務所
(EDUCTIONAL TESTING SERVICE)
蔡瑞森律師代理
理律法律事務所

 

註冊人:

C.Y.W

1. 當事人

1.1.教育測驗服務所

1.2.C.Y.W

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1.系爭網域名稱:<toeic.tw>

2.2.受理註冊機構:APT

2.3.網域名稱註冊日期:2012年2月17日

3. 本案處理程序

3.1 申訴人於2013年11月8日填具申訴書,並由代理人向財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(簡稱資策會科法所),請求資策會科法所選擇一位專家組成專家小組進行爭議案件的處理以移轉系爭之網域名稱。

3.2 資策會科法所於2013年12月18日發文通知教育測驗服務所與C.Y.W並副本發財團法人台灣網路資訊中心,確認其申訴人申訴書已依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」第四點,完成符合程序要件規定的本案雙方當事人的寄送程序,並確認由專家名單中之程法彰教授擔任本案之專家小組。

3.3 本案預計完成專家小組對於爭議的決定日期為2014年1月8日。

3.4 本案專家小組在作成本案決定的過程中,並未接獲網域名稱註冊人對於本案的答辯書。

4. 本案事實

4.1 系爭網域名稱註冊人於2012年2月17日透過APT註冊機構取得網域名稱<toeic.tw>的註冊。

4.2 申訴人教育測驗服務所於2001年8月1日透過忠欣股份有限公司取得網域名稱<www.toeic.com.tw>的註冊。

4.3 申訴人主張依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第五條規定,應將系爭網域名稱移轉給申訴人。

5. 適用規定

5.1 資策會科法所於 2001 年 3 月 29 日經TWNIC認可,成為國家代碼(ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第16條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)規定辦理。經申訴人向資策會科法所提出本申訴案,註冊人即有私法上契約義務,應接受資策會科法所就本案系爭網域名稱進行爭議之處理。

5.3 資策會科法所依前述「處理辦法」、「實施要點」及資策會科法所網域名稱爭議處理附則相關規定處理本案,對於其他未規定事項適用中華民國法律。

5.4 依「處理辦法」第五條第一項規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,依本辦法向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5 依「處理辦法」第五條第二項規定,認定前項各款事由之存否,應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第五條第三項規定,認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 由於本案並未有註冊人的答辯,因此就當事人的主張部分僅就申訴人所主張關於「處理辦法」第五條申訴相關要件的判斷,作如下的摘要說明。

6.1.1 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者:
(1) 申訴人教育測驗服務所 (EDUCATIONAL TESTING SERVICE)成立於西元(以下同)1947年,是世界上最大的非營利教育測試和評估組織,成立至今致力於教學評量以及測驗心理學、教育政策之研究,在教學研究領域上居於領導地位。
(2) 申訴人早於1979年起即陸續於全球申請註冊「TOEIC」商標,更於1984年起陸續在台灣以「TOEIC」、「TOEIC ACCELERATOR」申請註冊商標,在2001年正式授權台灣區代表忠欣股份有限公司在台直接舉辦TOEIC測驗。
(3) 2012年在全球有超過七百萬人報考TOEIC測驗,並在150個國家中有超過14,000家的企業、學校或政府機構使用TOEIC測驗,同時被全球超過165個國家視為接受最廣泛且最方便報考的英語測驗之一。在台灣保守估計自2005到2011年間就已有超過百萬人參與TOEIC測驗,其測驗成果受台灣及各國政府機關、私人企業、學校之認可,並有為數不少的機關、企業、團體將TOEIC作為任用錄取及畢業之標準。申訴人於2001年8月1日設立網站www.toeic.com.tw,提供各式報考資訊、參考用書及統計報告。
(4) 申訴人的「TOEIC」乃為申訴人所獨創之文字,先天即具備最強的區辨不同來源的功能及商標識別性。而通常越高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,越容易產生混淆。由於申訴人的商標「TOEIC」及網域名稱「www.toeic.com.tw」在我國享有相當高之知名度,是以註冊人使用與申訴人前述權利所含文字「TOEIC」於網域名稱上,易讓人產生混淆。系爭網域名稱「www.toeic.tw」的註冊,自極易誤導具有普通知識經驗之網路使用者認為其係申訴人所註冊或經申訴人授權註冊之網域名稱,而使其產生混淆之情形。因此,系爭網域名稱「www.toeic.tw」的註冊自符合「網域名稱爭議處理辦法」第5條第1項第1款之規定。

6.1.2 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益:
(1) 所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益,指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣尚有明顯之關聯而言。然本案註冊人之姓名「C.Y.W」與系爭網域名稱之顯著部分「toeic」,實未具任何關聯性。此外,經查詢智慧財產局商標檢索系統,商標圖樣含「TOEIC」的商標註冊/申請案,皆為申請人所有。
(2) 若於網際網路鍵入系爭網域名稱「toeic.tw」,網頁頁面會被導向Title Tag為「www.Toeic.tw DomainName For Sale [專業網址出售中]專業網址轉讓代尋服務 歡迎洽詢www@mail.com.tw」的頁面,而頁面中清楚表示: 您所輸入的這隻網址 目前正在特惠中!! DomainName For Sale!。顯見系爭網域名稱註冊人並未實際使用系爭網域名稱,因此註冊人就系爭網域名稱並無權利與正當利益使用。

6.1.3註冊人惡意註冊或使用網域名稱:
(1) 按「處理辦法」第5條第1項第3款規定,申訴之成立,註冊人只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要。
(2) 若於網際網路鍵入系爭網域名稱「toeic.tw」,網頁頁面會被導向Title Tag為「www.Toeic.tw DomainName For Sale [專業網址出售中]專業網址轉讓代尋服務 歡迎洽詢www@mail.com.tw」的頁面,而頁面中清楚表示: 您所輸入的這隻網址 目前正在特惠中!! DomainName For Sale!。顯見系爭網域名稱註冊人並未實際使用系爭網域名稱,其註冊行為乃仿襲申請人先使用及註冊的著名商標「TOEIC」及網域名稱「www.toeic.tw」而惡意搶註系爭網域名稱,藉以牟取不當利益。
(3) 申訴人的「TOEIC」商標在台灣與世界各地均享有高知名度,並為一般消費大眾所熟知,註冊人應難諉為不知。然註冊人搶先註冊系爭網域名稱,將對於申訴人未來欲以其商標名稱「TOEIC」註冊<toeic.tw>之正當行為造成妨礙,意即註冊人註冊系爭網域名稱將使得申訴人日後無法使用其商標「TOEIC」註冊<toeic.tw>網域名稱。
(4) 本案註冊人註冊系爭網域名稱,顯有欲利用申訴人商標名稱之知名度引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之嫌,有使消費者誤認該網站係申訴人成立或經申訴人授權成立之網站意圖;況且於網際網路鍵入系爭網域名稱「toeic.tw」,所連結者乃網域名稱拍賣網站,如此將使被引誘或誤導嘗試連結瀏覽系爭網域名稱網站之網路使用者,誤以為申訴人於網路上不能提供完善服務及完整之產品資訊甚至已停止營業,進而損及申訴人之企業形象。是註冊人註冊或使用系爭網域名稱實有處理辦法第5條第3項所列舉之惡意註冊或使用註冊系爭網域名稱之情形。

7. 決定理由

7.1 本案在實體判斷上是依據「處理辦法」第五條規定加以認定。同時在「實施要點」第五條第六項亦明定:「註冊人未依規定提出答辯書時,除特殊情形外,專家小組應依申訴書作出決定」。 因此,在解釋申訴人所提出的證據上,類推民事訴訟法280條之精神,應作有利於申訴人之認定。

7.2 專家小組認為雖然我國商標法對於將他人註冊著名商標註冊為網域名稱認為是擬制的侵權行為,但對於將一般商標註冊於網域名稱則仍非認為商標的使用,因此對於是否得將網域名稱視為網路虛擬世界的商標容或有討論的空間,但是註冊人的前述行為在符合特定要件的情況下,或可認為其有違公平競爭秩序之情事,此即為「處理辦法」第五條規定之精神所在。依該條文規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,依本辦法向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

依本條文規定,申訴人必須證明註冊人之網域名稱完全具備其所列舉之三款要件,方為有權要求移轉或取消註冊人之網域名稱,在此先予敘明。

7.3 就本案事實適用「處理辦法」第五條關於「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。」要件而論,若參考商標混淆誤認審查基準中關於商標識別性的判斷基準觀察之,誠如申訴人所言,申訴人的「TOEIC」乃為申訴人所獨創之文字,先天即具備最強的區辨不同來源的功能及商標識別性。而通常越高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,越容易產生混淆。同時專家小組亦認為參考商標混淆誤認審查基準中關於商標相同或近似判斷中依主要部分所為的整體觀察原則而言,由於註冊人的網域名稱與申訴人的商標或網域名稱其主要部分均為「TOEIC」一字,而www,tw,com並非主要部分,因此依主要部分所為的整體觀察來看,註冊人的網域名稱確實與申訴人的商標甚或網域名稱相同或近似。綜上所述,專家小組認為系爭網域名稱符合「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。」之要件規定。

7.4就本案事實適用「處理辦法」第五條關於「註冊人就其網域名稱無權利或正當利益」要件判斷上,依「處理辦法」第五條第二項規定,認定前項各款事由之存否,應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

依本項規定的三款事由,專家小組「得」認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益。因此,就條文文義解釋而言,即使註冊人符合或全無適用該項任一款規定,專家小組並非即應為該項要件的不成立或成立之決定,其主要端視是否有其他足以影響最終判斷的相反證據的出現。因此依條文的意旨來看,除申訴人對於前述三款之外其他證據的呈現,註冊人若無符合前述該項任一款的規定,又無其他證據證明註冊人有何正當理由擁有該網域名稱時,則應為本項要件成立之認定。

本案專家小組理解在部分其他專家小組的案件判斷上,以註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣是否有明顯之關聯作為本項判斷的最重要考量,同時本案註冊人之姓名「C.Y.W」與系爭網域名稱之顯著部分「toeic」,亦確實未具任何關聯性。本案專家小組認為即便如此,仍應分別考量本項規定的三款事由做綜合判斷。依本案申訴人的事實陳述,註冊人未有善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者,當然該註冊人網域名稱亦非已為一般大眾所熟知,同時註冊人亦未為合法、非商業或正當之使用。因為若於網際網路鍵入系爭網域名稱「toeic.tw」,網頁頁面會被導向Title Tag為「www.Toeic.tw DomainName For Sale [專業網址出售中]專業網址轉讓代尋服務 歡迎洽詢www@mail.com.tw」的頁面,而頁面中清楚表示: 您所輸入的這隻網址 目前正在特惠中!! DomainName For Sale!。綜上所述,專家小組認為系爭網域名稱符合「註冊人就其網域名稱無權利或正當利益」的要件規範。

7.5就本案事實適用「處理辦法」第五條關於「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」要件判斷上,依「處理辦法」第五條第三項規定,認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

依本項規定,前述各款可能的情形應綜合一切證據判斷來決定註冊人是否惡意註冊或惡意使用網域名稱。專家小組認為,首先申訴人提出若於網際網路鍵入系爭網域名稱「toeic.tw」,網頁頁面會被導向Title Tag為「www.Toeic.tw DomainName For Sale [專業網址出售中]專業網址轉讓代尋服務 歡迎洽詢 www@mail.com.tw」的頁面,而頁面中清楚表示: 您所輸入的這隻網址 目前正在特惠中!!DomainName For Sale!。此項證據足以證明註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。其次申訴人提出其「TOEIC」商標在台灣與世界各地均享有高知名度,並為一般消費大眾所熟知,註冊人應難諉為不知。然註冊人搶先註冊系爭網域名稱,將對於申訴人未來欲以其商標名稱「TOEIC」註冊<toeic.tw>之正當行為造成妨礙,專家小組認為可資證明註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名或其他標識註冊網域名稱以達到出售該網域名稱的目的。

至於申訴人認為本案註冊人註冊系爭網域名稱,顯有欲利用申訴人商標名稱之知名度引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之嫌,並若於網際網路鍵入系爭網域名稱「toeic.tw」,所連結者乃網域名稱拍賣網站,如此將使被引誘或誤導嘗試連結瀏覽系爭網域名稱網站之網路使用者,誤以為申訴人於網路上不能提供完善服務及完整之產品資訊甚至已停止營業,進而損及申訴人之企業形象。關於前述申訴人的說明,本案專家小組認為在此部分似有論述不足的問題。尤其若註冊人以出售為目的,如何說明其有誤導使用者瀏覽註冊人網站之情事,同時如何論述該網域名稱至拍賣網,即會使網路使用者誤以為申訴人於網路上不能提供完善服務及完整之產品資訊甚至已停止營業,進而損及申訴人之企業形象。對於此點,申訴人似未能提出相關具說服力的證據與進一步說明。但即使有此點論述未盡充分的疑慮,仍不妨礙本案專家小組認定系爭網域名稱符合「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」的要件規範。

8.決定主文

本案專家小組認定,申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第5條第1項之規定,故依申訴書請求之救濟方法,決定移轉本件已註冊之系爭網域名稱。

專家小組:程法彰
決定日期:2013年12月27日

 


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