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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2014-010

申訴人:

隼昌股份有限公司

 

註冊人:

礫石國際有限公司 (Gravel Inc)

1. 當事人

1.1.申訴人:隼昌股份有限公司

1.2.註冊人:礫石國際有限公司 (Gravel Inc)

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1.系爭網域名稱:〈glenfarclas.com.tw〉

2.2.系爭網域名稱之受理註冊機構,為中華電信。

2.3.系爭網域名稱係由註冊人於民國(以下同)2012年02月10日申請完成註冊 (有效期至2017年02月10日)。

3. 本案處理程序

依據財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下簡稱「科法所」)所提供之資料,本案之處理程序如下:

3.1申訴人之於2014年06月23日將申訴書電子檔提供科法所,並於2014年06月26日將申訴書紙本送達科法所。又於2014年07月27日重新提出申訴書電子檔,並於2014年07月28日將更新之申訴書紙本送達科法所。選擇由一名專家組成專家小組,並於2014年07月28日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2科法所於2014年07月29日依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)第12條之規定,請TWNIC提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。TWNIC於2014年7月30日回覆科法所相關資訊。

3.3科法所於確認申訴書內容符合「處理辦法」、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。並於2014年8月04日以郵寄及電子郵件方式將申訴書寄送予註冊人。

3.4科法所依據「實施要點」第4條第3項之規定,本案處理程序開始日為2014年08月04日。

3.5科法所於2014年08月04日依「實施要點」第4條第4項之規定,將處理程序開始日以電子郵件及郵寄方式,通知雙方當事人及TWNIC。

3.6 科法所於2014年08月13日收到註冊人以電子郵件寄送之答辯書電子檔,於2014年08月14日收到答辯書紙本,並於隔日寄送答辯書。

3.7 科法所於2014年08月29日收到申訴人寄送之補充申訴理由書,並於同日寄送補充申訴理由書。

3.8 科法所於2014年09月04日收到註冊人提供之補充答辯書,並於同日寄送補充答辯書。

3.9科法所於2014年09月09日收到申訴人第二次補充申訴理由書,並於同日寄送補充申訴理由書。

3.10因申訴人於申訴書及註冊人於答辯書中,皆選擇由一名專家組成專家小組,依據「實施要點」第6條第2項規定,科法所確認本案專家小組應由一名專家組成,並於2014年08月19日選定由科法所專家名單中邱映曦主任擔任。依據「實施要點」第15條第2項規定,預定專家小組做出決定日期為2014年09月09日。

4. 本案事實

4.1 申訴人「隼昌股份有限公司」(以下簡稱隼昌),於2013年取得英國GLENFARCLAS (以下稱格蘭花格)威士忌於臺灣之代理權。

4.2 2013年以前格蘭花格之代理權為「嘉士伯廷漢股份有限公司」,現「臺灣嘉士伯貿易股份有限公司」(以下簡稱嘉士伯)所有,並於2012年嘉士伯代理期間,委託「鏹果國際有限公司」(以下簡稱鏹果)註冊系爭域名(glenfarclas.com.tw)並維運此網站。

4.3申訴人取得代理權後,網域名稱並未隨同移轉給申訴人。反之,鏹果將系爭域名移轉給註冊人「礫石國際有限公司」(以下簡稱礫石)。按申訴人申訴書附件一節錄2014年3月間網站首頁底端著作權聲明處並仍註明「台灣官方」字樣。

4.4. 申訴人認註冊人使用此網域名稱與其所代理之格蘭花格商標相同,網站標示為官方網站,並透過社群網站招攬格蘭花格商品之購買,易使消費者產生混淆。該網域名稱與註冊人商標、標章、事業名稱、姓名無關,且並未有國外原廠代理權之授與。遂向科法所提出申訴,並為「請求移轉已註冊之網域名稱」之申請。截至決定做成之日,註冊人共提出ㄧ次答辯書,及ㄧ次補充答辯書。

5. 適用規定

5.1科法所於2001年03月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱"管理辦法")第16條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法所提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法所處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3科法所係依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱「ICANN」)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱「UDRP」)、Rules for UDRP(以下簡稱「Rules」),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱「WIPO Center」)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
(1)網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2)註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3)註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5依「處理辦法」第5條第2項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1)註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2)註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3)註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6依「處理辦法」第5條第3項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1)註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2)註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3)註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4)註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

5.7依「處理辦法」第16條,上述規範未規定之事項,適用中華民國法律。

6. 當事人之主張

6.1 申訴人之主張略以:

6.1.1 申訴人隼昌於2013年取得英國格蘭花格威士忌之臺灣代理權,並提出英國原廠J&G Grant(葛倫特釀造公司)董事長John L.S. Grant出具臺灣代理權授與申訴人隼昌(英文為FALCONBRAE Ltd.)之證明文書(申訴書附件二) 。並於第二次補充申訴書提出J&G Grant出具之標章授權證明文書(補充申訴書附件ㄧ),當中授權申訴人於臺灣代理J&G Grant主張任何保護其GLENFARCLAS註冊商標及網域名稱爭議之權利。

6.1.2 於隼昌接手代理權前,格蘭花格之臺灣代理商為嘉士伯。係爭域名申請於嘉士伯代理期間。隼昌取得代理權後向嘉士伯與其網站維運商鏹果詢問網站費用問題,並表明願意支付剩餘費用。當時所知為網站空間及維運費用,共3萬7仟8佰元,已於2013年付款。提供報價單及發票影本為據(補充申訴書附件一)。

6.1.3 隼昌為格蘭花格於臺灣唯一據有合法代理權之公司,於接手代理後即與當時網站維運商鏹果聯繫,且已依鏹果所提要求付款。而鏹果在未告知隼昌之情況下即將網域名稱轉移給註冊人,申訴認對此感到不妥。 

6.1.4註冊人於隼昌取得代理權後仍持續使用該網站,並截至今年(2014年)3月間仍在網站載明「台灣官方」字樣。同時並於 Facebook上註冊「GLENFARCLAS格蘭花格」商標名稱相同之粉絲專頁(申訴書附件三及附件四),誘導消費者連結至系爭網域。於無代理權之情況下無法得知其網站販售之商品是否屬於國外原廠,危及申訴人之合法代理權及商譽,並影響消費者權益。

6.1.5 申訴人主張格蘭花格網站最初係於當時合法代理商嘉士伯經營,並非註冊人所經營。故註冊人主張已由網站提供兩年之服務並非註冊人所提供之服務。註冊人並無格蘭花格商標之合法使用權,擅自使用格蘭花格商標、網站行銷、意圖販售產品等舉動,已侵害隼昌在臺灣之合法代理權。其行為並已使消費者對商標產生混淆誤認情事。

6.1.6 申訴人補充

6.2 註冊人之主張略以:

6.2.1 係爭網址為2012年初,當時之格蘭花格代理商嘉士伯同意由鏹果於同年2月10日註冊,並由鏹果負責網站製作。因預算考量,約定由嘉士伯每月支付鏹果新台幣1萬5仟元整的網站維護費用,至少支付5年,共計新台幣90萬元整。

6.2.2 格蘭花格代理權移轉至隼昌時,鏹果有向隼昌公司詢問是否願意支付剩餘費用以取得網站使用權,惟隼昌僅願道義上支付鏹果兩個月之網站維護費用,當時溝通結論為隼昌無需此網站。註冊人係基於對威士忌之愛好,因此與鏹果聯繫洽談接手網站事宜。

6.2.3 申訴人主張之官方網站字樣,於申訴人申訴之前於網站即已無相關字眼。且就註冊人所知,全臺灣格蘭花格之進口商超過3間以上。

6.2.4 申訴人所提供之GLENFARCLAS商標檢索內容,無論申請人或代理人都無法看出與隼昌之關係,隼昌並無GLENFARCLAS相關商標之使用權,其英文名稱更為FALCONBRAE故網域名稱與隼昌亦應無關係。

6.2.5 於申訴人提出申訴前,註冊人已提供相關服務,且該網站開站亦已經營超過2年,符合網域名稱爭議處理辦法第5條之規定。

7. 決定理由

7.1網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組作成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供網域名稱註冊及使用之相關資訊(參閱專家小組決定書STLC2001-001「m-ms.com.tw」案,7.1)。

7.2 申訴之要件與舉證責任

7.2.1 依「處理辦法」第5條第1項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

7.2.2 第5條第1項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第4條、第14條)、「有下列各款情形之一者」(例如第5條第2項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第3條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4a 之規定:"Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.",亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立。此點亦已為國內多件網域名稱爭議處理案件之專家小組所確立,本專家小組亦採此看法。

7.2.3 關於舉證責任之分配,申訴人首須就系爭網域名稱如何符合「處理辦法」第5條之要件提出說明,並提出必要之證據;而註冊人則須就系爭網域名稱依系爭網域名稱第五條之規定何以不需加以移轉或取消提出說明,且須提出必要之證據。超過此部分之主張或舉證,專家小組雖非不得參考,惟於作成決定時,仍應依據「處理辦法」之規定而為判斷。(參閱專家小組決定書STLI2011-006、STLI2013-003、STLI 2013-005)

7.3    系爭網域名稱是否與申訴人之商標相同或近似而產生混淆:

7.3.1 按「處理辦法」第5條第1項第1款規定,網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者,係指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。倘系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,便符此項要件,至於申訴人之商標是否著名商標,則非所問。(請參見STLC2001-004 <cesar.com.tw>案;STLC2011-006 <muzee.com.tw>案)

7.3.2 係爭域名「glenfarclas.com.tw」,之主要部分「glenfarclas」與申訴人代理之商標「GLENFARCLAS」(中譯:格蘭花格),無論於拼音與讀音皆完全相同。按申訴人與註冊人雙方提供之申訴書與答辯書觀之,該網站本即係2012年代理商嘉士伯委託建立與註冊,以做為銷售格蘭花格威士忌之臺灣代理商官方網站,其文字本即同ㄧ。代理權移轉隼昌後由註冊人持續沿用,並提供同商標商品之相關說明、照片等與該商標威士忌相關資訊,ㄧ般具普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,亦無法區別其差異,有混淆誤認之虞。

7.3.3 就申訴人提供之商標資料檢索資料及專家小組直接於經濟部智慧財產局網站查詢之商標登記資訊觀之,申訴人並非GLENFARCLAS (商標註冊編號00645622)之商標權人,該商標權屬於英國葛倫特釀造公司(英文名稱:J&G Grant),亦即本案申訴人代理商品之英國原廠。按商標法第39條第1項規定,商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或ㄧ部指定地區為專屬或非專屬授權。同條第6項規定商標權受侵害時,於專屬授權範圍內,專屬被授權人得以自己名義行權利。申訴人第二次補充申訴書附件ㄧ,已提供英商J&G Grant出具證明其已授權商標予申訴人,並重申隼昌(Falconbrae Ltd)為其商品於臺灣之專屬授權進口及經銷商(exclusive importer and distributor)。同時授權申訴人以其自己名義提出關於GLENFARCLAS商標或網域名稱之權利主張。據此,專家小組認定申訴人有權以自己名義進行本案申訴。

7.3.4綜合參照申訴人所提出之證據及其他資料,專家小組認為註冊人之網域名稱與申訴人專屬代理之商標有近似而產生混淆之虞,已構成「處理辦法」第5條第1項第1款所規定之要件。

7.4註冊人就其網域名稱有無權利或正當利益:

7.4.1依「處理辦法」第5條第2項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

7.4.2 註冊人主張其網站係自鏹果接手而來,接手之前該網站為當時代理商嘉士伯委託鏹果建置經營,其內容即係提供格蘭花格酒品及威士忌之資訊給消費者,自2012年至今已經營超過2年。
(1) 註冊人之主張僅可說明網站於爭議發生前的確提供關於格蘭花格相關威士忌資訊,並由雙方當事人之申訴書與答辯書,可知此乃因為此網站為前手代理商於代理權存續期間委外建置之網站。惟並無法證明註冊人本身對該網域名稱之相關使用。
(2) 專家小組實際瀏覽系爭網域名稱之網站,發現內涵皆為格蘭花格之商標名稱、威士忌商品及英國格蘭花格酒廠沿革相關資訊。且連絡資訊僅提供一個以系爭網域名稱為註冊之gmail信箱帳號(glenfarclas.com.tw@gmail.com)及ㄧ手機號碼(0963775722),其餘皆使用格蘭花格之商標圖像,並無法顯現此網站服務係由註冊人所提供。且經由專家小組查詢格蘭花格相關網路資訊,多記載申訴人隼昌於2013年接手代理之訊息,關於註冊人與格蘭花格威士忌相關之資訊則付之闕如。綜上,難認註冊人使用系爭網域名稱已為ㄧ般大眾所熟知。
(相關網路資訊如:http://www.cnyes.com/fashion/Content/20130808/KH9MTT8RP501A.shtml 最後瀏覽日:2014年09月08日
http://www.luxurywatcher.com/community_detail.php?master_id=QCUlXiQjMTQyMThAJSVeJCM= 最後瀏覽日:2014年09月08日)
(3) 申訴人主張於2014年3月以前註冊人皆仍於網站上標註其為台灣官方網站,同時並於 Facebook上註冊「Glenfarclas 格蘭花格」商標名稱相同之粉絲專頁(申訴書附件三及附件四),誘導消費者連結至系爭網域。註冊人主張該「台灣官方」字樣已移除,經專家小組實際瀏覽系爭網域之相關網頁,的確已不存在「台灣官方」字樣(最後瀏覽日:2014年09月08日)。惟其網頁各處並未說明註冊人為網站所有人或其服務為註冊人所提供,而係直接應用GLENFARCLAS之商標圖像代替。尤其「聯絡我們」頁面,甚至於聯絡二字下直接接上GLENFARCLAS之商標圖像。按申訴人所提供之Facebook粉絲頁面文字並請消費者連結至系爭域名,說明有業務聯絡方式。雖註冊人主張Facebook粉絲團並未註記為官方,並與本網域爭議無涉,惟申訴人提供之頁面資訊,係直接聯結至系爭網域名告知可由此取得業務聯絡方式,專家小組認為,此資訊可作為註冊人欲利用系爭網域進行商業聯繫之證明,予以採認。綜合上述資訊,ㄧ般人聯結至系爭網域,皆難以判斷該網站並非官方網站,亦無法判讀實際提供服務之對象,難認其未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益。

7.5註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱:

7.5.1依「處理辦法」第5條第1項第3款之規定,申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要(參見資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001)。

7.5.2依「處理辦法」第5條第3項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

7.5.3本決定書7.4.3(3)所述相關事宜,專家小組認為註冊人於系爭網域相關網頁不斷使用申訴人代理之GLENFARCLAS商標,且並未於網站告知任何關於註冊人為網站所有人或其他可識別註冊人於網站服務提供之相關資訊。佐以申訴人提供之Facebook粉絲團頁面文字顯示註冊人意圖引誘網路使用者瀏覽註冊人之網站,並藉此提供聯絡方式以獲取業務機會。由註冊人之答辯書內文亦可知其已知該網站過往系格蘭花格台灣代理商之官方網站,雖辯稱係因對威士忌之熱誠接手網站,惟並未於網站各處顯示其並非有權代理商或僅為資訊分享等相關訊息,難認未有誤導網路使用者使其產生混淆之意圖,符合「處理辦法」第5條第3項第4款之規定。

7.6   依雙方所提出之所有證據與說明,專家小組認定申訴人所申訴之情事,符合「處理辦法」第5條第1項各款之要件,是以申訴人提出關於系爭網域名稱之申訴成立。

8.決定主文

本案專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第5條第1項等之規定,故依申訴書請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:邱映曦
決定日期:2014年09月09日

 


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