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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2015-002

申訴人:

Facebook, Inc.

 

註冊人:

刘文其 Wenqi Liu

1. 當事人

1.1.申訴人:Facebook, Inc.

  代理人:David Taylor

1.2.註冊人:刘文其 Wenqi Liuis

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1.系爭網域名稱:〈fuckbook.com.tw〉〈the "Domain Name",

2.2.系爭網域名稱與其受理註冊機構:WebCC Ltd.

2.3.系爭網域名稱註冊日期:2014 年05 月14日申請完成註冊(至2015 年 05 月 14 日止有效)

3. 本案處理程序

3.1 申訴人之代理人於2015年 2 月 11 日將申訴書紙本,送達財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱:科法中心。該中心自2011 年1 月1 日起更名為「財團法人資訊工業策進會科技法律研究所」,以下簡稱:科法研究所), 選擇由一名專家組成專家小組,並於 2 月 4 日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2 科法研究所於 2015 年 2 月 16 日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱TWNIC )索取系爭網域名稱註冊資料。經科法中心確認本申訴案符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱:處理辦法)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理法實施要點」(以下簡稱:實施要點)有關申訴之要件,正式受理本案。科法研究所並於 2015 年 2 月 25 日以電子郵件及郵寄方式將申訴書及寄送予註冊人。其中郵寄部分於 2015 年 3 月 9 日被退回。

3.3 依「實施要點」第4 條第3項之規定,科法研究所通知申訴人、註冊人、受理註冊機構及註冊管理機構,本案處理程序開始日為 2015 年 2 月 25 日。

3.4 科法研究所依「實施要點」第6 條之規定,自其專家名單中選定葉玟妤律師,組成處理本案之專家小組,並由葉玟妤律師簽署專家同意書,科法研究所於 2015 年 3 月 31 日以電子郵件及郵寄方式,通知雙方當事人及TWNIC 有關本案專家小組之選定。

4. 本案事實

4.1  申訴人,Facebook, Inc, 於 2004 年 7 月 29 日在美國德拉瓦州成立, 登記證號為 3835815。申訴人在中國、歐盟及國際上註冊了大量 「FACEBOOK」商標。

4.2 申訴人「FACEBOOK」商標覆蓋的商品與服務類別及申訴人「FACEBOOK」事業名稱、商標及商業名稱之使用。

4.3 Facebook 的網路社交服務持續逐年大幅擴張,截至於 2014 年 3 月,申訴人提供經許可的超過七十種語言版本的「FACEBOOK」網路社交服務,全球每月活躍用戶達 12.8 億,全球每日用戶超過 8.02 億。

4.4 註冊人將申訴人之「FACEBOOK」商標及其公司名稱在 .COM.TW 國家代碼頂層網域名(ccTLD)下註冊,在綫上成人約會與知名社交網路間玩弄文字遊戲。

4.5 除系爭網域名稱外,註冊人此前已註冊了其他十三個侵犯申訴人權利之網域名稱,包括 〈acebook.com.tw)、〈wwwfacebook.com.tw)、〈facebookcom.tw)、〈faceebook.com.tw)、〈fcebook.com.tw)、〈faceook.com.tw)、〈fb-planet.com)、〈wwwfacebook.com.tw)〈fackbook.com.tw)、〈fbmarketing.in)、〈fbshare.in)、〈faceebook.com.cn)、〈faceboo.in)、〈facebookmeme.in)、 〈thefacebookclub.in)、〈facebookkapakresimlerim.com)及 〈fackbook.com.tw)。上述網域名稱隨後到期並註冊人未予續期。註冊人目前仍為下述網域名稱之註冊擁有人:〈fac3book.in)、〈faceboook.in)、〈fblatest.in)及〈picsforfacebook.in)。

4.6 在 2012 年 9 月 24 日至 2012 年 11 月 5 日間,申訴人之授權代表收到一位名為Alice 之人發來的七封電子郵件,表示可出售與申訴人FACEBOOK」相關之網域名稱,申訴人認定註冊人註冊了許多網域名稱,目的是進行出售。鑒於被申訴人侵犯包括 Facebook在内商標權和事業名稱的行為, 申訴人請求根據《處理辦法》獲得轉讓系爭網域名稱。

5. 適用規定

5.1 科法研究所於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第15條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」規定辦理之,經申訴人向科法研究所提出本申訴案,是以註冊人依私法上契約關係之義務,應接受科法研究所處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3 專家小組依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下簡稱”ICANN ”)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱”UDRP ”)、 Rules for UDRP (以下簡稱”Rules “),以及其他網域名稱爭議處理機構,如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (以下簡稱”WIPO Center “)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4 申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項規定,申訴人因註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,得向爭議處理機構提出申訴:
(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5   依「處理辦法」第5條第2項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第5條第3項規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3)  註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4)   註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

5.7 依「處理辦法」第16條,上述規範未規定之事項,適用中華民國法律。

6. 當事人之主張

6.1 申訴人Facebook, Inc,主張略以;

6.1.1 系爭網域名稱與申訴人之商標、事業名稱或其他標識構成混淆性近似混淆

「FACEBOOK」和 「FUCKBOOK」兩詞在視覺與發音上的相似性,且「FACEBOOK」和 「FUCKBOOK」同為社交網路,與申訴人之商標、事業名稱或其他標識構成混淆性近似混淆。

6.1.2 註冊人就其網域名稱無任何權利或正當利益

註冊人對「FACEBOOK」一詞並無任何國家之商標權,系爭網域名稱僅對申訴人商標之變形,註冊人從未使用系爭網域名稱運營過任何實際網站或通過系爭網域名稱提供任何商品或服務,在 2012 年 9 月 24 日至 2012 年 11 月 5 日間,申訴人之授權代表收到一位名為Alice 之人發來的七封電子郵件,表示可出售網域名稱 〈facebookcom.tw〉、 〈faceebook.com.tw〉、〈acebook.com.tw〉、〈fcebook.com.tw〉、〈faceook.com.tw〉、〈fbmarketing.in〉 及 〈faceebook.com.cn〉 。

6.1.3 註冊人惡意註冊及使用系爭網域名稱

註冊人在2014 年註冊系爭網域名稱時知曉Facebook Inc.之存在,註冊人之目的即為向 Facebook Inc. 或第三方出售系爭網域名稱。註冊人選擇註冊系爭網域名稱,僅為攫取 FACEBOOK 知名商標的良好商譽與信譽, 吸引網路用戶訪問註冊人之提供出售系爭網域名稱的網頁。

6.1.4 綜據上述,申訴人請求移轉系爭網域名稱

6.2註冊人未做任何形式之答辯。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則:

    網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域爭議處理程序,原則上係採辯論主義。亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎。當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌。而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.1〉。本專家小組認為上述處理原則應適用於本案。

7.2 申訴要件與舉證責任:

(1) 依「處理辦法」第五條第一項規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

    一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

    二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

    三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

本專家小組認為,就申請人所提出之申訴理由而言,申請人已就上述規定提出事項及敘明,因此形式上已符合受理申請之要件。然申訴人申訴之事項,以及請求撤銷註冊人註冊等請求有無理由,尚須就具體事實予以審酌,確符合上述三項要件均成立時,始得判斷申訴成立。(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-002,7.3〉 。

(2) 第 5 條第 1 項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第 4 條、第 14 條〉、「有下列各款情形之一者」(例如第 5 條第 2 項〉;反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第 3 條〉。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之 UDRP 4a 之規定: "Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party 〈a "complainant"〉 asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that 〈i〉 your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and 〈ii〉 you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and 〈iii〉 your domain name has been registered and is being used in bad faith." ,亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立,本件專家小組亦採同一見解。

(3) 申訴人應就「處理辦法」第五條第一項所規定之申訴要件存在之事實,負舉證責任。〈參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-004,7.2〉。

(4) 依辯論主義之精神,申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張,並加以敘明做為證據之提出者,若註冊人對申訴人提出之申訴要件存在不加以爭執,則專家小組應認定申訴人所提申訴要件存在〈參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-002,7.2〉。

7.3 系爭網域名稱是否與申訴人之商標或事業名稱相同或近似而產生混淆?

(1) 網域名稱後綴與判斷網域名稱及被保護詞彙的相同性或近似性無關〈參照科法中心專家小組決定書 案號:STLC 2004-006〈7.3〈3〉〉以及,科法中心專家小組決定書案號:STLC 2006-008〈2006 年 7 月 24 日〉 中認定部分公司為增加曝光率而傾向于將其商標或事業名稱在網域名稱的不同二級域名均予註冊,一般消費者很可能僅以網域名稱的二級域名作為辨別依據。本案專家小組認為,網域名稱應以特取部分為判斷之對象,其餘部分均為一般性用語,故本案專家小組認為應以「FACEBOOK」為判斷對象,「.COM.TW」則不予考慮。

(2) 「FACEBOOK」和 「FUCKBOOK」兩詞在視覺與發音上的相似性,二者發音接近,字母數量相同,首字母都是「f」,後半部分都是「book」一詞。儘管「face」和「fuck」二詞含義顯然不同,公眾看到「fuckbook」一詞時很可能聯想到 FACEBOOK 商標,次查,「FACEBOOK」和 「FUCKBOOK」同為社交網路,對一般網路使用者而言,其讀音、外觀縱非完全相同亦屬近似,如施以普通之注意仍易產生混淆。〈參照科法中心專家小組決定書,案號:STLC2006-010,7.4.〈2〉。〉

(3) 參照申訴人所提出之證據及其他一切資料,據此,專家小組認為註冊人之網域名稱與申訴人之商標及事業名稱有近似而產生混淆,已構成「處理辦法」第5條第1項第1款所規定之要件。

7.4 註冊人就其網域名稱有無權利或正當利益?

(1) 依本辦法第5條第2項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。註冊人是否依「處理辦法」對系爭網域名稱擁有合法權利或利益,取決於該網域名稱是不是與註冊人的業務,包括其事業名稱或商標有明顯的關係〈參見科法中心專家小組決定書案號:STLC2007-016〈7.5.4〉。

(2) 系爭網域名稱是否構成「已善意使用」或「已準備使用」?

依初步檢索,本件註冊人對「FACEBOOK」一詞並無任何國家之商標權,註冊人與申訴人之間並無任何明顯關係,系爭網域名稱僅為對申訴人商標之變形。註冊人在未獲任何許可的情形下試圖利用申訴人之商標及事業名稱,註冊人並非申訴人之授權經銷商、分銷商或被許可人,亦從未獲得申訴人許可以任何方式使用高度知名的FACEBOOK 商標與事業名稱。註冊人無合法原因將知名FACEBOOK商標及 Facebook, Inc. 事業名稱用於此種活動,註冊人亦未能提出證據說明其先前已有善意使用或準備使用之情事,基於辯論主義精神,專家小組採信申訴人所提供證據,認定系爭網域名稱 「fuckbook.com.tw 」不構成 「處理辦法」第5條第2項第1款之 「已善意使用」或「已準備使用」狀態。

(3) 註冊人使用該網域名稱,是否已為一般大眾所熟知?

系爭註冊之網域名稱「fuckbook.com.tw 」中的主要部分「fuckbook 」與申訴人之事業名稱特取部分完全相同,且與申訴人經由合併取得之商標完全相同,並因申訴人之使用,且成為一般大眾所熟知。然而就註冊人所註冊之「fuckbook.com.tw 」而言,註冊人無任何與系爭網域名稱相關之競爭名稱或商標權利,而在報章、大衆媒體上亦未發現註冊人與系爭網域名稱相關廣告文宣,註冊人使用網域名稱並不為公眾所熟知,〈參見科法中心專家小組決定書 案號:STLC2008-009〈7.4.3〉,由於註冊人未能提出證據說明其有使用之事實,亦未能證明其「因註冊人之使用」而成為一般大眾所熟知,因此專家小組認定 系爭網域名稱 「fuckbook.com.tw 」不構成「處理辦法」第5條第2項第2款之 「 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知 」之情形。

(4) 所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益,乃指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣尚有明顯之關聯而言。 〈 參資策會科法中心專家小組決定書 案號:STLC2002-007,7.4〈3〉〉 ;本件沒有證據證明系爭網域名稱所連結的網站曾被用於或註冊人曾試圖將其用於正當目的,且在 2012 年 9 月 24 日至 2012 年 11 月 5 日間,申訴人之授權代表收到一位名為Alice 之人發來的7封電子郵件,表示可出售網域名稱 〈facebookcom.tw〉、 〈faceebook.com.tw〉、〈acebook.com.tw〉、〈fcebook.com.tw〉、〈faceook.com.tw〉、〈fbmarketing.in〉 及 〈faceebook.com.cn〉 〈申訴書附件八〉。依此等電子郵件以觀,系爭網域名稱被用於出售,由此可見註冊人並無合法、正當使用 「 facebook 」 之權利,且 「 facebook 」既屬申訴人之事業名稱特取部分,亦為申訴人註冊之商標,則註冊人未經申訴人同意而予以使用,實難謂無 混淆、誤導消費之嫌。是以本件註冊人亦不符合「處理辦法」第5條第2項第3款所規定「 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者」之情事。

(5) 綜上所述,專家小組依申訴人所提供之證據,認為註冊人並不符合「處理辦法」第5條第2項得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益之情形。註冊人亦未提供足夠證據證明其擁有該網域名稱之權利或正當利益,因此專家小組認為註冊人並無擁有該網域名稱之權利或正當利益。是以申訴人之申訴符合「處理辦法」第5條第1項第2款所規定之「 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益 」

7.5 註冊人是否為惡意註冊或使用該網域名稱?

(1) 按「處理辦法」第5條第3項規定,認定註冊人惡意註冊或惡意使用網域名稱,得參酌下列各款情形:一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。 解釋上述各款情形係為認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之參考因素,係為例示性規定,而非屬列舉規定。因此,其並不排除專家小組得以雙方當事人所提出之其他理由或證據,據以認定「註冊人為惡意註冊或使用網域名稱」等情事。因此,如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,即屬符合,並不以全部具備為必要〈科法中心專家小組決定書,案號:STLC2006-002 7.6〈1〉;STLC2010-010 7.5.1〉。申訴人之商標是否著名,雖非申訴成立之要件〈參照科法中心專家小組決定書,案號:STLC2010-010 7.5.2〉,但於認定註冊人是否存在本條項所稱之主觀上不正當目的時,應屬重要參考依據。

(2) 申訴人主張「FACEBOOK」商標及事業名稱具有極高的知名度,有相關資料為憑〈參照申訴書附件三〉,可堪認定,而依本件相關事證,難以證明註冊人對系爭網域名稱存在任何實質權利或利益。註冊人亦明瞭其以申訴人註冊商標之文字申請註冊網域名稱時,勢必造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊為網域名稱之結果,而竟於無正當權利或利益之情形下,仍以系爭網域名稱申請註冊,參照科法中心專家小組決定書〈案號:STLC2006-010,7.6.〈4〉〉,註冊人顯有透過申請註冊惡意霸占網域資源之行為,並妨礙申訴人使用該商標「FACEBOOK」標識註冊系爭網域名稱。是以註冊人確有妨礙申訴人使用其事業名稱、商標以及網路事業標識註冊網域名稱之不正當目的有「處理辦法」第5條第3項第2款「註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。」之適用。

(3) 系爭網域名稱中對 FACEBOOK 知名商標與事業名稱的變形拼寫「FUCKBOOK 」,可能導致網路用戶認為其由申訴人資助,或與申訴人有某種關聯或從屬關係。 註冊人選擇註冊系爭網域名稱,僅為攫取 FACEBOOK 知名商標的良好商譽與信譽, 吸引網路用戶訪問註冊人之提供出售系爭網域名稱的網頁。〈參申訴書附件十〉註冊人並未擁有系爭網域名稱之權利或正當利益,卻以之申請取得網域名稱註冊, 亦會使得網路使用者誤以為系爭網域 名稱所代表之網址為申訴人之網址,而使得申訴人錯失於網際網路中資訊交流的機會,顯有處理辦法第5條第3項第4款「意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」之情形。

(4) 本件註冊人在2014 年註冊系爭網域名稱時知曉Facebook Inc.之存在,註冊人之目的即為向 Facebook Inc. 或第三方出售系爭網域名稱。系爭網域名稱所連結的網站使註冊人能夠按照至少 1,500 歐元的價格出售系爭網域名稱〈申訴書附件十〉。系爭網域名稱之註冊目的系向申訴人或第三人出售,以獲取超過該網域名稱註冊所需費用之利益。註冊人註冊系爭網域名稱之目的是藉由向申訴人或申訴人競爭者出售而獲取超過該網域名稱註冊所需費用之利益,依「處理辦法」第5條第3項第1款「註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。」,專家小組認定註冊人惡意註冊網域名稱。

(5) 註冊人出售系爭網域名稱,意圖通過不當利用申訴人建立的全球聲譽為其牟取經濟利益,不存在善意合法使用系爭網域名稱的情形。依「處理辦法」第5條第1項第3款及第5條第3項第1款,專家小組認定註冊人惡意使用網域名稱。

7.6 綜上所述,專家小組認為註冊人註冊系爭網域名稱,係以妨礙申訴人使用其商標、事業名稱為目的,已構成「處理辦法」第5條第1項第3款所規定惡意註冊及惡意使用網域名稱之要件。

7.7 申訴人及註冊人之其他攻擊防禦方法,對於本決定書之作成,並無影響,不逐一論列,併此敍明,

8.決定主文

本案專家小組認定,申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第5條第1項之要件,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:葉玟妤 律師


決定日期:2015年4月22日

 


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