爭 議 處 理 現 況 公 告


財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2001-001

申訴人:瑪斯公司      註冊人:欽品科技股份有限公司

1. 當事人

1.1. 申訴人:瑪斯公司(Mars, Incorporated),係一依照美國德拉瓦州法律組織成立並存續之公司,其地址為美國維吉尼亞州馬克林市艾姆街六八八五號(6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, U.S.A.)。
代理人:齊麟國際法律事務所童文薰律師、薛雅倩律師,其地址為中華民國台北市忠孝西路一段六十六號三十樓。

1.2. 註冊人:欽品科技股份有限公司,係一依照中華民國法律組織成立並存續之公司,其地址為中華民國台灣省台北縣蘆洲市信義路三十巷一六三號。
註冊人之代表人為李聯榮先生
註冊人未委任代理人。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱為〈m-ms.com.tw〉

2.2. 系爭網域名稱之受理註冊機構,為財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱"TWNIC"),其地址為中華民國台北市羅斯福路二段九號四樓之二。

2.3. 系爭網域名稱係由註冊人於1999年4月20日申請完成註冊。

3. 本案處理程序

3.1. 申訴人之代理人於2001年6月15日將申訴書紙本與申訴書電子檔,親自送達財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱〝科法中心〞),選擇由一名專家組成專家小組,並繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2. 由於申訴人於申訴書中,請求將系爭網域名稱移轉予其子公司美商艾汾股份有限公司台灣分公司(Effem Foods Inc., Taiwan,以下簡稱〝艾汾公司〞),不符「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱〝處理辦法〞)第九條之規定,科法中心遂依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱〝實施要點〞)第四條第二項之規定,於2001年6月19日以傳真及郵寄,通知申訴人補正。

3.3. 申訴人於2001年6月20日親送函覆科法中心,將申訴書中請求救濟之方法,補正為:「請求註冊人應將已註冊之該網域名稱移轉予申訴人」。

3.4. 科法中心於2001年6月21日依「處理辦法」第十二條之規定,以傳真及郵寄請TWNIC提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。TWNIC於2001年6月21日以傳真函覆科法中心相關資訊。

3.5. 科法中心於確認申訴書內容符合「處理辦法」、「實施要點」及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱"處理附則")之相關規定後,正式受理本案。並於2001年6月21日以傳真及電子郵件將申訴書寄送予註冊人,並於2001年6月22日以郵寄方式將申訴書寄送予註冊人,通知註冊人應於處理程序開始日起二十日內向科法中心提出答辯書。

3.6. 由於傳真及電子郵件未能提供傳送記錄,科法中心於2001年7月5日接獲註冊人寄回之郵件送達收據,故科法中心依據「實施要點」第二條第六項第二款之規定,以註冊人簽收之郵寄送達收據上記載之日期2001年6月29日為送達日期,故依「實施要點」第四條第三項之規定,本案處理程序開始日為2001年6月29日。

3.7. 科法中心於2001年7月5日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日通知雙方當事人及TWNIC。

3.8. 科法中心於2001年7月17日接獲註冊人郵寄之答辯書紙本與答辯書電子檔。

3.9. 由於註冊人於答辯書中,並未表明是否同意由一名專家組成專家小組,或選擇由三名專家組成專家小組,科法中心遂於2001年7月19日以傳真及郵寄方式通知註冊人補正。

3.10. 科法中心於2001年7月20日依「實施要點」第五條之規定,將註冊人之答辯書,以傳真及郵寄方式寄送予申訴人,該郵件送達收據所記載之送達日期為2001年7月23日。

3.11. 科法中心於2001年7月23日接獲註冊人答辯書之補正,表示同意由一名專家組成專家小組處理本案,科法中心於2001年7月24日以傳真及郵寄方式寄送該答辯書之補正予申訴人。

3.12. 科法中心於2001年7月24日依「實施要點」第六條之規定,自其專家名單中選定周天先生,組成處理本案之專家小組,並由周天先生簽署專家同意書,科法中心於同日以傳真及郵寄方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為2001年8月7日。

4. 本案事實

4.1. 申訴人為中華民國商標註冊號數第80857號〈m&m's〉之商標專用權人,專用期間自1976年3月1日起,歷經延展至2006年2月28日止,指定使用於蜜餞、糖果等商品。

4.2. 申訴人於2000年3月間擬將〈m&m's〉此一註冊商標,向TWNIC申請註冊為系爭網域名稱,以設置網站供消費者連線,提供資訊、商品及服務,惟發現系爭網域名稱已被註冊人於1999年4月20日註冊使用。申訴人即依據系爭網域名稱查詢該網站使用情形,卻發現並無使用系爭網域名稱之網站可供連結,迄今依然如此。

4.3. 嗣申訴人為解決此一爭議,乃委任代理人與註冊人商談移轉事宜,然均無法與註冊人取得聯繫。申訴人遂委任代理人依「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定,於2001年6月15日向科法中心提出申訴。

5. 適用規定

5.1. 科法中心於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2. 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱"管理辦法")第十五條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3. 科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4. 申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5. 依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6. 依「處理辦法」第五條第三項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:

(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1. 申訴人之主張略以:

(1) 申訴人所有之〈m&m's〉商標,早於1976年起即在中華民國取得註冊,其涉足之領域包括巧克力、糖果、食品、照相器材等各類商品及相關服務,名聞遐邇,舉世皆知。申訴人不僅在中華民國取得數十件商標及服務標章專用權,且於世界各國廣泛使用〈m&m's〉一字為其商標及服務之標章。且申訴人〈m&m's〉之商標暨表徵,數十年間先後經申訴人及其子公司艾汾公司長期投入鉅額研發費用,製造優良商品,並挹注廣告費用,藉由電視、報章雜誌等媒體向消費者加以推廣及促銷,並於全省各地之便利商店及百貨公司附設超級市場、一般之超級市場及大型量販店等處建立銷售通路,是以該商標已成為著名商標,並已為相關事業及消費者所普遍認知。
(2) 註冊人搶先註冊之系爭網域名稱,與申訴人之著名商標〈m&m's〉相近似,註冊人長期非法佔用系爭網域名稱,不但致使申訴人因而被拒於網路入口,進而喪失以消費者熟稔之名稱,進入網際網路市場爭取交易之機會,且因該網站未實際運作,致消費者因信賴該表徵,而誤以為申訴人於網路上不能提供完善之商品服務,甚或厭惡感,導致日後不願購買申訴人之商品或服務,而嚴重損及申訴人之企業形象,並造成鉅大之損失。
(3) 註冊人之中文名稱為「欽品科技股份有限公司」,其英文譯名「Champion Technology」顯與系爭網域名稱毫無關聯,而且註冊人別無任何與系爭網域名稱相同或近似之註冊商標、標章、姓名等標識,是以註冊人就系爭網域名稱並無正當權利或利益。
(4) 註冊人無正當權利註冊系爭網域名稱,及其以妨礙申訴人使用〈m&m's〉商標,註冊系爭網域名稱之惡意已昭然若揭。倘註冊人使用系爭網域名稱,建立網站,亦有致消費者混淆誤認該網站為申訴人所有;今因該網域名稱未實際運轉使用,固無混淆誤認之情事,然仍致使申訴人無法提供完善之商品服務,而有損申訴人之企業形象,同時阻礙申訴人之交易機會,造成申訴人鉅額之損害。

6.2. 註冊人之主張略以:

(1) 註冊人所註冊之系爭網域名稱,與申訴人所享有的 〈m&m's〉 商標,其公司英文名稱 "Mars" 及其子公司艾汾公司的英文名稱 "Effem Foods" 名稱並不相同,營業項目亦不相同,更無混淆申訴人的業務。
(2) 註冊人對系爭網域名稱的擁有,享有正當利益與自主的使用權利。
(3) 註冊人目前網域是向他人借用,依附在他人的網域中,待自己網頁完成時,再轉移至自己註冊的網域。
(4) 註冊人的營業項目為 "電工器材之風扇、散熱片",與申訴人所營業的項目 "食品業",全然不同,不致造成混淆,誤導消費者或減損申訴人的商業利益。
(5) 註冊人從未接獲申訴人派員前來,商談有關系爭網域名稱事宜,並非申訴人所言,無法聯繫。
(6) 註冊人對於系爭網域名稱依法註冊擁有,將規劃設立自有網站,作為業務推廣的正當使用。
(7) 註冊人係正當使用系爭網域名稱,與申訴人不同的營業類別,所以不會誤導消費者,或減損申訴人的商業利益。

7. 決定理由

7.1. 網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。

7.2. 申訴人應依「處理辦法」第五條第一項,就所規定之申訴要件存在之事實,負擔主張責任與舉證責任。

7.3. 系爭網域名稱與申訴人之商標是否相同或近似而產生混淆

(1) 申訴人主張該公司自1976年起在中華民國取得〈m&m's〉之註冊商標專用權迄今,為〈m&m's〉之商標專用權人,並主張註冊人註冊之系爭網域名稱,與申訴人之註冊商標近似,致消費者產生混淆誤認。而註冊人則否認兩者間有近似性,並主張因雙方當事人公司名稱與營業項目均不相同,故不致產生混淆。
(2) 查申訴人註冊中華民國第80857號〈m&m's〉商標,專用期間自1976年3月1日起,歷經延展至2006年2月28日止,指定使用於蜜餞、糖果等商品,故享有〈m&m's〉註冊商標專用權。
(3) 緣「處理辦法」保護之標的,包括商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識,本案系爭網域名稱與申訴人之公司名稱雖不相同,但如與申訴人之商標有相同或近似,而產生混淆之情形,亦為「處理辦法」適用之對象,而系爭網域名稱與申訴人之商標是否近似,更與彼此營業項目無涉,如對網路使用者有產生混淆誤認之虞,便符合此項要件。
(4) 本案系爭網域名稱,乃一屬性型英文網域名稱,其第二層網域名稱〈m-ms〉依通體觀察及比較主要部份之原則,異時異地加以隔離觀察,雖與申訴人之註冊商標〈m&m's〉不完全相同,但卻與該商標〈m&m's〉之主要文字部分,讀音與外觀皆極為近似,其間雖有"-"與"&"、","等標點符號之差異,但對一般具有普通知識經驗的網路使用者而言,如施以普通之注意仍有造成混淆之虞。
(5) 依雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆,合於「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。

7.4. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益:

(1) 申訴人主張註冊人對於系爭網域名稱,並無權利或正當利益,並舉證如下:註冊人之中文名稱為「欽品科技股份有限公司」,其英文譯名「Champion Technology」顯與系爭網域名稱毫無關聯,而且註冊人別無任何與系爭網域名稱相同或近似之註冊商標、標章、姓名等標識。註冊人對於申訴人之上述主張並未爭執,僅主張系爭網域名稱為其依法註冊擁有,享有正當利益與自主的使用權利。
(2) 查申訴人於1976年即取得中華民國註冊商標〈m&m's〉,而註冊人遲至1993年6月25日始完成公司設立登記,申訴人未曾授權或同意註冊人使用其註冊商標〈m&m's〉或將該註冊商標申請註冊為網域名稱,且註冊人之中文公司名稱為「欽品」,英文公司名稱為"champion",皆與系爭網域名稱毫無關聯,註冊人公司登記之所營事業,為衛星天線接收系統及零組件等之買賣業務,系爭網域名稱與其所提供之產品或服務並無任何關聯,註冊人亦未就系爭網域名稱,主張享有其他權利或正當利益。註冊人不得單純以時間上註冊系爭網域名稱在先之事實,而主張對系爭網域名稱擁有權利或正當利益。
(3) 專家小組認定申訴人對註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益之主張,完成舉證責任。
(4) 註冊人雖主張目前係依附在他人網域中,待自己網頁完成時,再轉移至自己註冊的系爭網域名稱,但未舉證證明所主張之上述事實為真實,故專家小組無法認定註冊人是否在收到第三人或爭議處理機構通知有關系爭網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用系爭網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務,因此不合於「處理辦法」第五條第二項第一款之規定。
(5) 註冊人未主張其使用系爭網域名稱,已為一般大眾所熟知,故專家小組無法加以斟酌,因此不合於「處理辦法」第五條第二項第二款之規定。
(6) 註冊人主張將規畫設立自有網站,作為業務推廣的正當使用,且與申訴人營業類別不同,不會誤導消費者或減損申訴人的商業利益。惟註冊人就其主張應負舉證責任,然在答辯書及專家小組要求之補充說明中,均未提出任何規畫架設網站之證據,專家小組無從認定其主張之真實性,因此不合於「處理辦法」第五條第二項第三款之規定。
(7) 依雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,專家小組認定註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益,合於「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

7.5. 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱

(1) UDRP4(a)(iii)規定註冊人必須「惡意註冊且使用網域名稱」(Domain name has been registered and is being used in bad faith ),WIPO Center在爭議處理的專家小組決定書中,亦認為申訴案件之成立,必須具備「惡意註冊」與「惡意使用」二個要件同時併存(Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No.D2000-0003)。
(2) 惟「處理辦法」第五條第一項第三款,卻明文規定「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」,可知依「處理辦法」之規定,申訴案件之成立,註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」二個要件中,如有其一成立者,便合於該條款之要件。「處理辦法」之此一規定,雖與UDRP之相關規定及WIPO Center的許多爭議案件專家小組決定書之見解不同,但此一立場,符合實務上許多搶註知名網域名稱,而未使用之情況,且合於WIPO 1999年針對著名商標保護的聯合建議書(Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks)第6條之規定:「A domain name shall be deemed to be in conflict with a well-known mark at least where that domain name, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and the domain name has been registered or used in bad faith. 」。
(3) 依「處理辦法」第六條之規定,「爭議處理機構應依本辦法處理爭議」,故專家小組應依「處理辦法」之明文規定處理本案。因此,申訴人如能舉證證明註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱即合於申訴要件,UDRP、Rules及其他爭議處理機構如WIPO Center所曾做成之專家小組決定書,將僅供專家小組做為參考,對於專家小組做成決定並無拘束力。
(4) 「處理辦法」及「實施要點」均未就「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱加以定義,惟依「處理辦法」第三條第一項及第五條第三項之規定,可知「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,係指以「不正當之目的」註冊或使用該網域名稱,因此,申訴人應主張並舉證證明,註冊人於註冊或使用系爭網域名稱時,具有「不正當之目的」。
(5) 「不正當之目的」係一不確定的法律概念,專家小組應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,就個案特定事實加以認定,並依「處理辦法」第五條第三項之規定,得參酌該項所列之各款情形,然不以該項所列之各款情形為限。
(6) 申訴人並未主張並舉證證明,註冊人註冊或取得系爭網域名稱之主要目的,是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益;申訴人亦未主張並舉證證明,註冊人註冊系爭網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。故專家小組無須就上述二種情形,加以斟酌,因此不合於「處理辦法」第五條第三項第一款及第三款之規定。
(7) 申訴人主張註冊人搶先註冊系爭網域名稱,致使申訴人因此被拒於網路入口,而喪失以消費者熟稔之名稱,進入網際網路市場,爭取交易之機會,係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,註冊人對申訴人之主張未爭執。
(8) 判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成妨礙申訴人以註冊商標為網域名稱,進入網際網路市場之結果。
(9) 依據UDRP4b(ii)之規定,判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱,必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件,〝provided that you have engaged in a pattern of such conduct〞,且WIPO Center處理網域名稱爭議的許多專家小組決定書中,亦持此項見解 (Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna .com" , WIPO Case No. D2000-0847)。
(10) 由於「處理辦法」第五條第三項第二款,並未明文規定此項要件,專家小組認為UDRP及WIPO Center根據註冊人註冊網域名稱之慣行模式,以判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,對於專家小組雖無拘束力,但係可供專家小組斟酌考量之因素之一。
(11) 查TWNIC所提供之註冊人網域名稱資料顯示,註冊人共計註冊3筆網域名稱,包括系爭網域名稱〈m-ms.com.tw〉、〈欽品科技股份有限公司.商業.tw〉及〈欽品科技.商業.tw〉,故可知註冊人並無合於以註冊他人商標為慣行模式之情形。
(12) 查TWNIC所提供之申訴人及其子公司艾汾公司所註冊之網域名稱資料顯示,申訴人雖未註冊網域名稱,但艾汾公司卻已註網域名稱共計23筆,包括與申訴人註冊商標〈m&m's〉相關之〈mms.com.tw〉,〈m-mschocolate.com.tw〉、〈m-msworld.com.tw〉及〈台灣m-ms.商業.tw〉等,故可知註冊人註冊系爭網域名稱,並無如申訴人所主張,造成妨礙申訴人使用其註冊商標做為網域名稱,進入網際網路市場之結果。
(13) 故專家小組認定申訴人之主張,未合於「處理辦法」第五條第三項第二款之規定。
(14) 申訴人主張其註冊商標〈m&m's〉已成為著名商標及相關事業及消費者所普遍認知之表徵,註冊人意圖與申訴人之註冊商標產生混淆,誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站,且因系爭網域名稱之網站未實際運作,致使消費者誤以為申訴人於網路上不能提供完善服務,而嚴重損及申訴人之企業形象。註冊人則主張其與申訴人之營業項目全然不同,不致造成混淆,誤導消費者,或減損申訴人的商業利益。
(15) 判斷申訴人所主張之事實,是否合於「處理辦法」第五條第三項第四款之規定,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成誤導網路使用者瀏灠註冊人網站之客觀事實。
(16)
A、查申訴人於世界各國註冊<m&m's>等商標及服務標章達數百件(參申證一),並透過各種媒體、報章雜誌及網路等方式行銷其商品(參申證六)。
B、申訴人自1976年起,即在中華民國取得<m&m's>等數十件註冊商標,二十多年間先後經申訴人及艾汾公司,長期挹注廣告費用,藉由電視、報章雜誌(參申證三)以及網路等各種媒體,向消費者行銷,其最著名且為家喻戶曉之廣告詞即為「m&m's巧克力,只溶你口,不溶你手。」。
C、申訴人<m&m's>等註冊商標商品之行銷通路,遍及全省各地之Seven-Eleven,全家便利商店等各大便利商店、屈臣氏、頂好超市、大潤發、萬客隆、新光三越及遠東百貨附設超級市場等各大超級市場,以及桃園中正機場免稅商店等,在各大、小據點均建立其銷售管道。
D、榮獲香港第七屆十大電視廣告獎(參申證九)及中華民國中時電子報網路廣告獎之最佳贊助廣告獎(參申證十)。
E、中華人民共和國於1988年認定申訴人之<m&m's>商標為著名商標,而加之保護(參申證十一)。
F、薪傳出版社1998年8月出版之「孫子兵法與商政謀略」一書中,亦收錄有申訴人等知名企業成功經營之絕招(參申證十二)。
G、申訴人之商標商品生產地,被指定為著名觀光景點(參申證十三)。
H、排名前十大之英語教學雜誌--空中英文教室於2000年2月,亦曾登載介紹申訴人之商標商品歷史(參申證十四)。
I、其他網路上對於申訴人註冊商標商品之資訊(參申證十五)。
J、多次參與贊助公益活動,如於2000年11月參加由家扶中心基金會所舉辦之「澆不息的跨世紀認養之愛」。
申訴人之註冊商標〈m&m's〉已成為著名商標,且顯已廣為相關事業或消費者所普遍認知,此一客觀事實恐非註冊人所不知。
(17) 依「處理辦法」第三條之規定,註冊人申請註冊網域名稱時,應告知TWNIC並確保「就註冊人所知,其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益」,註冊人明知〈m&m's〉係申訴人之著名商標,而仍以近似於申訴人著名商標之主要文字部份,申請註冊系爭網域名稱,不但違反註冊人對於TWNIC之告知義務,且將與申訴人著名商標所表彰之商品品質及申訴人之公司商譽,產生不當攀附效果(The Professional Golfers' Association of America v. Geoff Watson, WIPO Case No. D2000-1779),註冊人係一公司組織,以營利為其經營目的,綜上可知,註冊人註冊系爭網域名稱,係為營利之目的,意圖與申訴人之商標產生混淆。
(18) 實務上,一般網路使用者於不知特定網域名稱之情形下,通常會以公司名稱之特取部份或商標之文字部分,來猜測可能之網域名稱,以便進入該公司之網站,例如:以「tsmc.com.tw」來查詢台灣積體電路股份有限公司之網站、以「mcdonald.com.tw」來查詢麥當勞公司之網站。因此,欲進入申訴人公司網站之網路使用者,通常會以申訴人之公司名稱〈Mars〉或著名商標〈m&m's〉,來猜測申訴人公司之網域名稱。
(19) 依「管理辦法」第四條第一項之字元規定,屬性型英文網域名稱之可使用字元(Byte),以52個大小寫英文字母、0-9數字、以及連接符號"-",共63個字符為限。網路使用者如欲使用其商標〈m&m's〉進入申訴人之網站,必須捨棄"&"及","之標點符號,因而連結到系爭網域名稱網站,將使消費者誤認系爭網域名稱之網站,為申訴人所架設或該網站所提供之商品及服務,為申訴人所產製或提供。綜上所述,註冊人註冊系爭網域名稱,將造成引誘或誤導網路使用者瀏灠註冊人網站之客觀事實。
(20) 註冊人自1999年4月20日註冊系爭網域名稱時起,迄本案決定日期止,歷時二年餘,註冊人均未以系爭網域名稱架設網站,網路使用者無法連結系爭網域名稱網頁內容之事實,並不影響網路使用者已被引誘或誤導至瀏灠註冊人網站之結果。
(21) 故專家小組認定申訴人之主張,合於「處理辦法」第五條第三項第四款之規定。
(22) 註冊人長期佔有近似申訴人著名商標之網域名稱,而且未能提供網頁內容,將使網路使用者對申訴人之著名商標,產生信譽減損的負面評價,損害申訴人之商業利益,專家小組認定註冊人構成惡意使用系爭網域名稱, WIPO Center專家小組在許多網域名稱爭議案例中,亦認定搶註他人著名商標為網域名稱,卻未開站使用(passive holding)係惡意使用系爭網域名稱("Such passive holding has been held in a number of cases to constitute use of the domain name in bad faith" Dow Jones & Company, Inc. v. Hephzibah Intro-Net Project Limited, WIPO Case No.D2000-0704)。
(23) 依雙方當事人所提出之證據及其它一切資料,專家小組認定註冊人惡意註冊並使用系爭網域名稱,合於「處理辦法」第五條第一項第三款之規定。

8. 決定主文

8.1. 專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第五條第一項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:周 天
決定日期:2001年08月06日


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