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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2001-002

申訴人:德商•雨果伯斯公司      註冊人:台亞彩色製版股份有限公司

1. 當事人

1.1. 申訴人:德商•雨果伯斯公司。
代理人:照華國際工商聯合事務所邱長彥律師(地址:台北市長安東路一段二十三號十樓之一室)。

1.2. 註冊人:台亞彩色製版股份有限公司(地址:台北市松江路一九0號五樓)。
註冊人未委任代理人。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱為 (boss.com.tw)。

2.2. 系爭網域名稱之受理註冊機構,為財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱"TWNIC"),其地址為中華民國台北市羅斯福路二段九號四樓之二。

2.3. 系爭網域名稱係由註冊人於2000年4月29日申請完成註冊。

3. 本案處理程序

3.1. 申訴人之代理人於2001年7月20日將申訴書紙本郵寄財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱〝科法中心〞),請求移轉系爭之網域名稱,並選擇由一名專家組成專家小組。申訴人之代理人於同月23日以電子郵件寄交申訴書電子檔,並於同月26日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2. 科法中心於確認申訴書內容符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱〝處理辦法〞)、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱〝實施要點〞)及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱"處理附則")之相關規定後,正式受理本案。科法中心於2001年7月27日以傳真及電子郵件將申訴書寄送予註冊人,並依「實施要點」第四條第三項之規定,以當日為「程序處理開始日」。

3.3. 科法中心於2001年8月14日接獲註冊人郵寄之答辯書紙本與答辯書電子檔。

3.4. 因註冊人之答辯書未載明公司之代表人,因此科法中心於2001年8月14日以傳真發出答辯書補正函予註冊人,並於隔日以郵寄寄送補正函紙本。註冊人於2001年8月15日親送答辯書補正至科法中心,載明註冊人公司之代表人為林兆烽。科法中心於同日以傳真寄送補正後之答辯書予申訴人,並於隔日寄出答辯書紙本。

3.5. 科法中心於2001年8月20日依「實施要點」第六條之規定,自其專家名單中選定王郁琦教授,組成處理本案之專家小組,並由王郁琦教授簽署專家同意書,科法中心於同日以傳真及郵寄方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為2001年9月2日。

4. 本案事實

4.1. 申訴人為「BOSS」系列商標之商標專用權人,申訴人以公司名稱特取部分為主,衍生出「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等商標。申訴人據以申訴商標,為註冊第279546號「BOSS」商標,專用期間自1985年4月16日至1995年4月15日,經延展至2005年4月15日,指定使用於衣服等商品之商標等共二十三項註冊商標。

4.2. 註冊人並無「BOSS」商標之專用權。

4.3. 申訴人準備以系爭網域名稱向TWNIC申請網域名稱註冊時,察覺系爭網域名稱已遭註冊人註冊。

4.4. 註冊人於2000年7月開始「博仕網」網站之規劃與網頁(含程式)之建構工程,並於同年9月起,於註冊人所經營之各相關網站之網頁公開刊登對外訊息。

4.5. 註冊人於2001年7月將使用系爭網域名稱之博仕網網站架設完畢,處於網際網路使用者得使用之狀態。

4.6. 註冊人使用系爭網域名稱之博仕網網站,為輔導一般公司開辦網路商店,提供企業建構電子商務環境所需資訊系統之網站。

4.7. 申訴人於2001年7月6日委託照華國際專利商標法律聯合事務所函告註冊人,於函到後出面協商解決或向TWNIC移轉該網域名稱予申訴人,但遭註冊人拒絕。因此申訴人於2001年7月20日向科法中心提出申訴。

5. 適用規定

5.1. 專家小組依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

6. 當事人之主張

6.1. 申訴人之主張略以:

(1) 申訴人為「BOSS」系列商標之商標專用權人。申訴人擁有註冊第279546號「BOSS」商標等二十三項商標之專用權,然而註冊人竟以系爭網域名稱「boss.com.tw」向TWNIC申請註冊,與申訴人所有之商標及公司名稱特取部分之構成完全相同或高度近似。
(2) 註冊人並未以向經濟部智慧財產局申請任何商標或服務標章之註冊。註冊人在收到申訴人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,並無使用或可證明已準備使用BOSS「商標」銷售商品或提供服務之可能。
(3) 註冊人於收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前並非「善意使用」系爭網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務。註冊人無「BOSS」商標之專用權,事實上並無先於申訴人使用BOSS「商標」銷售商品或提供服務,註冊人覬覦申訴人商標之知名度、剽竊申訴人商標為其網域名稱、進而獲得網際網路交易機會及不當商業利益之行為,實難謂為「善意」。
(4) 「BOSS」商標於全世界之行銷證明、廣告資料數量極為可觀,於世界各國及台灣區之著名性,已為眾所週知之事實,業經經濟部智慧財產局等機關認定為著名商標,著名性不容置疑。此外,「BOSS」之文字的確具有「老闆」之意,然經申訴人長期反覆之使用,已成為一頗具顯著性、著名性之商標,否則申訴人於我國申請商標註冊時,則將因違反商標法第五條及第三十七條第十款不具顯著性之規定而核駁。
(5) 註冊人遲至2001年7月間始將該網站架設完畢、處於網際網路使用者得使用之狀態,使用至今不滿一個月,實無法使一般大眾「知悉」系爭網域名稱,更遑論達到「熟知」之程度。
(6) 註冊人顯係覬覦申訴人商標之著名度,藉「BOSS」商標多年建立之口碑混淆、誤導消費者系爭網域名稱之網站為申訴人所架設、該網站所提供之商品及服務為申請所產製及提供,因而與申訴人商標商品及服務之優良品質、著名性及申訴人公司商譽產生聯想,因而獲取商業利益。
(7) 註冊人以「boss.com.tw」向TWNIC申請註冊,造成申訴人無法使用該網域名稱申請註冊,意即,註冊人主觀上係阻止申訴人使用系爭網域名稱,客觀上亦妨礙申訴人行使合法權利。註冊人剽竊申訴人商標從事營利行為,將使申訴人之消費者以申訴人商標及公司名稱為第三階網域名稱,即「boss.com.tw」查詢申訴人生產之商品或其他資訊時,將誤進系爭網域名稱網站,將使消費者誤認系爭網域名稱之網站為申訴人所架設、該網站所提供之商品及服務為申請所產製及提供,因而與申訴人商標商品及服務之優良品質、著名性及申訴人公司商譽產生聯想,註冊人並因而獲利。

6.2. 註冊人之主張略以:

(1) 註冊人早於2000年7月便開始「博仕網」網站之規劃與網頁(含程式)之建構工程,並於同年9月起,於註冊人所經營之各相關網站之網頁公開刊登對外訊息。
(2) 註冊人從未以申訴人之名義,或其他類似或易造成他人混淆之商標或文字對外公開從事商業行為,在本身網站上之相關內容亦無公開或隱含任何與申訴人所註冊營業項目相同或相近之處,故註冊人對此網域名稱之「善意使用」應可成立。
(3) 自2000年9月起,各大搜尋網站便已有註冊人有關「博仕網」之相關訊息庫存頁面,易言之,自2000年9月起至今,該搜尋網站之用戶皆有可能以關鍵字或相關文字搜尋到註冊人所發佈「博仕網」之相關訊息頁面,並連結至「博仕網」閱覽其他訊息,故符合「為一般大眾所熟知」之要件當有所可能。
(4) 註冊人使用合法註冊網域名稱 boss.com.tw 之「博仕網」網站,其服務對象係一般公司,旨在協助一般企業能以最低成本與便捷快速之方式達到「自行開辦網路商店」之目的,故以原意為「老闆」之 "boss" 英文泛用名詞註冊成為該網站之網域名稱,其正當性應有其基礎。且綜觀所有本公司既有網頁文字、圖像或其他所運用之素材,皆未明示或隱含本公司與申訴人雨果公司有任何直接或間接之關係。

7. 決定理由

7.1. 網域名稱爭議處理之原則,誠如我國第一宗案例之專家小組周天主任所言:「網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故『處理辦法』所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。」(資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.1.,以下簡稱"M&M's"案)且「申訴人應依『處理辦法』第五條第一項,就所規定之申訴要件存在之事實,負擔主張責任與舉證責任」("M&M's"案,7.2.)。

7.2. 本案專家小組亦認為,依辯論主義之精神,若申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張,並以文字說明取代證據之提出,此時若註冊人並不對申訴人提出之申訴要件存在加以爭執,則專家小組應認定有申訴人所提出申訴要件存在之事實。

7.3. 申訴人是否有權提出申訴,需依「處理辦法」第五條第一項加以判斷,亦即:
「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,依本辦法向爭議處理機構提出申訴:

一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」

上揭規定所列之三款情事,究應同時成立,抑或僅有一款情事存在,申訴人即有權提出申訴?關於此點,「處理辦法」中並未明確規定。然而The Richards Group, Inc. v. Click Here!, Inc.一案則引述UDRP 4(a)之規定, "Paragraph 4(a) of the Policy directs that the Complainant must prove each of the following: (i) that the domain name registered by the respondent is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has right; and, (ii) that the respondent has no legitimate interests in respect of the domain name; and, (iii) that the domain name has been registered and used in bad faith." (The Richards Group, Inc. v. Click Here!, Inc., WIPO Case No. D2000-0171)
亦即UDRP 4(a)規定需三項條件同時成就,申訴人才有權提出申訴。我國之"M&M's"案,亦採相同之見解。

7.4. 事實認定:

(1) 申訴人為「BOSS」系列商標之商標專用權人,於我國擁有「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等二十三項商標之專用權(參照申訴書附件二);註冊人並無「BOSS」商標之專用權(參照申訴書附件四)。以上雙方並無爭執。
(2) 註冊人於2000年7月開始「博仕網」網站之規劃與網頁(含程式)之建構工程,並於同年9月起,於註冊人所經營之各相關網站之網頁公開刊登對外訊息(參照答辯書附件一)。申訴人並未對此加以爭執。
(3) 申訴人表示註冊人於2001年7月將該網站架設完畢,處於網際網路使用者得使用之狀態。註冊人雖否認申訴人所言,然而註冊人所提出之說明與附件,僅證明註冊人於2001年7月之前已著手準備博仕網網站之籌備工作,並無法證明註冊人已於該期間之前完成網站之架設與營運,專家小組認為註冊人並未對申訴人之陳述,即「註冊人於2001年7月將該網站架設完畢,處於網際網路使用者得使用之狀態」加以爭執,因此專家小組依辯論主義之精神,認定申訴人所述為事實。
(4) 註冊人表示其使用系爭網域名稱之博仕網網站,服務對象係一般公司,旨在協助一般企業能以最低成本與便捷快速之方式達到「自行開辦網路商店」之目的。申訴人並未對此加以爭執。專家小組認定「博仕網」網站為輔導一般公司開辦網路商店,提供企業建構電子商務環境所需資訊系統之網站,其營業項目與申訴人所經營之眼鏡、衣服、靴鞋等時尚商品無涉。(參照答辯書附件六、申訴書附件二)

7.5. 系爭網域名稱是否與申訴人之商標相同或近似而產生混淆?
申訴人擁有註冊第279546號「BOSS」商標等二十三項商標之專用權。申訴人主張註冊人以系爭網域名稱向TWNIC申請註冊,與申訴人所有之商標及公司名稱特取部分之構成完全相同或高度近似。註冊人對此點雖未直接爭執,但主張其網站服務對象係一般公司,旨在協助一般企業能以最低成本與便捷快速之方式達到「自行開辦網路商店」之目的,且使用系爭網域名稱之網站所含網頁文字、圖像或其他所運用之素材,皆未明示或隱含註冊人與申訴人雨果公司有任何直接或間接之關係。
專家小組雖認定註冊人之博仕網為輔導一般公司開辦網路商店,提供企業建構電子商務環境所需資訊系統之網站,其營業項目與申訴人所經營之眼鏡、衣服、靴鞋等時尚商品無涉,然而「系爭網域名稱與申訴人之商標是否近似,更與彼此營業項目無涉,如對網路使用者有產生混淆誤認之虞,便符合此項要件。」("M&M's"案,7.3.(3))
查申訴人之「BOSS」商標於全世界之行銷證明、廣告資料數量極為可觀(參照申訴書附件七、八),於世界各國及台灣區已具有相當之著名性,並業經經濟部智慧財產局等機關認定為著名商標。而註冊人所有之系爭網域名稱,其第三階網域名稱(boss.com.tw)之「boss」部分與申訴人部分之註冊商標完全相同(如「BOSS」)。進一步言之,縱以「BOSS」商標為英文大寫字母,而系爭網域名稱得以英文小寫方式表示,則以一般人之能力進行觀察比較,以小寫英文字母表示之第三階網域名稱「boss」,與註冊人之「BOSS」商標,仍屬極為近似,「對一般具有普通知識經驗的網路使用者而言,如施以普通之注意仍有造成混淆之虞」("M&M's"案,7.3.(4))。
專家小組認定,系爭網域名稱與申訴人之「BOSS」商標相同或近似而產生混淆,合於「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。至於系爭網域名稱是否與申訴人專用之其他商標(如「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」)近似,則無進一步加以認定之必要。

7.6. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益?

(1) 「處理辦法」第五條第二項規定:
「認定前項各款事由之存否,應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」
認定註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益,應依該項前段之意旨,參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料加以判斷。第一款至第三款所列舉之情形,為例示性規定,並不排除專家小組得以註冊人提出之其他理由或證據,認定註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益。

(2) 註冊人是否在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱?
申訴人主張「註冊人並未以向經濟部智慧財產局申請任何商標或服務標章之註冊。註冊人在收到申訴人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,並無使用或可證明已準備使用BOSS『商標』銷售商品或提供服務之可能。」然而如同註冊人於答辯書中指出,本款要件之認定,並非在於已使用或準備使用「商標」,而是註冊人是否於收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已使用或準備使用系爭「網域名稱」。
至於「處理辦法」第五條第二項第一款所謂之「第三人•••通知有關該網域名稱之爭議」,是否排除「申訴人」通知註冊人有關系爭網域名稱爭議之情形?專家小組以為有關爭議通知時點之認定,不應排除申訴人或申訴人之代理人於接觸爭議處理機構前通知註冊人出面解決爭議之情形,否則註冊人在接獲申訴人或申訴人之代理人通知有關爭議之情事後,便得以著手準備或直接架設使用系爭網域名稱之網站,待申訴人至爭議處理機構申訴,爭議處理機構通知註冊人有關該網域名稱之爭議時,註冊人即可舉證證明已符合「處理辦法」第五條第二項第一款之情形,如此對申訴人顯失公平。UDRP 4(c)(i)之規定,即以「註冊人接獲任何關於爭議的通知」(any notice to you of the dispute),作為判斷的時點。因此,專家小組認為應以註冊人第一次接獲有關爭議通知的時間,亦即2001年7月6日(申訴人委託照華國際專利商標法律聯合事務所函告註冊人有關系爭網域名稱爭議之日),作為判斷註冊人是否已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當名稱之時點。
註冊人於2000年7月開始「博仕網」網站之規劃與網頁(含程式)之建構工程,並於同年9月起,於註冊人所經營之各相關網站之網頁公開刊登對外訊息。縱使如申訴書中所述:「註冊人遲至2001年7月間始將該網站架設完畢、處於網際網路使用者得使用之狀態」,專家小組認定註冊人在2001年7月6日之前已進行該網站之規劃與架設準備,已使用或已準備使用該網域名稱。
至於註冊人是否係「善意」使用或準備使用系爭網域名稱,申訴人主張「註冊人覬覦申訴人商標之知名度、剽竊申訴人商標為其網域名稱、進而獲得網際網路交易機會及不當商業利益之行為,實難謂為『善意』。」註冊人則回應以「註冊人從未以申訴人雨果公司之名義,或其他類似或易造成他人混淆之商標或文字對外公開從事商業行為,在本身網站上之相關內容亦無公開或隱含任何與申訴人所註冊營業項目相同或相近之處,故註冊人對此網域名稱之『善意使用』應可成立」。
專家小組已於事實認定部分判斷「博仕網」網站為輔導一般公司開辦網路商店,提供企業建構電子商務環境所需資訊系統之網站,其營業項目與申訴人所經營之眼鏡、衣服、靴鞋等時尚商品無涉。註冊人所述「從未以申訴人雨果公司之名義,或其他類似或易造成他人混淆之商標或文字對外公開從事商業行為,在本身網站上之相關內容亦無公開或隱含任何與申訴人所註冊營業項目相同或相近之處」,應可成立。申訴人主張「註冊人覬覦申訴人商標之知名度、剽竊申訴人商標為其網域名稱、進而獲得網際網路交易機會及不當商業利益之行為」,並無任何證據支持該主張之成立。
綜上所述,專家小組認定註冊人於2001年7月6日之前,註冊人已以善意使用或準備使用系爭網域名稱,合於「處理辦法」第五條第二項第一款之規定。

(3) 註冊人使用該網域名稱,是否已為一般大眾所熟知?
註冊人雖主張「自2000年9月起至今,各大搜尋網站之用戶皆有可能以關鍵字或相關文字搜尋到註冊人所發佈『博仕網』之相關訊息頁面,並連結至『博仕網』閱覽其他訊息,故符合『為一般大眾所熟知』之要件。」申訴人主張「註冊人遲至2001年7月間始將該網站架設完畢、處於網際網路使用者得使用之狀態,使用至今不滿一個月,實無法使一般大眾『知悉』系爭網域名稱,更遑論達到『熟知』之程度。」專家小組依據註冊人所提供之證據,無法認定註冊人使用系爭網域名稱已為一般大眾所熟知。註冊人使用系爭網域名稱,至多僅達一般大眾「可得知悉」之程度,不符「處理辦法」第五條第二項第二款之規定。

(4) 註冊人是否為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式,獲取商業利益?
申訴人主張「註冊人顯係覬覦申訴人商標之著名度,藉『BOSS』商標多年建立之口碑混淆、誤導消費者系爭網域名稱之網站為申訴人所架設、該網站所提供之商品及服務為申請所產製及提供,因而與申訴人商標商品及服務之優良品質、著名性及申訴人公司商譽產生聯想,因而獲取商業利益。」然而註冊人之「博仕網」網站為輔導一般公司開辦網路商店,提供企業建構電子商務環境所需資訊系統之網站,其營業項目與申訴人所經營之眼鏡、衣服、靴鞋等時尚商品無涉。申訴人之前述主張並無證據可支持其成立。
縱如申訴人所言,註冊人註冊系爭網域名稱之行為,「將使申訴人之消費者以申訴人商標及公司名稱為第三階網域名稱,即『boss.com.tw』查詢申訴人生產之商品或其他資訊時,將誤進系爭網域名稱網站」,然而註冊人之網站旨在「協助一般企業能以最低成本與便捷快速之方式達到『自行開辦網路商店』之目的,故以原意為『老闆』之 「boss」 英文泛用名詞註冊成為該網站之網域名稱」,註冊人以「boss」一詞使用於其以系爭網域名稱之網站,理由亦屬正當。至於申訴人主張其消費者將誤進註冊人之網站一事,僅可視為因網域名稱註冊後具有排他性之必然結果,並不足以據此認定為註冊人之「非善意」甚或「惡意」行為。專家小組以為,除非申訴人提出明確證據,證明註冊人以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式,獲取商業利益,否則註冊人以其創意建構網站,並先於申訴人註冊系爭網域名稱之正當利益,應予保護。
專家小組認定註冊人對系爭網域名稱為合法、正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式,獲取商業利益,合於「處理辦法」第五條第二項第三款之規定。

(5) 綜上所述,專家小組依雙方所提供之證據,依「處理辦法」第五條第二項認定註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益。申訴人之申訴不符「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

7.7. 註冊人是否為惡意註冊或使用網域名稱?

(1) 「處理辦法」第五條第三項規定:
「認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
一、 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
二、 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
三、 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
四、 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」
如同關於「處理辦法」第五條第二項之看法,專家小組認為上述各款所列舉之情形,為例示性規定,並不排除專家小組得以申訴人提出之其他理由或證據,認定註冊人為惡意註冊或使用網域名稱。
申訴人主張註冊人符合前述第三項第二、四款之情形。並未針對註冊人是否構成同項第一、三款之情形加以主張,亦未主張註冊人從事其他非「處理辦法」第五條第三項所列舉之情形,仍構成惡意註冊或使用網域名稱。是以專家小組僅需就申訴人之主張,針對註冊人是否符合「處理辦法」第五條第三項第二、四款之情形加以討論。

(2) 「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,係指以「不正當之目的」註冊或使用該網域名稱,因此,申訴人應主張並舉證證明,註冊人於註冊或使用系爭網域名稱時,具有「不正當之目的」。("M&M's"案,7.5.(4))

(3) 註冊人註冊該網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用該商標註冊網域名稱為目的?
申訴人主張「註冊人以『boss.com.tw』向TWNIC申請註冊,造成申訴人無法使用該網域名稱申請註冊,意即,註冊人主觀上係阻止申訴人使用系爭網域名稱,客觀上亦妨礙申訴人行使合法權利,已符合首揭辦法之規定。」
判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成妨礙申訴人以註冊商標為網域名稱,進入網際網路市場之結果。("M&M's"案,7.5.(8))
本案之註冊人註冊系爭網址之目的,旨在「協助一般企業能以最低成本與便捷快速之方式達到『自行開辦網路商店』之目的,故以原意為『老闆』之 "boss" 英文泛用名詞註冊成為該網站之網域名稱。」,申訴人並未舉證證明註冊人主觀上係阻止申訴人使用系爭網域名稱。客觀上妨礙申訴人註冊系爭網域名稱,乃因註冊人已先行以合法正當之方式對該網域名稱加以註冊,而網域名稱註冊後具有排他性則為必然之結果,並不足以據此認定為註冊人從事「惡意」(或「不正當之目的」)之行為。
專家小組認定註冊人註冊該網域名稱,非以妨礙申訴人使用該商標註冊網域名稱為目的,申訴人之主張,不符「處理辦法」第五條第三項第二款之規定。

(4) 註冊人是否為營利之目的,意圖與申訴人之商標產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站?
申訴人主張「尋找申訴人公司網站之網際網路使用者,以申訴人之著名商標『BOSS』猜測申訴人公司之網域名稱,因而連結到系爭網域名稱網站,將使消費者誤認系爭網域名稱之網站為申訴人所架設、該網站所提供之商品及服務為申請所產製及提供,因而與申訴人商標商品及服務之優良品質、著名性及申訴人公司商譽產生聯想」。註冊人主張其「從未以申訴人雨果公司之名義,或其他類似或易造成他人混淆之商標或文字對外公開從事商業行為,在本身網站上之相關內容亦無公開或隱含任何與申訴人所註冊營業項目相同或相近之處」。
"M&M's"案之專家小組認為,「是否合於『處理辦法』第五條第三項第四款之規定,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成誤導網路使用者瀏覽註冊人網站之客觀事實。」("M&M's"案,7.5.(8))
本案專家小組亦以為,針對是否構成「處理辦法」第五條第三項第四款要件之判斷,應著重註冊人於註冊系爭網域名稱時之主觀意識,是否為以營利之目的,意圖與申訴人之商標產生混淆,藉以引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站。僅有網路使用者誤入註冊人網站並瀏覽其內容之客觀事實,並不足以符合該款之要件。
雖如申訴人所言,「實務上,一般網際網路使用者於不知特定網域名稱之情形下,通常會以公司名稱或商標名稱來猜測可能之網域名稱,例如:以『ibm.com.tw』來查詢IBM公司之網站、以『eva.com.tw』來查詢長榮航空公司之網站」,因此欲尋找申訴人公司網站之網際網路使用者,極可能因以申訴人之著名商標『BOSS』來猜測申請人公司之網域名稱,造成連結到系爭網域名稱網站之事實。然而申訴人並未提供足夠證據,證明此一誤導之客觀事實,係符合註冊人之主觀意圖。註冊人既「從未以申訴人之名義,或其他類似或易造成他人混淆之商標或文字對外公開從事商業行為,在本身網站上之相關內容亦無公開或隱含任何與申訴人所註冊營業項目相同或相近之處將使消費者誤認系爭網域名稱,」且該網站為輔導一般公司開辦網路商店,提供企業建構電子商務環境所需資訊系統之網站,其營業項目與申訴人所經營之眼鏡、衣服、靴鞋等時尚商品無涉,則申訴人主張「誤入註冊人網站之結果,將誤導網路使用者以為該網站為申訴人所架設、該網站所提供之商品及服務為申請所產製及提供,因而與申訴人商標商品及服務之優良品質、著名性及申訴人公司商譽產生聯想,註冊人並因而獲利,」專家小組認定並無任何實質證據加以支持。
申訴人雖提出多項證據,主張其註冊商標為世界著名之商標,然而註冊人以英文之「boss」為「老闆」之義,建構其輔導一般公司開辦網路商店,提供企業建構電子商務環境所需資訊系統之網站,並先於申訴人註冊系爭網域名稱,其正當性亦必須為專家小組所肯認。依註冊人所提供之證據及各項資料,專家小組認定註冊人之主觀意識,並無意圖混淆申訴人之商標,藉以引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站,以達其營利之目的。
專家小組認定註冊人註冊該網域名稱,並非意圖與申訴人之商標產生混淆,藉以引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站。申訴人之主張,不符「處理辦法」第五條第三項第四款之規定。

(5) 綜上所述,專家小組依雙方所提供之證據,依「處理辦法」第五條第三項認定註冊人並未惡意註冊或使用網域名稱。申訴人之申訴不符「處理辦法」第五條第一項第三款之規定。

7.8. 依雙方所提出之所有證據與說明,專家小組認定申訴人所申訴之情事,僅符合「處理辦法」第五條第一項第一款之要件,同項第二、三款之情事並未成立,是以申訴人提出關於系爭網域名稱之申訴,不合「處理辦法」第五條第一項之規定。

8. 決定主文

申訴人就系爭網域名稱之申訴駁回。

專家小組:王郁琦
決定日期:2001 年 9月 2 日


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