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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2002-003

申訴人:日商新力電腦娛樂股份有限公司 註冊人:全方科技有限公司

1. 當事人

1.1申訴人:日商新力電腦娛樂股份有限公司,其地址為日本國東京都港區赤阪七丁目一番一號。
 代理人:台灣國際專利事務所陳和貴律師、張澤平律師、邱永豪律師,其地址為中華民國台灣省台北市南京東路二段125號7樓。

1.2註冊人:全方科技有限公司,係一依照中華民國法律組織成立並存續之公司,其地址為中華民國台灣省彰化市中央路223巷27號。
 代理人:中天國際法律事務所周金城律師,其地址為中華民國台中市五權西路一段257號12樓之3。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1系爭網域名稱為(ps2.com.tw)。

2.2系爭網域名稱之受理註冊機構,為財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱"TWNIC"),其地址為中華民國台北市羅斯福路二段九號四樓之二。

2.3系爭網域名稱係由註冊人於1999年8月4日申請完成註冊。

3. 本案處理程序

3.1申訴人之代理人於民國91年4月25日將申訴書紙本與申訴書電子檔,親自送達財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱〝科法中心〞),選擇由一名專家組成專家小組。

3.2申訴人之代理人於民國91年4月26日親自至科法中心,繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.3科法中心於民國91年4月26日依「「處理辦法」」第十二條之規定,以傳真及郵寄方式請TWNIC提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。TWNIC於民國91年4月26日以傳真函覆科法中心相關資訊。

3.4. 科法中心於確認申訴書內容符合「處理辦法」、「實施要點」及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。

3.5. 科法中心於民國91年4月26日以傳真、郵寄及電子郵件將申訴書寄送予註冊人,通知註冊人應於處理程序開始日起二十工作日內向科法中心提出答辯書。並依「實施要點」第四條第三項之規定,以當日為「程序處理開始日」。

3.6. 科法中心於民國91年5月2日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日通知雙方當事人及TWNIC。

3.7. 科法中心分別於民國91年5月17日、20日接獲註冊人郵寄之答辯書紙本與答辯書電子檔。

3.8. 科法中心於民國91年5月20日應註冊人之要求,依「實施要點」第二條第一項之規定,將申訴人之申訴書附件,以郵寄方式補寄送予註冊人;並同時補寄答辯書附件予申訴人。

3.9. 科法中心於民國91年5月22日,依「實施要點」第六條之規定,自其專家名單中選定戴豪君先生,組成處理本案之專家小組,並由戴豪君先生簽署專家同意書,科法中心於同日以電子郵件及郵寄方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為民國91年6月11日。

3.10 申訴人於民國91年5月30日提出補充申訴理由書,註冊人於民國91年6月7日提出補充答辯理由書,申訴人並於民國91年6月10日提出補充申訴理由書(二)。科法中心並分別於民國91年5月31日、民國91年6月7日及民國91年6月10日,寄送與雙方當事人及專家小組。

3.11 因本案專家小組尚須審視雙方當事人所補充的相關說明,作為決定的準據,故於民國91年6月10日發函通知科法中心,依據「實施要點」第15條第2項規定,將預定做出決定之日,延至民國91年6月21日。

4. 本案事實

4.1. 申訴人係設立於日本的公司,主要從事於電視遊樂器主機、控制器、記憶卡、遊戲光碟等電子設備及其周邊產品的研發、製售。申訴人目前所擁有的「PS設計圖」商標(「」之圖樣,第678431號註冊商標),係日商蘇妮股份有限公司(─株式會社、Sony Corporation)於民國84年4月16日取得商標專用權,並指定使用於「電視遊樂器」商品;其亦自民國85年3月16日,以相同圖樣取得第710454號註冊商標,指定使用於「電腦、錄有電腦程式之卡帶、磁碟、光碟即卡匣」商品,專用期間至民國95年3月15日。

4.2. 申訴人除取得上述商標權外,自民國90年6月16日起,以「PS2PlayStation」即「」圖樣,於我國申請並取得第946116號聯合商標,指定使用於「電池、電線及電纜、家庭用電視遊樂器玩具之控制器、操作搖桿、記憶卡」等商品,專用期間至民國98年6月15日。申訴人尚取得第648995、652093、653372、658801、661518、905679、934158、941687等號註冊商標,以及第138508、145867等號服務標章之「PS設計圖」、「PS2」等圖樣的商標專用權。

4.3. 註冊人係生產與進、出口買賣電視遊樂器之相關週邊設備之業者。其於1999年8月4日註冊系爭網域名稱,使用期限至2003年9月10日。註冊人之代表人並自民國86年4月,取得第803375號「PS」聯合商標外,亦同時於民國84年2月16日起即獲有同一案外人註冊第671501號「PS-X」商標。註冊人並聲明已獲其代表人有關商標使用的專屬授權。

4.4. 註冊人在網站上提供各類型電視遊樂器主機週邊商品之銷售。申訴人於民國91年1月17日發函註冊人,指摘註冊人所使用之系爭網域名稱,於所連結網頁內販賣之商品中,有侵害申訴人享有之新式樣專利,並且所使用之網域名稱亦有侵害申訴人之智慧財產權;註冊人因而暫停網站服務之提供。

5. 適用規定

5.1 科法中心於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第十五條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3 科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

6. 當事人之主張

6.1. 申訴人之主張略以:

1. 系爭網域名稱與申訴人之「商標」、「產品標識」具高度近似性而產生混淆

(1) 註冊人經核准註冊的系爭網域名稱,其第三階網域名稱「ps2」,若與申訴人之「PS設計圖」、「PS2PlayStation」、「PS2」等註冊商標、服務標章圖樣,以及「PS」、「PS2」產品標識予以整體比較,如經一般消費者觀察與唱呼,二者之讀音若非高度近似,即係完全相同,異時異地觀察確有使消費者產生混同誤認之虞;此已經最高行政法院90年度判字第2131號加以認定。註冊人所有之系爭網域名稱雖係以英文小寫方式表現,而與申訴人之商標、產品標識文字包含英文大寫(P、S)有若干差異,但異時異地、各別觀察時,並不易為具有普通智識經驗之人所發見,故二者實具有高度之近似性。

(2) 申訴人主張,註冊人所營業務以及在網路上進行廣告、促銷的商品,與申訴人第678431號「PS設計圖」及「PS2PlayStation」註冊商標指定商品,以及「PS」、「PS2」所指稱的產品,無論在買受人、行銷管道、販賣場所均相同,因此容易使消費者對產品之生產者產生混淆、誤認。

2. 註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益

(1) 申訴人主張,自TWNIC「WHOIS資料庫」查得之資料,顯示註冊人英文名稱為「Chuan Fang Technology Co., Ltd.」,且註冊人並無任何與系爭網域名稱相同或近似之註冊商標、標章等標識,故顯與系爭網域名稱毫無關連。

(2) 註冊人所營事業,則為電子玩具、電視遊樂器、電動遊樂器具等及電子組件及配件之製造加工買賣,與申訴人經營項目可謂完全相同。在申訴人之「PS設計圖」、「」、「」等圖樣及「PS」、「PS2」等產品標識已屬相關業者與消費者所共知的著名標識下,註冊人竟仍以與前開商標、產品標識高度近似之PS2申請登記、續用為網域名稱,並架設網站促銷、販售同一類商品,顯見註冊人已有使網路使用者或消費者對商品來源產生混淆、誤認,進而獲取不當商業利益的惡意。

(3) 註冊人雖已使用系爭網域名稱,但並未在報章、媒體上發現其他任何有關系爭網域名稱與註冊人的廣告文宣,且以搜索引擎網站google鍵入註冊人之「全方科技」時,並不會呈現任何鏈結資料。因此,註冊人之使用尚未達「一般大眾所熟知」的程度,不符合「處理辦法」第5條第2項第2款之規定。

(4) 註冊人確實利用系爭網域名稱從事銷售電視遊樂器周邊之控制器、搖桿、記憶卡、轉換器、接線等商品,並提供訂購服務,已如前述,因此,註冊人所從事者顯為商業使用,非屬「合法、非商業或正當之使用」。註冊人竟仍以前開商標、產品標識相同或近似之ps2為網域名稱,並架設網站促銷、販售同一商品,顯見註冊人係以混淆、誤導網路使用者或消費者之方式,獲取商業利益,故不符合「處理辦法」第5條第2項第3款之情形。

3. 註冊人惡意註冊、使用系爭網域名稱

(1) 申訴人指定使用於電視遊樂器等相關商品之第678431、710454、946116號「PS設計圖」、「PSPlayStation2」註冊商標,以及「PS」、「PS2」等產品標識,早自註冊人申請登記系爭網域名稱前迄今。因申訴人已於世界各地(含我國)進行PlayStation、PlayStation2電視遊樂器主機之積極銷售,且屢經國內平面媒體、雜誌報導相關動態,故早為業界及消費者所熟知。而除公平會依申訴人所提出之媒體廣告、公司說明資料、國內各類電玩雜誌報導及讀者評分排行榜、台灣銷售排行榜、台灣公投排行榜、國內遊戲龍虎榜等營業及相關報導資料,認定「PS設計圖」屬台灣電玩市場中相關大眾所共知之商標外,法院亦於判決中認定「PS設計圖」屬業界及消費大眾所共知之著名商標。

(2) 註冊人對系爭網域名稱既無正當之權利或利益已如前述,而自申訴人發函迄今,又持續佔用系爭網域名稱且未能提供網頁內容,已足使包含相關業者或消費者在內之網路使用族群,對申訴人之著名商標與產品標識產生信譽減損之負面評價,有損申訴人之商業利益,故應可認定註冊人係屬惡意「使用」系爭網域名稱。

(3) 註冊人在明瞭網域名稱登記係採「先來,先服務」之原則下,仍以申訴人註冊商標或產品標識之文字申請登記並為續用為網域名稱,而造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊為網域名稱之結果。在註冊人無正當權利或利益之情形下,仍以高度近似之ps2字樣申請註冊、續用為網域名稱,其有妨礙申訴人使用前開商標與產品標識註冊為網域名稱之不正當目的,因此符合「處理辦法」第5條第3項第2款之規定。

(4) 註冊人所經營者,係與申訴人為同類之業務,因此註冊人與申訴人之間具備競爭關係。又「PS設計圖」、「PSPlayStation2」、「PS」、「PS2」為相關業者及消費者所共知之商標與產品標識,且註冊人對系爭網域名稱並無任何實質關係,已如前述。是以註冊人對於網域名稱之於企業行銷策略的重要性,必然知之甚稔。惟其竟仍以與前開標識高度近似之ps2字樣申請註冊、續用為網域名稱,凡此,均可明確認定註冊人係以妨礙申訴人此一競爭者於網路上從事商業活動為主要目的,而註冊系爭網域名稱,符合「處理辦法」第5條第3項第3款之要件。

(5) 註冊人於註冊、續用時,既明知「PS設計圖」、「PSPlayStation2」、「PS」、「PS2」為相關業者及消費者所共知之商標及產品標識,而在與其無任何實質關係的情況下,以高度近似之ps2字樣,申請註冊、續用為網域名稱,不僅違反註冊人對註冊機構之告知義務,且將與申訴人著名商標與產品標識所表彰之商品品質與公司商譽,產生不當之攀附效果,顯見其混淆申訴人著名商標與產品標識之意圖。雖註冊人目前已未在網站上架設網頁內容,但並不影響網路使用者被引誘或誤導至註冊人網站瀏覽之結果,因此符合「處理辦法」第5條第3項第4款之要件。

6.2. 註冊人之主張略以:

1.程序部分

(1) 註冊人主張,其於民國91年4月26日收受爭議處理機構送達之申訴書中,並未一併檢附「申訴人所依據之證據文件」。依據「實施要點」第3條第4項第14款,爭議處理機構顯有違前揭應寄送「申訴書」之規定。

(2) 依據「實施要點」第2條第1項之反面解釋,其法律效果應視為未送達。爭議處理機構應再次送達或補送達,方符合程序之規定,否則不得要求註冊人應於處理程序開始日起二十工作日內,向爭議處理機構提出答辯書,亦不得逕為爭議處理程序之進行。

2. 實體部分

(1) 申訴人最早可能於我國使用系爭PlayStation2或PS2商品標示的時間,也是在民國89年3月。惟註冊人已於民國88年8月4日註冊系爭網域名稱,並於88年10月架站提供商品銷售服務。申訴人以一個使用在後的商品標示(PS2並未取得商標註冊,故為商品標示),並以今日的著名程度反指當初註冊人無正當權益或有惡意存在,豈無混淆事實情形?故其主張自無足採。

(2) 有關案外人張松根所申請審定之第803375號聯合商標「PS」,與申訴人之註冊商標「」近似之爭議,雖最高行政法院未維持民國87年10月9日台商八七○字第216045號函中台異字第八七一○六七號異議審定書,認定兩者非屬近似之見解,嗣後商標主管機關亦予撤銷處分。惟案外人張松根已依法提出訴願。故申訴人主張系爭網域名稱特取部分,有高度近似於註冊之「」商標云云,並非全然無疑,尚有待商標主管機關再行認定。

(3) 網域名稱與商標、標示的近似判斷時,則因網域名稱的使用態樣僅有唯一,有別於商標的使用態樣多變,故消費者會因其多樣使用被混淆的情狀並不存在,故除要限縮中心界定的近似擴張範圍外,還必須以週邊界定的觀點,適度地劃分區隔商標或標示的不近似區域,並參酌以實際使用上是否真有發生混淆情況等因為作為判斷準則。準此,「「處理辦法」」第5條第1項第1款所規定之「近似」,與商標法第37條第1項第12款所規定之「近似」實質範圍並不相同,反而是與同法第62條第1款所規定之「近似」實質範圍比較接近。

  由於與系爭網域名稱最為接近的「」商標,並不被商標主管機關准予註冊,更加凸顯系爭網域名稱並不在申請人所有之商標近似範圍內,而註冊人使用一個不在申訴人所有之商標、聯合商標近似範圍內的網域名稱,應無任何瑕疵可言。因此註冊人註冊系爭網域名稱,並無違「處理辦法」第五條第一項第一款規定。

(4) 註冊人除自民國86年4月間即獲有案外人張松根(即註冊人之代表人)審定第803375號「PS」聯合商標之標示專屬授權外,亦同時於民國84年2月16日起即獲有同一案外人註冊第671501號「PS-X」商標之專屬授權。是以註冊人對系爭網域名稱應有權利或正當利益之基礎,並無違「處理辦法」第5條第1項第2款規定。

(5) 申訴人於民國91年1月17日發函指控註冊人之情事,並未於來函中一併檢附相關專利侵害鑑定報告,尚不足以使註冊人為客觀上侵權有無之判斷。註冊人為免造成營業上之無謂困擾,並為探求真實,遂先依申訴人之要求,暫停網站服務之提供,並立即尋求相關專業進行研究判斷。申訴人竟以此為由,主張註冊人持續佔用系爭網域名稱且未能提供網頁內容云云,渠利用註冊人進行評估之空檔,醜化註冊人之行為為惡意使用,不但與事實經過不符,亦有違禁反言原則。故註冊人註冊系爭網域名稱,並無違「處理辦法」第5條第1項第2款規定,且有符合「處理辦法」第5條第2項第1款規定。

(6) 註冊人在網路上提供各類型電視遊樂器主機週邊商品之銷售,其中更不乏銷售有申訴人所製售之商品,而且在其首頁之標示上,註冊人更清楚標示其公司名稱、地址、電話,對於公司簡介、產品說明及會員服務等不可不謂之詳盡,在此等明確表述之情形下,又何能產生混淆消費者或網頁瀏覽者,使其產生對於其服務或商品來源之識別錯誤?又如何能使申訴人之商譽產生減損,甚或是負面評價?申訴人所指顯然在刻意迴避其舉證責任,空言註冊人不當使用系爭網域名稱,自無足採。

  且註冊人所營事業,雖與申訴人之事業項目有部分重疊,但依註冊人所經營之網頁內容可知,註冊人主要是經銷各類遊戲主機週邊商品為主,與申訴人之間並無競爭關係。故申訴人主張彼此為競爭對立關係,而渠之商標有減損,消費者有混淆云云,顯又與事實不合。因此註冊人註冊系爭網域名稱,並無違「處理辦法」第5條第1項第2款之規定,且有符合「處理辦法」第5條第2項第3款規定,亦無同法第3項第3、4款規定情形。

(7) 註冊人自民國81年6月13日設立迄今,已近十年;而自系爭網域名稱開始使用提供服務迄今,亦二年半有餘,期間註冊人所營事業不曾間斷,而在網路上提供產品銷售服務除定期歲修,以及近來因進行評估修改外,亦不曾停止過,堪為我國篤實之中小企業,長期以來包括同業、會員以及眾多之消費者已有口碑,核此亦有註冊人所印製之各式文宣海報可稽,而註冊人透過合作之店家廣為宣傳散布,亦能使特定消費群達到知悉註冊人,甚至能使該些特定消費群達到熟知程度;依註冊人所銷售之商品內容而言,使一般大眾知悉並無實益,而申訴人豈可僅憑在搜尋網頁上找不到公司介紹,以及報章雜誌並無廣告就否定註冊人毫無宣傳之努力與知名度?此亦不足以證明註冊人使用系爭網域名稱非為一般大眾所熟知。因此註冊人註冊系爭網域名稱,並無違「處理辦法」第5條第1項第2款規定,且有符合「處理辦法」第5條第2項第2款規定。

(8) 申訴人於民國88年11月3日曾註冊playstation2.com.tw為其網域名稱,何以申訴人為何在二年多後的今日,才突然發現系爭網域名稱有近似其註冊商標、無正當權益或惡意使用?而且,註冊人在民國88年8月註冊,同年10月間即開始使用迄今的系爭網域名稱,又如何想像能妨礙申訴人之後在民國88年11月才註冊,而迄今尚未使用(該網域名稱並無對應IP,亦無從連結網頁)的playstation2.com.tw網域名稱?更遑論會妨礙在民國91年3月間才註冊且迄未使用的playstation.com.tw網域名稱使用問題。因此註冊人註冊系爭網域名稱,並無違「處理辦法」第5條第1項第3款規定,且無「「處理辦法」」第5條第3項第2款規定情形。

6.3. 申訴人之補充理由略以:

1. 「處理辦法」第5條第1項第1款所概括指稱之「其他標識」,並無必要如註冊人所採之嚴格、限縮解釋,而限定於使用在商品本體上的「商品標示」。依該條項之文義解釋,若一字樣或圖樣足資用以在經濟活動上與他人相區別,即可該當於所謂的「其他標識」。申訴人之PlayStation2遊戲主機,雖於89年3月4日始正式上市,惟當申訴人有意推出新一代PlayStation電玩主機時,早於民國87年底即引起消費者於相關網站,以與系爭網域名稱特取部分高度近似之「PS2」為標題進行廣泛討論,因此應早為業界與消費者所共知。

2. 「PS」字樣與申訴人「」商標圖樣是否近似之爭議,已由我國最高審判機關表示見解在案,專家小組得做為參考之依據。至於案號088036090的商標申請,係申訴人於民國88年7月23日提出申請,並於民國90年1月8日申請追加,雖迄今尚未經經濟部智慧財產局完成審查並給予註冊,但「 」圖樣既經指定使用於其他商品或服務並獲准註冊,自得作為判斷是否符合「處理辦法」第5條第1項的準據。

3. 「PS」字樣圖案的審定既經駁回,則案外人張松根已對「PS」無任何權利,因此更無所謂「專屬授權」可言,且「PS-X」與PS2是否相同或近似已非無疑,自不得遽引作為註冊人是否對系爭網域名稱有權利的依據。更何況註冊人並未提出相關證據,證明其獲有專屬授權。

4. 註冊人主張其於民國88年8月4日即指定IP對應網域名稱,於民國88年10月委託設計英文網頁與代管主機,由Whois資料庫及註冊人所提供之證據,均無法加以證明。

5. 註冊人雖言明取得「ps-x」商標之專屬授權,但何以捨棄與商標相同或近似的「ps-x」或「psx」,而使用ps2,因此自有非出於善意,且有意圖攀附申訴人商譽或知名度的情形。註冊人並未舉證說明其如何基於善意而使用,僅說明有使用之事實。

6. 註冊人雖提出各式文宣海報,雖可能達到使特定消費者熟知註冊人的程度,但未能證明註冊人使用系爭網域名稱已為一般大眾所熟知。

7. 註冊人雖主張其有銷售申訴人所製售之產品,但視其所提供之證據資料,並未發現申訴人所製售之產品。

8. 申訴人進入註冊人<http://www.ps2.com.tw>網站時,首先於電腦螢幕上顯示者,為「本月特價」之頁面,而非註冊人所謂清楚標示公司名稱、地址、電話等資料的頁面。縱然有標示公司名稱、地址、電話等資料,在註冊人以足使消費者與申訴人產生聯想之ps2字樣為網域名稱的情況下,已不足以使網路使用者得以區別產品來源(因消費者可能誤認註冊人為申訴人之代理商),而會發生混淆、誤導消費者或網路使用者的情況,更何況網路使用者並不會直接看到有標示公司名稱、地址、電話等資料的頁面。

9. 註冊人以電視遊樂器週邊商品之製造、加工、販賣為業,對於專利制度自知之甚稔,且申訴人於函中已檢附專利公報資料,足使註冊人針對特定產品進行評估、檢討,而無庸全面暫停網站服務之提供,故註冊人所稱顯係卸責之詞。又所謂與申訴人無競爭關係者,誠屬不知所云。

10. 是否存在「處理辦法」第5條第3項第2款之情形,應以申訴人使用「PS2」標識是否受到妨礙而言。雖申訴人另取得playstation.、playstation2等網域名稱,但因PlayStation.、PlayStation2與PS2同屬申訴人之商標或標識,故如註冊人註冊系爭網域名稱的行為,確已構成申訴人使用PS2標識受到妨礙的事實,仍然會該當「處理辦法」第5條第3項第2款。由於註冊人所經營者是與申訴人同類的業務,因此對於申訴人所有之「PS設計圖」、「PSPlayStation2」、「PS」、「PS2」等著名標識,註冊人自不得諉為不知。

6.4. 註冊人之補充理由略以:

1. 申訴人所檢附之資料,其日期或許有早於註冊人最早開始使用系爭網域名稱,並提供銷售商品服務情形,但仍不能推翻申訴人晚於註冊人註冊使用系爭網域名稱,才開始使用「 」聯合商標之事實。第三人縱使有使用「PS2」為標題或著作內容情形,純粹是第三人個人言論自由的行使,並不因此而使申訴人於當時就獲取「PS2」標示之權利或獨占利益。

2. 依「處理辦法」第5條第2項第1款之規定,其本旨是在保護善意使用者之利益。而註冊人註冊使用系爭網域名稱,迄今已逾二年半之期間,且當初註冊人註冊使用系爭網域之時,申訴人根本就尚未開始使用系爭商標或標示,縱使有第三人早於註冊人使用系爭網域名稱前,即報導申訴人可能開發第二代遊戲主機之計劃,但依當時情況理解,申訴人既未以「PS2」為商標註冊之申請,亦未使用「PS2」標示,註冊人註冊使用系爭網域名稱並未干涉任何人之權益,如此豈能謂無善意使用?而在經過二年多期間後,突然申訴人才指摘註冊人這二年多來一直都是非善意使用,若申訴人所主張得以成立,則註冊人這二年多來的投資經營所累積之利益,豈不是會在瞬間被申訴人掠奪?核此當然不符處理原則保護善意使用之規範本旨。

3. 註冊人使用與自己獲有專屬授權之「PS-X」商標近似之網域名稱,本應享有使用之權利;縱使其不足以證明擁有使用系爭網域名稱之權利,僅就其有早於申訴人先使用之事實,即可證明註冊人確有使用之正當利益,故註冊人確已符合處理原則第五條第二項第一款之規定。

4. 系爭最高行政法院判決,並未對張松根所申請註冊之「PS」商標發生撤銷確定力。至於商標主管機關嗣後另為撤銷處分,刻正於行政救濟程序進行中。實則商標與網域名稱審查標的不同,本諸規定各異,特別是在近似的判斷上,故除要限縮中心界定的近似擴張範圍外,還必須以週邊界定的觀點,適度地劃分區隔商標或標示的不近似區域,並參酌以實際使用上是否真有發生混淆情況等因為作為判斷準則。申訴人簡單地爰用系爭最高行政法院見解,以及註冊人於答辯理由書中,對於比較不具商標特性之「 」之舉重明輕觀點,實際上才是有欠論據基礎。

5. 縱使註冊人未依商標法第26條第2項規定為授權登記,但只要能證明確有獲得商標權人之專屬授權,即可證明註冊人享有正當利益。因為享有利益之概念,並不以擁有權利或得以對抗第三人之權利為基礎,申訴人對於此節,容有誤解。商標授權契約為不要式契約,公司負責人專屬授權自己公司使用其所有之商標,雙方雖未定立書面契約,亦未為授權登記,但皆在情理之中,並未逸脫一般經驗法則,申訴人空言註冊人無權利或正當利益,自無足採。

6. 註冊人於民國88年10月間開始,即有委託巨剛資訊有限公司(以下簡稱巨剛公司)設計英文網頁及代管主機,並對外提供各型次世代主機之週邊商品之介紹銷售服務;迄至民國89年10月間,又另委由久大資訊網路股份有限公司(以下簡稱久大公司)設計中文網頁內容及代管主機,並持續透過網際網路提供各型次世代主機之週邊商品之介紹銷售服務。核此節有巨剛公司之專案企劃書,以及久大公司之合約書可稽。

7. 蓋註冊人在申訴人尚未使用「 」聯合商標前,即已開始使用系爭網域名稱,並持續提供商品購買服務,前後二年半以來,無不兢兢業業用心經營,在其所定位於之特定商品巿場領域中,努力拓展知名度,或許其經濟規模不若申訴人之龐大,但就註冊人之適度經濟規模而言,運用海報文宣即為已足,而如此亦不能抹殺註冊人所經營之成就,且此一成就並不因嗣後申訴人商標著名就因此不存在,亦不因此就不應受法律保護其得來不易的成果,故註冊人主張其應享有正當利益,並不為過。

8. 註冊人為免申訴人假藉其所經營之網站,涉及攀附申訴人商譽之疑慮,故配合申訴人之要求,先暫停網頁服務,並著手修改一切可能會產生混淆誤認可能之圖文,核此足見註冊人根本就沒有想要攀附申訴人之商譽。縱使申訴人於註冊人停止站服務前之首頁設計,事實上雖與申訴人所提出之資料不合,但依其所提出之首頁畫面,註冊人依然沒有隱匿自己公司,甚或攀附申訴人(無論公司或產品)情形,故申訴人一口咬定註冊人有攀附、混淆甚或誤導云云,顯失之附麗。

6.5 . 申訴人之補充理由(二)略以:

1. 「PS」字樣除經特殊設計為「 」圖樣外,亦為申訴人所開發之電視遊樂器主機「PlayStation」及其遊戲軟體的簡稱與產品標識,並早於民國86年及經主要平面媒體廣泛使用。

2. 註冊人未能合理解釋其聲稱獲有「PS-X」商標專屬授權的情形下,何以捨psx或ps-x等網域名稱,而使用ps2。且註冊人以ps3.com.tw為例,闡述申訴人是否已對此一網域享有獨占利益之比喻,尚須視註冊人是否使用,以及使用情形為何,非可遽下判斷。

3. 依註冊人所提出之資料,或可證明其確實有透過網際網路進行行銷之遠見,但未能證明其於民國88年10月間即開始使用系爭網域名稱,純係空言主張。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則

  網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.1.,以下簡稱"M&M's"案,此一原則並為歷來專家小組所肯認)。

7.2 程序問題

(1) 註冊人主張,其於民國91年4月26日所收受爭議處理機構送達的申訴書中,因未檢附「申訴人所依據之證據文件」,因此顯有違反「實施要點」第3條第4項第14款之規定。並認為違反的法律效果,應視為未送達,否則不得要求註冊人應於處理程序開始日起二十工作日內,向爭議處理機構提出答辯書。本案爭議處理機構(資策會科技法律中心)已於民國91年5月20日應註冊人之請求,寄送「申訴人所依據之證據文件」予註冊人。

(2) 因財團法人台灣網路資訊中心「網域名稱爭議處理機制研擬小組第十八次會議紀錄」決議,雙方當事人得於專家小組做出決定前,提供補充理由書予爭議處理機構,由其轉交專家小組參考。在考量科法中心於接獲註冊人之請求後,已立即寄送申訴人之證據文件予註冊人,註冊人並曾提出補充答辯理由書。並且本案決定日期已經延後,註冊人有充分時間提出補充說明下,註冊人之攻擊防禦權利應已不受此一程序所影響。故本小組認為此一情事,應無礙相關爭議處理程序之進行。

7.3 申訴之要件與舉證責任

(1) 依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

一、 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

二、 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

三、 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

(2) 「處理辦法」第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第四條、第十四條)、「有下列各款情形之一者」(例如第五條第二項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第三條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4a 之規定:"Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.",亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立。

(3) 申訴人應就「處理辦法」第五條第一項所規定之申訴要件存在之事實,負舉證責任。

7.4 系爭網域名稱是否與申訴人之商標相同或近似而產生混淆?

(1) 本案申訴人主張,註冊人所註冊的網域名稱,其第三階網域名稱「PS2」,與申訴人之「PS設計圖」、「PS2PlayStation」、「PS2」等註冊商標、服務標章圖樣,以及「PS」、「PS2」產品標識予以整體比較,如經一般消費者觀察與唱呼,二者之讀音若非高度近似,即係完全相同,異時異地觀察確有使消費者產生混同誤認之虞。其並舉最高行政法院90年度判字第2131號加以證明。註冊人則主張案外人張松根以依法提出訴願,是否近似仍尚待認定外,更認為因網域名稱之使用態樣僅有唯一,故必須以周邊界定的觀點,適度劃分區隔商標或標示的不近似區域,並參酌實際使用上是否真有發生混淆情況等作為判斷準則。

(2) 按「處理辦法」第五條第一項第一款規定「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」,係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標或事業名稱為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。至於當事人營業項目或商標權指定之商品類別是否相同或類似,雖然是商標註冊與侵害判斷上之要件,然而並非依本「處理辦法」處理網域名稱爭議時所應考慮者。(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-006,7.3.(2),以下簡稱"Michelin"案)因此就註冊人主張申訴人就「」圖樣指定於使用第009類商品之商標迄今仍未經核准註冊,然「」圖樣經申訴人指定使用於其他多類商品或服務並獲准註冊,據上述見解處理網域名稱爭議與申訴人、註冊人間之指定商品類別無涉,並不影響本案專家小組就該項要件之判斷。

(3) 依據上述見解,本案專家小組認為,「處理辦法」第五條第一項第一款此一要件,並不以實際使用上是否真有發生混淆之情況,作為判斷準則;僅就系爭網域名稱之特取部分,是否有與申訴人所有之商標、服務標章、事業名稱等標識,有相同或近似而產生混淆。本案系爭網域名稱「ps2.com.tw」之主要部分「PS2」,與申訴人之商標「PS設計圖 」、「PS2PlayStation 」、「PS2」,雖然英文字母有大小之別,然而就兩者整體進行隔離觀察結果,可以現其外觀極為接近,且字母排列順序完全相同,在讀音與意義上亦均屬相同。由於註冊人之網域名稱與申訴人之商標均極為近似,對一般消費者與網路使用者而言,並無從對其主體性加以分辨,因而會造成混淆,誤以為該網站為申訴人所設之網站。

(4) 申訴人之商標、姓名或事業名稱或其他標識是否著名,雖然非屬申訴成立之要件,然而知名度之高低,對於是否造成混淆之判斷,則有所影響("Michelin"案7.3.(4))。通常具有愈高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,愈容易產生混淆。

(5) 申訴人主張其商標「PS設計圖」、「 」、「」等圖樣及「PS」、「PS2」等產品標識,已屬相關業者與消費者所共知的著名標識。因申訴人提出行政院公平交易委員會之鑑定報告書,證明申訴人之「PlayStation」、「PS設計圖」等商標確為「相關大眾所共知」,且註冊人對此並未加以爭執。同時審酌申訴人提出之報紙、網站資訊、電玩雜誌等介紹與報導,因此本案專家小組確認申訴人上述之商標,已達「相關大眾所共知」的知名度。是以註冊人使用與申訴人之商標於網域名稱上,相較於不具知名度之商標,更容易使人產生混淆。

(6) 雖註冊人主張,其已在網站首頁標示公司名稱、地址等相關資訊,應不會對網路使用者造成混淆;此涉及註冊人如何使用系爭網域名稱之行為,非本款所欲探討之對象,在此特別予以說明。

(7) 依雙方當事人所提出之證據及說明,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆,合於「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。

7.5. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益?

(1) 依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

一、 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

二、 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。

三、 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

(2) 註冊人主張系爭網域名稱(ps2.com.tw) 係由註冊人於1999年8月4日申請完成註冊。惟註冊人不得單純以時間上註冊系爭網域名稱在先之事實,而主張對系爭網域名稱擁有權利或正當利益("M&M's"案,7.4.(2))。仍應由本專家小組就「處理辦法」第五條第二項規定與雙方當事人提出之證據與說明加以認定。

(3)由於申訴人主張「PS」與「PS-X」等商標並非註冊人所有,且註冊人並未提出專屬授權之相關證據。註冊人主張已獲有案外人張松根之「PS」與「PS-X」商標專屬授權,並稱案外人張松根係前述商標之權利人,但其亦同時為註冊人之負責人與實際經營人,公司負責人專屬授權本身公司使用其所有之商標,縱無書面契約或亦未為授權登記,仍符合情理與一般經驗法則。惟註冊人於答辯書說明就註冊人之負責人與申訴人或他人有商標爭議時,亦曾提及註冊人與註冊人之代表人並非同一人格,法律關係各異等語。本案專家小組審酌雙方當事人所提出之說明與證據,對註冊人是否取得有案外人張松根之商標專屬授權持保留態度。縱註冊人確已取得案外人張松根之「PS」與「PS-X」商標專屬授權,惟並未說明何以註冊與申訴人商標近似的「ps2」,為其網域名稱的特取部分。本案專家小組認為,在「PS2」具備上述高知名度的情形下,尚難以「ps2」與「PS」、「PS-X」近似為由,認定註冊人享有使用系爭網域名稱之權利或正當利益,且在註冊人未積極敘明是否具備「善意使用」系爭網域名稱之事由下,無法認定符合「處理辦法」第五條第二項第一款之要件。

(4) 註冊人主張其在網路上提供服務,已有二年半,已廣獲同業、會員及眾多消費者口碑,故合於「處理辦法」第五條第二項第二款之規定。惟本案專家小組認為,雖註冊人提出其所印製的各式文宣海報,但只能證明其有廣告宣傳之事實,仍無法證明其使用該網站的行為,已達「一般大眾所熟知」的知名度,故尚難認為具備「處理辦法」第五條第二項第二款之要件。

(5) 申訴人主張註冊人以足以讓消費者產生聯想之「PS2」字樣為網域名稱,有造成混淆、誤認消費者或網路使用者的情形。註冊人則抗辯其有在網站首頁上標示公司名稱、地址等相關資訊,應不會對網路使用者造成混淆,且與申訴人無競爭關係,並無造成申訴人有減損商標信譽之情事。
  本案專家小組認為,雖註冊人抗辯其在網站上僅提供遊戲主機週邊產品之銷售,然而從經濟部商業司之註冊資料可知,其營業項目包括電視遊樂器、電動遊樂器等之製造加工買賣、電腦軟體、程式之開發買賣等,與申訴人之營業項目有高度重疊,故雙方當事人應具備競爭關係。而一般網路使用者在網站瀏覽習慣上,未必有逐頁由首頁依序瀏覽至各內頁的情形,故尚難據此認為網路使用者未有受混淆或誤導之可能性。在註冊人未積極舉證有其他正當使用之情事下,有鑑於申訴人商標與產品標識之高知名度,本案專家小組尚難認為註冊人具備「處理辦法」第五條第二項第三款之要件。

(6) 依雙方當事人所提出之證據及說明,專家小組尚難認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益,合於「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

7.6. 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱?

(1) 依「處理辦法」第五條第一項第三款之規定,申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要("M&M's"案,7.5.(2),(3))。

(2) 應如何認定註冊人是否有「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱之情事,依「處理辦法」第五條第三項之規定,得參酌下列各款情形:

一、 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

二、 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

三、 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

四、 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

(3)上述各款情形,均屬認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之參考因素,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限("M&M's"案,7.5.(5)),且如有其中之一種或數種情事,足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,亦足該當之,並不以全部具備為必要(參考UDRP 4b: "Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or(ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or(iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.")。由於申訴人對前述第五條第三項第一款之情形,並未為主張,專家小組無須加以斟酌,僅就上述第二、三、四款情形加以斟酌。

(4) 申訴人主張,自其發函迄今,註冊人持續佔用系爭網域名稱且未能提供網頁內容,已足使相關業者或消費者在內之網路使用族群,對申訴人之著名商標與產品標識,產生信譽減損的負面評價,有損申訴人之商業利益。註冊人則抗辯其為避免無謂困擾,並為探求真實,故先暫停網站服務提供。本案專家小組認為,註冊人係因申訴人發函之故,而停止提供網頁內容,故與申訴人所舉之案例有別,故尚難據此認為註冊人係「惡意使用」系爭網域名稱。

(5) 申訴人主張,註冊人以申訴人之商標文字,作為網域名稱的特取部分,係有妨礙申訴人使用其商標與產品標識註冊網域名稱的不正當目的,故符合「處理辦法」第五條第三項第二款之規定。註冊人則抗辯申訴人已取得playstation、playstation2等網域名稱,故並無本款所謂之惡意。本案專家小組認為,由於網域名稱之使用具有一定之獨占性,故在註冊人已先註冊取得使用系爭網域名稱之權利下,申訴人自難使用。惟僅據此一客觀事實,本案專家小組尚無法據此加以認定註冊人於註冊時,即具備妨礙申訴人註冊其商標與產品標識之目的。

(6) 申訴人主張,註冊人以其高知名度的商標與產品標識,作為網域名稱之特取部分,應可認為有妨礙申訴人於網路上從事商業活動之目的,符合「處理辦法」第五條第三項第三款之規定。註冊人則主張其已經銷各類遊戲主機週邊產品為主,與申訴人無競爭關係,故無本款規定之情形。本案專家小組認為,申訴人與註冊人雖同屬競爭對手,已如前述,但可否僅以單純之客觀註冊事實,即認為註冊人之註冊主要目的,係妨礙競爭者之商業活動?本案專家小組對此尚持保留看法。

(7) 申訴人主張,註冊人於註冊、續用系爭網域名稱時,已明知「PS設計圖」、「PSPlayStation2」、「PS」、「PS2」為相關業者及消費者所共知之商標及產品標識,而在與其無任何實質關係的情況下,以高度近似之ps2字樣,申請註冊、續用為網域名稱,不僅違反註冊人對註冊機構之告知義務,且將與申訴人著名商標與產品標識所表彰之商品品質與公司商譽,產生不當之攀附效果,顯見其混淆申訴人著名商標與產品標識之意圖,故符合「處理辦法」第五條第三項第四款之規定。註冊人則抗辯,其已在首頁標示上,對公司名稱、地址等簡介已有詳盡說明,且無競爭關係,故無本款規定之情形。
  本案專家小組認為,基於申訴人之商標與產品標識之高知名度,且註冊人亦承認有在網站上販售申訴人產品之事實,故可認為註冊人對申訴人之商標與產品標識,具有相當可認識性與一定熟悉度。其以與申訴人之商標及產品標識近似之文字,為其網域名稱之特取部分,足以讓人有攀附申訴人商譽之合理懷疑。在實務上,一般網路使用者於不知特定網域名稱之情形下,通常會以公司名稱之特取部份或商標之文字部分,來猜測可能之網域名稱,以便進入該公司之網站(參見"M&M's"案,7.5.(18))。縱註冊人主張,其已在網站首頁標示公司名稱、地址等相關資訊,在註冊人以足使消費者與申訴人產生聯想之ps2字樣為網域名稱的情況下,並無助於解決註冊人以申訴人之商標與產品標識註冊網域名稱,產生誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上單位之情事。同時註冊人未積極說明何以使用「ps2」此一文字作為網域名稱之特取部分,及提出其他充分說明下,本案專家小組認為符合「處理辦法」第五條第三項第四款之規定。

(8) 依雙方當事人所提出之證據及說明,專家小組認定註冊人係惡意使用系爭網域名稱,合於「處理辦法」第五條第一項第三款之規定。

8. 決定主文

8.1. 專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第五條第一項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:戴豪君
決定日期:2002 年 6月21日


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