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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2003-005

申訴人:日商•東芝股份有限公司(株式會社東芝) 註冊人:高雄服務站

1. 當事人

1.1申訴人:日商•東芝股份有限公司(株式會社東芝),其地址為日本國東京都港區芝浦1丁目1-1號。
代理人:台灣國際專利法律事務所陳和貴律師、鍾文岳律師,其地址為台北市南京東路二段125號7樓。

1.2註冊人:高雄服務站,其地址為中華民國高雄市大豐二路一一九號。
代理人:註冊人未委任代理人。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1系爭網域名稱為(www.toshiba.com.tw)。

2.2系爭網域名稱之受理註冊機構,為財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱"TWNIC")。

2.3系爭網域名稱係由註冊人於民國(以下同)86年5月1日申請完成註冊。

3. 本案處理程序

依據財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱「科法中心」)所提供之資料,本案之處理程序如下:

3.1申訴人之代理人於92年6月19日將申訴書紙本與電子檔寄送「科法中心」,請求移轉系爭網域名稱,並選擇由一名專家組成專家小組。申訴人之代理人於同月24日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2科法中心於92年6月25日依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)第十二條之規定,請TWNIC提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。

3.3科法中心於確認申訴書內容符合「處理辦法」、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。

3.4科法中心於92年6月25日以電子郵件及郵寄方式將申訴書寄送予註冊人,並依「實施要點」第四條第三項之規定,以當日為「程序處理開始日」。

3.5科法中心依「實施要點」第四條第四項之規定,分別於92年6月27日以電子郵件方式及於92年6月30日以郵寄方式,將處理程序開始日通知雙方當事人及TWNIC。

3.6科法中心於92年7月21日接獲註冊人以電子郵件方式傳送之答辯書電子檔。

3.7科法中心於92年7月22日依「實施要點」第五條之規定,將註冊人之答辯書,以傳真及郵寄方式寄送予申訴人。

3.8由於註冊人於答辯書中表示同意由一名專家組成專家小組處理本案,科法中心於92年7月25日依「實施要點」第六條之規定,自其專家名單中選定李貴敏律師(以下簡稱「專家小組」)處理本案。科法中心並於李貴敏律師簽署專家同意書後,於92年7月28日以傳真及郵寄方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為92年8月14日。

3.9科法中心於92年8月4日接獲申訴人之代理人以電子郵件傳送補充申訴理由書,並於次日將申訴理由書寄送予註冊人與專家小組。

3.10科法中心於92年8月13日接獲註冊人之補充文件,並於同日將文件傳真專家小組。

3.11專家小組謹依科法中心指示於92年8月14日作成本決定,並將決定內容以電子郵件通知科法中心。

4. 本案事實

4.1依據申訴書及其證物顯示,申訴人之事業名稱為「日商東芝股份有限公司(株式會社東芝)」,為世界知名之電器商品製造商,自中華民國(下同)61年起,申訴人即以「TOSHIBA」之文字組合,向我國經濟部中央標準局(嗣改為智慧財產局)申請並分別取得第52293等多號商標及服務標章註冊,廣泛指定使用於日光燈、農工機械器具、儀器及建築物拆除服務、電信通訊器材安裝.維修、電器.電腦及醫療器材之維修等商品及服務,專用期間最晚至101年3月31日。

4.2依據科法中心提供之資料顯示,註冊人中文名稱為「高雄服務站」(負責人:陳金盾),其於TWNIC所登記之英文名稱為「Kaohsiung Server Station」,於86年5月1日獲TWNIC准予註冊,並以此網域名稱為連結設置網站。註冊人未提出證明有任何與系爭網域名稱相同或近似之註冊商標或標章等標識。

4.4申訴人為能取得系爭網域名稱之使用權,乃委任代理人依「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定,向科法中心提出申訴。

5. 適用規定

經與科法中心確認,謹摘要本案適用規定如下:

5.1科法中心於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱"管理辦法")第十六條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3科法中心係依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

(1)網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

(2)註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

(3)註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

(1)註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

(2)註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。

(3)註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6依「處理辦法」第五條第三項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:

(1)註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

(2)註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

(3)註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

(4)註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

程序問題:

按註冊人以92年8月13日之補充文件表示針對申訴人之代理人於92年8月4日以電子郵件傳送補充申訴理由書,專家小組應依「實施要點」第十二條之規定不與審酌云云。

惟按,該條文規定:「除申訴書及答辯書外,專家小組認有必要時,得要求當事人提出補充說明或文件。」並未限制或剝奪當事人就本案重要爭點或證據於專家決定書作成前提出補充文件。故專家小組自得審酌以為決定之依據,特此敘明。

實體問題:

6.1申訴人之主張略以:

6.1.1系爭網域名稱與申訴人之商標具高度近似性而產生混淆

(1)查申訴人在中華民國為「TOSHIBA」圖樣、商標、標章之專用權人,且於世界上之多數國家申請註冊「TOSHIBA」商標。

(2)網域名稱與商標近似與否,主要係依「整體觀察」、「比較主要部分」等原則,異時異地各別予以觀察。按註冊人經核准登記之系爭網域名稱(toshiba.com.tw)中,其第三階網域名稱「toshiba」之英文拼音、讀音,與申訴人之註冊商標「TOSHIBA」完全相同。雖然兩相對照之下,註冊人所有之系爭網域名稱全係以英文小寫方式表現,而與申訴人之商標文字均為英文大寫有若干差異,但異時異地、各別觀察時,並不易為具有普通智識經驗之人所發見,故二者實具有高度之近似性。

(3)系爭網域名稱與申訴人前開註冊商標之圖樣,在拼音、讀音,甚至外觀,具有前述之高度近似性,而依網路之使用習慣,英文大小寫經常可以互換而毫無區別。故,即便申訴人之「TOSHIBA」非屬著名商標(按:瑪斯公司與上和電訊有限公司Cesar案,STLC2001-004認為商標著名與否,與本項要件無關),系爭網域名稱與申訴人前開註冊商標圖樣,仍已足使一般消費者與網路使用者構成聯想且無從分辨,進而產生混淆。遑論「TOSHIBA」已屬著名商標,相較於不具知名度之商標,更容易使人產生混淆(參見米其林公司與泰新企業管理顧問股份有限公司Michelin案,STLC2001-006)。

(4)是否符合本項要件之判斷,與申訴人、註冊人間彼此營業項目無涉,為 貴中心向來之見解(參見瑪斯公司與欽品科技M&M’s案),更況註冊人營業項目與申訴人之第111556號服務標章指定使用於包含電器維修等服務之營業種類相同。則本件已符合「處理辦法」第5條第1項第1款之規定無疑。

6.1.2註冊人就系爭商標無權利或正當利益

(1)「註冊人不得單純以時間上註冊系爭網域名稱在先之事實,而主張對系爭網域名稱擁有權利或正當利益」,此為 貴中心所持見解(瑪斯公司與欽品科技M&M’s案,STLC2001-001)。申訴人認為,此見解於本件亦有適用。復查,註冊人之中文名稱為「高雄服務站」,自TWNIC之「WHOIS資料庫」查得之資料,顯示註冊人英文名稱為「Kaohsiung Server Station」(申證三),且註冊人並無任何與系爭網域名稱相同或近似之註冊商標、標章等標識,故顯與系爭網域名稱毫無關連。

(2)註冊人所營事業,為家電技術維修,與申訴人第111556號服務標章指定之經營項目相同。在申訴人之「TOSHIBA」圖樣已屬相關業者與消費者所共知的著名標識下,註冊人竟仍以與前開圖樣完全相同之文字申請登記、續用為網域名稱,並架設網站(申證四),顯見註冊人已有使網路使用者或消費者對商品來源產生混淆、誤認,進而獲取不當商業利益的惡意。

(3)註冊人雖已使用系爭網域名稱,但並未在一般為大眾常見之報章、媒體上發現其他任何有關系爭網域名稱與註冊人的廣告文宣,且一般消費大眾亦鮮有人會認為經由系爭網域名稱即可與註冊人取得聯繫,而獲得其提供之服務。因此,註冊人之使用尚未達「一般大眾所熟知」的程度,不符合「處理辦法」第5條第2項第2款之規定。

6.1.3註冊人惡意註冊或惡意使用系爭網域名稱

(1)所謂「惡意註冊」或「惡意使用」究何所指,「處理辦法」及「實施要點」並未定義。依 貴中心見解(瑪斯公司與欽品科技M&M’s案,STLC2001-001),係指以「不正當之目的」註冊或使用系爭網域名稱。此外,申訴人之商標等標識是否著名,雖非申訴成立之要件(參見米其林公司與泰新企業管理顧問股份有限公司Michelin案,STLC2001-006),但於認定註冊人是否存在本條項所稱之主觀上不正當目的時,應屬重要參考依據。

(2)申訴人之「TOSHIBA」圖樣早經我國核准註冊在案已如前述,而申訴人為維持優良商譽及產品之品質水準,投入無數人力、物力及巨額資金致力於產品之研發、創新與改良,終於獲致消費者的喜愛而馳名全球,且屢經國內、外電子媒體、報張、雜誌報導相關動態,故申訴人之「TOSHIBA」商標早為業界及消費者所熟知。

(3)在申訴人委任律師寄發警告函後,曾再委由代理人為本案與註冊人接洽,在協商的過程中,註冊人不僅拒絕移轉系爭網域名稱,甚至於92年5月2日代理人與之電洽時,註冊人所屬之江先生竟表示因為此網域名稱已由其先取得,申訴人如希望取回應以高價向其購買,因此應可認定註冊人欲藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益,故符合「處理辦法」第5條第3項第1款之要件。

(4)註冊人在明瞭網域名稱登記係採「先來,先服務」之原則下,仍以申訴人註冊商標之文字申請登記並為續用為網域名稱,而造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊為網域名稱之結果。在註冊人無正當權利或利益之情形下,仍以toshiba字樣申請註冊、續用為網域名稱,其有妨礙申訴人使用前開商標與產品標識註冊為網域名稱之不正當目的,因此符合「處理辦法」第5條第3項第2款之規定。

(5)註冊人所經營者,係與申訴人前開第111556號指定之營業種類為同類之業務,因此註冊人與申訴人之間具備競爭關係。又「TOSHIBA」為相關業者及消費者所共知之商標、標章,且註冊人對系爭網域名稱並無任何實質關係,已如前述。因以註冊人對於網域名稱之於企業行銷策略的重要性,必然知之甚稔,惟其竟仍以與前開標識高度近似之字樣申請註冊、續用為網域名稱,凡此,均可明確認定註冊人係以妨礙申訴人此一競爭者於網路上從事商業活動為主要目的,而註冊系爭網域名稱,符合「處理辦法」第5條第3項第3款之要件。

(6)註冊人於註冊、續用時,既明知「TOSHIBA」為相關業者及消費者所共知之商標、標章,而在與其無任何實質關係的情況下,以高度近似之字樣,申請註冊、續用為網域名稱,不僅違反註冊人對註冊機構之告知義務,且將與申訴人著名商標、標章所表彰之商品品質與公司商譽,產生不當之攀附效果,顯見其混淆申訴人著名商標、標章之意圖,意欲影響網路使用者被引誘或誤導至註冊人網站瀏覽之結果,因此符合「處理辦法」第5條第3項第4款之要件。

6.2註冊人則主張:

6.2.1在一、二十年前,因日本國內電器用品售價比國內便宜甚多,台灣許多旅客跑單幫或走私進口水貨數量頗多,然購買水貨之消費者於電器用品故障時,因為無法找到提供維修之廠商,所購買之電器用品頓時成為家電孤兒;此外,許多廠商只顧衝刺使銷售業績成長,卻吝於投資資源於售後服務維修部門,致維修人力不足,無法提供消費者即時之服務。Toshiba公司因較晚進入台灣市場, Toshiba家電用品故障時消費者更不知何處找人來維修,註冊人經營公司早期即提供諸多此類客戶之維修服務。

6.2.2註冊人註冊此一網域名稱並無惡意,且網站所提供之主要服務項目,以提供消費者不分任何廠牌及進口水貨、收費平價合理、服務至上客戶第一、一通電話服務到家、專業技術品質第一之服務,網頁內容與申訴人之商標項目並不相同,應不致造成混淆、誤導消費者或是有減損之虞。

6.2.3本公司接獲申訴人於92年3月19日律師存證信函後,隨即依來函內容央請網路公司人員修改網頁;並以電話與申訴人委任律師連繫,期能以善意回應免除爭議;然申訴人委託律師卻口氣蠻橫地強迫註冊人須無償移轉網域名稱不可,否則將採取種種不利於註冊人措施;面對國際性企業暨自稱法律專業委任律師的脅迫下,註冊人自知無法對應,僅能回應說若申訴人能補償註冊人網域申請註冊相關費用,願意進行協商網域名稱之轉移,惟此基本條件既遭申訴人委任律師悍然拒絕。為此,註冊人於92年6月初正式函申訴人委任律師(附件一),希洽談網域名稱與和解等事宜,註冊人有誠意解決問題,希與當事人(東芝股份有限公司)當面進行協商,敬請該律師惠予轉知,惟未獲回應。因此,申訴人委任律師謂:「…申訴人希望取回應以高價向其購買」云云,純為虛構,絕非事實。

6.2.4註冊人早自民國八十六年即申請註冊網域名稱,自始迄今網頁內容即單純提供不分廠牌家電維修服務,並報導消費者有關家電正確使用常識,申請註冊網域名稱純粹自已需要及使用,於89年間台灣Toshiba-新禾股份有限公司 曾來電洽購本網域名稱,因註冊人並無意藉由出售該網域牟利,故即予婉拒,由此可知並非如申訴人所言係以註冊取得該網域名稱為手段,然後意圖藉由出售該網域名稱,以取得超過該網域名稱註冊所須相關費用之利益。之前雙方洽商過程中,註冊人只是希望申訴人能略補償當初申請設置該網域名稱所支出之相當費用而已,並無藉此欲獲取超過該網域名稱所須相關費用之利益。此外,註冊人註冊系爭網域名稱亦無妨礙申訴人使用其商標、標章、妨礙其商業活動或其他引導、誤導網路使用者來瀏覽註冊人網站或其他線上位置之惡意,(例如,台灣Toshiba-新禾股份有限公司註冊www.toshiba-taiwan.com),註冊人使用該網路名稱純粹係表示提供包含toshiba等不分廠牌之家電維修服務而已。

6.2.5註冊人自申請註冊網域以來,即委託網路專業人員設計網頁內容,孜孜經營累積許多客戶,網站續存對企業經營當有一定助益;然小公司經營不易,從業人員辛勤奔波,提供維修技術勉強賺取微薄服務費,以維持營運及養活許多員工家庭,實在沒有閒餘金錢聘請專業律師,更沒有閒工夫耗在這種爭議事件上。因此,為儘速終止爭議,註冊人謹此期盼能於 貴會處理下,請申訴人補償該網域名稱註冊相關費用(金額多寡可由貴會逕自裁定,絕無異議),待雙方進行和解後,註冊人同意移轉系爭網域模式於申訴人。

7. 決定理由

7.1網域名稱爭議之處理程序及原則

網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,爰準用「當事人進行主義」,依當事人之主張及舉證做為認定之基礎。

7.2申訴之要件與舉證責任

「處理辦法」第五條第一項之規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」。據此,申訴人應就前開要件之存在舉證。

7.3系爭網域名稱與申訴人之商標、服務標章或事業名稱相同或近似而產生混淆

(1)本案申訴人主張「自61年起,即以TOSHIBA之文字組合,向我國經濟部中央標準局(嗣改為智慧財產局)申請,並分別取得第包括52293等多號商標及服務標章註冊,廣泛指定使用於電器等商品或服務,專用期間最晚至101年3月31日」。參酌申訴人提出之事證及註冊人不爭執之情,前開主張足堪採信。

(2)參酌註冊人經核准登記之系爭網域名稱(toshiba.com.tw)中第三階網域名稱「toshiba」之英文拼音、讀音,與申訴人之註冊商標「TOSHIBA」相同,及網域名稱字母之大小寫輸入不致影響其連結網站等情,其大小寫之差異,無礙於網域名稱相同或近似之認定。何況,系爭網域名稱與申訴人之商標及標章等在主要部分之字母及順序上相同之情,確足使消費者因而產生混淆。

(3)抑有進者,申訴人之商標、姓名或事業等之知名度,雖非申訴成立之要件。然知名度之高低,勢將影響混淆與否之判斷。(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-006,7.3 (4))。「TOSHIBA」既屬家電類之著名商標,而註冊人之營業項目與申訴人之第111556號服務標章指定使用於包含電器維修等服務之種類相同,將使網路使用者產生混淆。

綜上,「處理辦法」第五條第一項第一款之規定應已成立。

7.4註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益

「處理辦法」第五條第二項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。

三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

茲因前開款項僅為例示性規定,有國內網域名稱爭議處理先例(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-002,7.5 (1)、STLC2001-005,7.2 (4)等)為據。認定「註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益」不以前開款項之範圍為限,而得以註冊人提出之其他理由或證據認定之,合先註明。

(1)關於「註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,是否已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者」乙項

依據申訴人提供之資料顯示(申證二號),註冊人曾接獲申訴人92年3月19日存證信函關於系爭網域名稱爭議通知。

惟註冊人雖主張「註冊人早自民國八十六年即申請註冊網域名稱,自始迄今網頁內容即單純提供不分廠牌家電維修服務,並報導消費者有關家電正確使用常識,申請註冊網域名稱純粹自已需要及使用」及「註冊人自申請註冊網域以來,即委託網路專業人員設計網頁內容,孜孜經營累積許多客戶」,卻未舉證證之,而無法認定註冊人已於92年3月19日前以善意使用或準備使用系爭網域名稱。

(2)關於「註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知」乙項

由於註冊人未舉證證明其「使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知」而無法認定有「處理辦法」第五條第二項第2款之情事。

(3)關於「註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式,獲取商業利益」乙項

申訴人主張「註冊人所營事業,為家電技術維修,與申訴人第111556號服務標章指定之經營項目相同。在申訴人之「TOSHIBA」圖樣已屬相關業者與消費者所共知的著名標識下,註冊人竟仍以與前開圖樣完全相同之文字申請登記、續用為網域名稱,並架設網站(申證四),顯見註冊人已有使網路使用者或消費者對商品來源產生混淆、誤認,進而獲取不當商業利益的惡意。」。

註冊人則略謂「網站所提供之主要服務項目,以提供消費者不分任何廠牌及進口水貨、收費平價合理、服務至上客戶第一、一通電話服務到家、專業技術品質第一之服務,網頁內容與申訴人之商標項目並不相同,應不致造成混淆、誤導消費者或是有減損之虞。」、「自始迄今網頁內容即單純提供不分廠牌家電維修服務,並報導消費者有關家電正確使用常識」以及「註冊人使用該網路名稱純粹係表示提供包含toshiba等不分廠牌之家電維修服務而已」。

按系爭網域名稱(toshiba.com.tw)中,其第三階網域名稱「toshiba」之英文拼音、讀音,與申訴人之註冊商標「TOSHIBA」完全相同,將使網路使用者或消費者對系爭網域及其內容產生混淆、誤認。註冊人雖稱系爭網域所提供服務之範圍「包含toshiba等不分廠牌之家電維修服務」,惟其服務既不限於申訴人之品牌,何以逕以申訴人之品牌作為網域名稱乙事,並未說明或舉證證明「註冊人為合法、非商業或正當之使用,未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式,獲取商業利益」。而無法認定有「處理辦法」第五條第二項第3款之情事。

由於本件爭議並無「處理辦法」第五條第二項之情事,註冊人復未舉證證明有其他足以認定註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益者,應可認定「註冊人就其網域名稱無權利或正當利益」,而符合「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

7.5註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱

依據「處理辦法」第五條第三項之規定,得參酌下列各款情形認定之:

一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

又,依國內網域名稱爭議處理先例,上述各款係屬認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之例示性規定(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-006,7.5(3)),因此,惡意註冊或使用並不以前開款項為限,亦不以全部具備為必要。

(1)關於「註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。」乙項

申訴人主張:「在協商的過程中,註冊人不僅拒絕移轉系爭網域名稱,甚至於92年5月2日代理人與之電洽時,註冊人所屬之江先生竟表示因為此網域名稱已由其先取得,申訴人如希望取回應以高價向其購買,因此應可認定註冊人欲藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益」。

註冊人則稱:「本公司接獲申訴人於92年3月19日律師存證信函後,隨即依來函內容央請網路公司人員修改網頁;並以電話與申訴人委任律師連繫,期能以善意回應免除爭議;然申訴人委託律師卻口氣蠻橫地強迫註冊人須無償移轉網域名稱不可,否則將採取種種不利於註冊人措施;面對國際性企業暨自稱法律專業委任律師的脅迫下,註冊人自知無法對應,僅能回應說若申訴人能補償註冊人網域申請註冊相關費用,願意進行協商網域名稱之轉移,惟此基本條件既遭申訴人委任律師悍然拒絕。為此,註冊人於92年6月初正式函申訴人委任律師(附件一),希洽談網域名稱與和解等事宜,註冊人有誠意解決問題,希與當事人(東芝股份有限公司)當面進行協商,敬請該律師惠予轉知,惟未獲回應。」。

關於申訴人之發函與註冊人回函,有兩造之主張及文件足堪認定為真正。惟對於申訴人指摘:「甚至於92年5月2日代理人與之電洽時,註冊人所屬之江先生竟表示因為此網域名稱已由其先取得,申訴人如希望取回應以高價向其購買」乙事,據註冊人表示:「註冊人只是希望申訴人能略補償當初申請設置該網域名稱所支出之相當費用而已」。申訴人既未舉證證明「註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是否藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益」,而無法認定註冊人有「處理辦法」第五條第三項第一款之情事。

(2)關於「註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的」乙項

申訴人主張:「註冊人在明瞭網域名稱登記係採先來,先服務之原則下,仍以申訴人註冊商標之文字申請登記並為續用為網域名稱,而造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊為網域名稱之結果。在註冊人無正當權利或利益之情形下,仍以toshiba字樣申請註冊、續用為網域名稱,其有妨礙申訴人使用前開商標與產品標識註冊為網域名稱之不正當目的。」

註冊人則稱:「註冊人註冊系爭網域名稱亦無妨礙申訴人使用其商標、標章、妨礙其商業活動或其他引導、誤導網路使用者來瀏覽註冊人網站或其他線上位置之惡意,(例如,台灣Toshiba-新禾股份有限公司註冊www.toshiba-taiwan.com)。」。

依據國內網域名稱爭議處理先例,「判斷註冊人註冊系爭網域名稱是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成妨礙申訴人以註冊商標為網域名稱,進入網際網路市場之結果以認定之」(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.5.(8))。由於系爭網域客觀上雖有阻礙申訴人以其商標註冊網域名稱之情,惟申訴人並未事證以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,而無法認定有「處理辦法」第五條第三項第二款之情。

(3)關於「註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動」乙項

申訴人主張:「註冊人所經營者,係與申訴人營業種類同類之業務,因此註冊人與申訴人之間具備競爭關係。又「TOSHIBA」為相關業者及消費者所共知之商標、標章,且註冊人對系爭網域名稱並無任何實質關係,已如前述。因以註冊人對於網域名稱之於企業行銷策略的重要性,必然知之甚稔,惟其竟仍以與前開標識高度近似之字樣申請註冊、續用為網域名稱,凡此,均可明確認定註冊人係以妨礙申訴人此一競爭者於網路上從事商業活動為主要目的,而註冊系爭網域名稱」。

註冊人則稱:「註冊人註冊此一網域名稱並無惡意,且網站所提供之主要服務項目,以提供消費者不分任何廠牌及進口水貨、收費平價合理、服務至上客戶第一、一通電話服務到家、專業技術品質第一之服務。」。

系爭網域名稱雖與申訴人商標名稱相同,確有可能造成網路使用者誤入系爭網域之客觀結果。惟若以此客觀客觀結果遽論註冊人「註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動」,仍嫌速斷。由於申訴人未舉證證明註冊人註冊系爭網域名稱之「主要目的」,而無法認定有「處理辦法」第五條第三項第三款之情。

(4)關於「註冊人係為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」乙項

申訴人主張:「註冊人所經營者,係與申訴人前開第111556號指定之營業種類為同類之業務,因此註冊人與申訴人之間具備競爭關係。又「TOSHIBA」為相關業者及消費者所共知之商標、標章,且註冊人對系爭網域名稱並無任何實質關係,已如前述。因以註冊人對於網域名稱之於企業行銷策略的重要性,必然知之甚稔,惟其竟仍以與前開標識高度近似之字樣申請註冊、續用為網域名稱,凡此,均可明確認定註冊人係以妨礙申訴人此一競爭者於網路上從事商業活動為主要目的。」。

註冊人則稱:「註冊人註冊系爭網域名稱亦無妨礙申訴人使用其商標、標章、妨礙其商業活動或其他引導、誤導網路使用者來瀏覽註冊人網站或其他線上位置之惡意,(例如,台灣Toshiba-新禾股份有限公司註冊www.toshiba-taiwan.com)。」

由於註冊人已自承:「網路名稱純粹係表示提供包含toshiba等不分廠牌之家電維修服務。」,足認註冊人營利之目的。又參酌註冊人服務之廠牌並不限於申訴人之廠牌,卻單以申訴人之商標文字作為網域名稱。依經驗法則,礙難信其無「與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」之意圖,而可認定註冊人有「處理辦法」第五條第三項第二款之情。

綜上,應可認定「註冊人有惡意註冊或使用系爭網域名稱」之情。

8. 決定主文

8.1專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第五條第一項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:李貴敏
決定日期:2003 年 8 月 14 日


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