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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2005-001

申訴人:銀箭彩色沖印股份有限公司  註冊人:風采珠寶有限公司

1. 當事人

1.1 申訴人: 銀箭彩色沖印股份有限公司(代表人:王懷寧),地址:台北市忠孝東路四段二號 6F-2

 代理人: 王龍文

1.2  註冊人: 風采珠寶有限公司(代表人:陳鏡相),地址:臺北市大同區民生西路一六九號一樓。惟風采珠寶有限公司已於 2004 年 5 月 14 日遭廢止,現由註冊連絡人:邱曉盈代表風采珠寶有限公司提出相關文件,於此合先敘明。

 代理人: 林國強

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱為 <foto.com.tw>

2.2 受理註冊機構為「財團法人台灣網路資訊中心」 (TWNIC)

2.3 系爭網域名稱由註冊人於 1999 年 4 月 22 日申請註冊

3. 本案處理程序

3.1 申訴人之代理人於2005年7月19日將申訴書紙本,送達財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱〝科法中心〞),選擇由一名專家組成專家小組,並於同年7月19日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2 科法中心於2005年7月19日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱TWNIC)索取系爭網域名稱註冊資料。TWNIC於2005年7月19日以傳真函覆科法中心相關資訊。

3.3 科法中心於2005年7月20日以電子郵件及郵寄方式將申訴書寄送予註冊人。

3.4 依「實施要點」第四條第三項之規定,本案處理程序開始日為2005年7月21日。

3.5 科法中心於2005年7月23日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日通知雙方當事人及TWNIC。

3.6 科法中心於2005年8月18日接獲註冊人郵寄之答辯書紙本與答辯書電子檔。

3.7 科法中心於2005年8月19日寄送答辯書予申訴人及TWNIC。

3.8 因雙方當事人於申訴書及答辯書中,均選擇由一名專家組成專家小組,依據「實施要點」第六條第二項規定,科法中心確認本案專家小組應由一名專家組成,並於2005年8月24日選定由科法中心專家名單之賴文智律師擔任。依據「實施要點」第十五條第二項規定,預定專家小組做出決定日期為2005年9月13日。

4. 本案事實

4.1 申訴人以「 FOTO FAST 」作為其經營相片彩色沖印店相關之商標,其於國內所註冊之商標包括:「銀箭彩色 FOTO FAST 」( 00112676 、 00112556 )、「銀箭 FOTO FAST 」( 00345799 、 00005754 ),其中商標註冊號 00112556 號商標,註冊於第四十二類(錄影、攝影、印刷),但該商標註冊證上載明「圖樣中之『彩色 FOTO FAST 』不在專用之內」 。申訴人並提供其使用上述商標之彩色照片十幀,及其關係企業銀箭資訊股份有限公司所經營之 www.photofast.com.tw 網站之列印資料

4.2 另申訴人主張該公司顧客對於其英文名稱「 FOTO 」相當熟悉,因註冊人註冊 foto.com.tw ,而自 1999 年註冊以來皆未使用,明顯屬於搶註行為,致使該公司顧客無法找尋到該公司網站等語。

5. 適用規定

5.1 科法中心於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱"管理辦法")第十五條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3 科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4 申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

( 1 ) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

( 2 ) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

( 3 ) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5 依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

( 1 ) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

( 2 ) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。

( 3 ) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第五條第三項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:

( 1 ) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

( 2 ) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

( 3 ) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

( 4 ) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 申訴人之申訴主張(含申訴補充理由內容)略以:

( 1 )註冊人之網域名稱(下稱系爭網域名稱)與申訴人之「商標」近似,易使他人產生混淆 :
該公司註冊、使用「銀箭彩色 FOTO FAST 」商標已達二十餘年,其中「 FOTO 」為該公司客戶所認知之標示。註冊人註冊系爭網域名稱( foto.com.tw )其特取的部分 foto 與 FOTO 相同,易使他人產生混淆。

( 2 )註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益 :
註冊人並未擁有任何與「 FOTO 」相關之商標或其他公司名稱、姓名等,且自 1999 年註冊系爭網域名稱起,並未有任何使用該網域名稱架設網站之情形,故就系爭網域名稱,並無任何值得保障之權利或利益。

( 3 )註冊人惡意或使用網域名稱
註冊人自 1999 年註冊系爭網域名稱起,並未有任何使用該網域名稱架設網站之情形,一直到申訴人提出申訴後,才使用系爭網域名稱,將系爭網域名稱指向 http://www.the-edges.net/ ,明顯屬於搶註行為,企圖將該網域名稱以高價販售予申訴人,或坐享申訴人在此專業領域上之知名度。

6.2 註冊人之答辯主張略以:

( 1 )依「處理辦法」第五條第一項之規定,必須系爭之網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆時,方得提出申訴。申訴人所申請商標之註冊圖樣英文為『 FOTO FAST 』,並非『 FOTO 』;故申訴人註冊 foto.com.tw 並未與 FOTO FAST 相同或近似,亦無混淆之虞;

( 2 )依過去網域名稱爭議先例指出,商標權未必保障權利人可取得 domain name ;且該公司已擁有及使用 www.photofast.com.tw 多年,多年來 foto.com.tw 並未妨礙申訴人使用其商標、標章、姓名、事業名稱等等。如今突然指稱 foto.com.tw 「與其商標相近易使人混淆」實在是過份牽強且與事實不符。

( 3 )根據「處理辦法」第五條第一項第三款之規定,申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。多年前年註冊 foto.com.tw 時之規定為先申請先擁有,並不以”商標、標章、事業名稱、姓名等標識相同”為前提。目前 foto.com.tw 並未有「惡意使用」與企圖妨礙或混淆銀箭使用其 photofast.com.tw 之情形,也沒有「惡意註冊」意圖將 foto.com.tw 出售給申訴人之打算。

( 4 ) 申訴人指稱註冊人註冊 foto.com.tw 是搶註冊行為且企圖高價販售一事,與事實不符。申訴人是在 2005/06/29 來信詢問並於 2005/07/04 明確表答購買之動機,但因註冊人無意出售,且明白表示註冊 foto.com.tw 的動機不是為了賣錢,而是熱愛攝影。申訴人因購買不成而提出爭議處理,故申訴人於申訴理由中說明註冊人企圖高價販售一事,並非事實,有雙方往來之電子郵件可以為證。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊及專家小組職權調查所得之資料。

7.2 申訴之要件與舉證責任

(1) 依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

(2) 第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第四條、第十四條)、「有下列各款情形之一者」(例如第五條第二項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第三條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4a 之規定:“Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.”,亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立。

(3) 申訴人應就「處理辦法」第五條第一項所規定之申訴要件存在之事實,負舉證責任。

7.3 專家小組依職權調查之證據

(1) 按本案雙方當事人皆未委請律師,故就「處理辦法」相關要件之證明及答辯,在法律用語之掌握未能清楚釐清,故專家小組就系爭網域名稱爭執之重點「 FOTO 」在商標法及網域名稱使用上之性質,依職權進行下述調查:

(2) 「 FOTO 」發音與英語「 PHOTO 」同,故在網際網路中以「 FOTO 」替代「 PHOTO 」使用為常見且被多數使用者所接受之用法,且經調查「 FOTO 」本身即為德文、西班牙文、義大利文等語系中與「 PHOTO 」同義之字;另據專家小組透過搜尋引擎 Google 及 Yahoo! 奇摩就使用繁(正)體之網頁所進行之搜尋結果,點選排序在前的部分頁面進行瀏覽,可以發現使用「 FOTO 」單字者,多數與攝影、相片等相關,故就「 FOTO 」而言,專家小組認為應屬台灣地區一般用以表示攝影、照片之常用字,與「 PHOTO 」具有相同性質,具有一般常用字之性質。

(3) 另專家小組透過經濟部智慧財產局商標檢索系統,以「 FOTO 」為商標圖樣文字進行檢索,發現註冊號 00185607 (數碼港 FOTO Studio )、 00472728 (浮凸立影 FOTO FOLKS )、 00394884 (頂福 Tint-Foto )、 00019854 (全民巨彩 MYY VIEW FOTO IN LOVE )等,均為國內使用「 FOTO 」字樣進行商標註冊者,且上述使用「 FOTO 」之商標,皆與影像、印刷服務或商品相關,亦可作為「 FOTO 」一字為國內一般廠商用以表示攝影、影像、照相、印刷等相關服務或商品時所使用之常用字。

(4) 前開專家小組依職權調查之資料,業屬於申訴人及註冊人在申訴書及答辯書所爭執之範圍,仍屬採取辯論主義時,雙方當事人所爭執之範圍,且為追求雙方當事人在網域名稱爭議處理程序快速進行之利益,專家小組認為並無提供予雙方當事人表示意見之必要,於此合先敘明。

7.4 系爭網域名稱與申訴人之商標是否相同或近似而產生混淆

(1) 申訴人主張,系爭網域名稱「 FOTO 」與申訴人之商標「 FOTO FAST 」及申訴人客戶所熟悉之「 FOTO 」相同,並提出「 FOTO FAST 」之商標註冊證及相關使用照片為證。且陳述說明「 FOTO FAST 」中之「 FAST 」就如同「銀箭彩色」中之「彩色」,並非商標之特取部分,「 FOTO 」才是特取部分,為該公司客戶所熟知之標示。

(2) 註冊人則主張,系爭網域名稱所使用之「 FOTO 」,並非申訴人之註冊商標「 FOTO FAST 」,自無混淆誤認之虞。

(3) 本案專家小組認為, a. 申訴人僅提供「 FOTO FAST 」之商標註冊證及使用「 FOTO FAST 」之相關招牌、商品、店面等照片,但並未提出任何有關單獨使用「 FOTO 」之證據(其中一張照片僅拍攝印有 FOTO 之玻璃門,但該照片僅拍攝玻璃門之一半,並未呈現完整現場,經專家小組經綜合申訴人所提供之所有其他照片均將「 FOTO FAST 」結合使用,判斷該照片仍然係使用「 FOTO FAST 」照片,而非單純使用「 FOTO 」之照片); b. 申訴人所提供之商標註冊證上已明確載明「圖樣中之『彩色 FOTO FAST 』不在專用之內」,故申訴人主張系爭網域名稱侵害其商標或造成混淆,顯然並未留意其商標權之範圍,於其主張之照片沖印等服務類別,並不及於「 FOTO FAST 」之部分; c. 「 FOTO 」依據專家小組之職權調查,具有一般常用字之性質,申訴人並未舉證說明其就「 FOTO 」的部分因具有第二層意義而取得商標,或有其他足資證明「 FOTO 」在台灣地區消費者印象中,即指申訴人公司。綜前所述之理由,專家小組認為本案申訴人所提供之說明及相關證據,並未滿足處理辦法所規定之此一要件。

7.5 註冊人對於系爭網域名稱,是否具權利或正當利益

(1) 本案註冊人於註冊系爭網域名稱後,至申訴人進行網域名稱爭議處理程序前,並未積極使用系爭網域名稱,此為雙方當事人所不爭執。故註冊人並未因使用系爭網域名稱,而產生任何權利或正當利益。

(2) 註冊人本身及其所提供之相關證據,並未證明註冊人與「 FOTO 」字樣有任何關連性,僅為單純愛好攝影而註冊系爭網域名稱,並無其他正當利益。

(3) 「 FOTO 」字樣據專家小組職權調查結果,認係屬於一般常用字,依據財團法人台灣網路資訊中心提供網域名稱註冊之先註冊先取得( first come, first serve )原則,註冊人既已先註冊取得系爭網域名稱,且「 FOTO 」字樣並非他人之商標,而係一般用以表示攝影、相片等之網路常用字,即應認為其註冊取得系爭網域名稱,即屬於一種正當利益,即令註冊人註冊後未使用該網域名稱亦同。

(4) 綜前理由,專家小組認為註冊人就一般網路常用字「 FOTO 」之註冊本身即屬於應受保護之正當利益。

7.6 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱

(1)申訴人主張註冊人於註冊後長期未使用系爭網域名稱,且經申訴人接觸後,企圖以高價求售系爭網域名稱,且因註冊人之註冊,使該公司無法使用系爭網域名稱作為以該公司客戶熟悉之「 FOTO 」字樣經營網站,並於申訴人提出網域名稱爭議後,企圖規避相關責任,而將系爭網域名稱指向 http://www.the-edges.net/ (網路攝影家網站), 顯屬惡意註冊系爭網域名稱。

(2)註冊人則答辯以註冊人於 1999 年註冊時,僅單純為其喜愛攝影,企圖作為推廣攝影活動相關網站之用,並提出申訴人以電子郵件接觸之相關內容(此部分申訴人於補充理由中並未否認其真實性),證明註冊人並未企圖以高價求售,而係申訴人主動要約購買,註冊人並未答應,僅說明若有意願合作可以進一步洽談等情事。

(3)本案專家小組認為,申訴人所提出註冊人惡意註冊系爭網域名稱之情事,皆無法證明其真實性,茲說明如下: a. 註冊人註冊系爭網域名稱後,長期未使用固為事實,但申訴人並未有任何其他以出售網域名稱為目的之具體事證,故難以證明註冊人係屬惡意註冊; b. 申訴人並無法證明其就「 FOTO 」字樣具有商標權或其他已令消費者認知「 FOTO 」即為表彰申訴人公司之字樣,且申訴人亦已註冊 fotofast.com.tw 及 photofast.com.tw 之網域名稱,並無妨礙申訴人以其商標從事網站經營之虞; c. 註冊人固於申訴人提出網域名稱爭議處理後,始利用系爭網域名稱,但此並非惡意註冊,且其所指向之網站,為個人之非營利網站,亦未與註冊人所提供之商品或服務有令消費者誤導之虞,故註冊人並無惡意註冊或使用系爭網域名稱之情形。

7.7 結論
綜合前述分析結論,本案專家小組認為申訴人所主張就「 FOTO 」字樣具有商標權一事,依據申訴人所提供之商標註冊證可知,「 FOTO FAST 」因已明確載明不在專用範圍內,故申訴人不得對於單純使用「 FOTO 」之網域名稱行使商標權,亦難證明系爭網域名稱之註冊或使用有與該公司服務或商品混淆之情形,且「 FOTO 」字樣屬於網路一般常用字,註冊人即令搶先註冊而未使用,亦仍應認為其先註冊取得系爭網域名稱使用權之事實,即為一應受保護之正當利益,兼以申訴人無法舉證證明註冊人有惡意註冊或使用系爭網域名稱之情形,故本案並不符合「處理辦法」第五條第一項所規定之各款要件。

8. 決定主文

本案專家小組認定,本案申訴未符合「處理辦法」第五條第一項之要件,故決定駁回申訴。

專家小組:賴文智
決定日期: 2005 年 9 月 7 日


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