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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2006-016

申訴人:義大利商費拉里公司(FERRARI S.P.A.   註冊人: 里駿國際有限公司

1. 當事人

1.1   申訴人:義大利商費拉里公司 (FERRARI S.P.A.)

  代表人:馬斯特提 (MASSIMILIANO MAESTRETTI)

  地 址:義大利 41100 摩德拿市愛米利亞伊斯路一一六三號

     (EMILIA EST 1163, 41100 MODENA , ITALY )

  代理人:博仲法律事務所

      林鼎鈞 律師

      李志珊 律師

      陳絲倩 律師

  地 址:台北市重慶南路一段 86 號 12 樓

1.2   註冊人:里駿國際有限公司

   代表人: 石旻仟

   地 址:台北市敦化北路 345 號 1 樓

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

序號

系爭網域名稱

受理註冊機構

申請註冊日期

1

ferrari.com.tw

財團法人台灣網路資訊中心

(TWNIC)

2000 年 4 月 7 日

2

ferrari.tw

亞太線上

2005 年 10 月 27 日

 

3. 本案處理程序

3.1  申訴人之代理人於 2006 年 8 月 18 日 將申訴書紙本送達「財團法人資訊工業策進會科技法律中心」(下稱「科法中心」),選擇由一名專家組成專家小組,並於同日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2 科法中心於 2006 年 8 月 18 日 向「財團法人台灣網路資訊中心」(下稱「 TWNIC 」)索取系爭網域名稱註冊資料。 TWNIC 於 2006 年 8 月 23 日 提供科法中心相關資訊。

3.3 科法中心確認本案符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(下稱「處理辦法」)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(下稱「實施要點」)相關規定,依據上開規定及「 資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(下稱「處理附則」) 正式受理本案。

3.4 科法中心於 2006 年 8 月 24 日 以電子郵件及郵寄方式寄送申訴書予註冊人。

3.5 依據「實施要點」第 4 條第 3 項之規定,本案「程序處理開始日」為 2006 年 8 月 25 日 。

3.6 科法中心於 2006 年 8 月 25 日 依「實施要點」第 4 條第 4 項之規定,將「程序處理開始日」通知申訴人、註冊人、受理註冊機構及註冊管理機構。

3.7 科法中心於 2006 年 9 月 25 日 接獲註冊人提出之答辯書紙本。

3.8 科法中心於 2006 年 9 月 26 日 以電子郵件及郵寄方式寄送答辯書予申訴人。

3.9 因雙方當事人於申訴書及答辯書中,均選擇由一名專家組成專家小組,依據「實施要點」第 6 條之規定,科法中心於 2006 年 9 月 26 日 確認本案專家小組應由一名專家組成,並自專家名單中選定陸義淋擔任,經陸義淋 簽署專家同意書 。

3.10 科法中心於 2006 年 9 月 26 日 以傳真及郵寄方式通知申訴人及註冊人關於本案專家小組之選定及預定作出決定日期為 2006 年 10 月 23 日 。

3.11  科法中心於 2006 年 10 月 4 日收到申訴人所提出之補充申訴書,並於 2006 年 10 月 5 日 寄送補充申訴書與註冊人及本案專案小組。

3.12科法中心於 2006 年 10 月 23 日 因本案專家小組尚需審視申訴人所提補充申訴書,依據「實施要點」第 15 條第 2 項規定 ` ,將預定做出決定之日,延至 2006 年 10 月 30 日 。

4. 本案事實

4.1申訴人係一依義大利法律設立之公司,「 FERRARI 」為該公司外文名稱特取部份,申訴人各地之網站概以「 FERRARI 」為主要部份,簡列如下:

www.ferrari.de (德國)

www.ferrari.cn (中國)

www.ferrari.com.au (澳州)

www.ferrari-westeurope.com( 西歐 )

www.ferrariusa.com (北美)

www.ferrariworld.com (全球)。

4.2 申訴人為「 FERRARI 」及「 FERRARI Logo 」等註冊商標之商標權人,並使用上開商標於汽車及其零組件商品以及其他精品上。

4.3 註冊人並無「 FERRARI 」商標之專用權。 註冊人分別於 2000 年 4 月 7 日 及 2005 年 10 月 27 日 向台灣網路資訊中心 (TWNIC) 及亞太線上註冊台灣地區之網域名稱 www.ferrari.com.tw 及 www.ferrari.tw (下稱系爭網域名稱)。

4.4 申訴人在獲悉上情後,依網域名稱爭議處理辦法(下稱「處理辦法」)暨處理辦法實施要點(下稱「實施要點」)之規定,向科法中心提出申訴 請求移轉系爭網域名稱予申訴人

5. 適用規定

5.1科法中心於 2001 年 3 月 29 日 經 TWNIC 認可並簽約,成為國家代碼( ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(下稱「管理辦法」)第 15 條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3 科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (下稱「 ICANN 」)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (下稱「 UDRP 」)、 Rules for UDRP (下稱「 Rules 」)及其他網域名稱爭議處理機構,如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (下稱「 WIPO Center 」)所為網域名稱爭議處理專家小組決定書。

 

6. 申訴人之主張

6.1  系爭網域名稱與申訴人之商標及國外網域名稱相同或具高度近似性而產生混淆:已符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

6.1.1 申訴人自 82 年起,即於台灣地區陸續註冊取得為中華民國第 690857 號「 FERRARI 」及第 816803 號「 FERRARI Logo 」等十餘項商標權人,且於世界上之多數國家,申訴人亦為上開兩商標之所有人(申證一)。申訴人並將其所有「 FERRARI 」商標使用於世人耳熟能詳的『法拉利』跑車及申訴人自行生產或授權生產之週邊商品上,如衣服、運動衫、帽子、各式用袋、腰包、傘、鑰匙圈、馬克杯、圍巾、吊牌、旗幟、手錶、模型玩具汽車、領帶、貴重金屬袖扣、徽章、皮包、皮帶、皮夾、賽車用鞋、雪茄盒、鎮紙文具等(參申證三)。且由於申訴人所生產跑車受到全球歡迎,是以申請人在全球,包括台灣、義大利、歐洲、美洲、中東、遠東、非洲等地均設有銷售及服務據點,此有申證四之各據點地址及電話資料可稽(關於台北市經銷商『太古標達』之聯絡資料,請見第四十二頁)。而標有申請人所有「 FERRARI 」商標之高級跑車,自 1989 年至 2000 年之全球銷售數據為: 1989 年, 3,905 輛; 1990 年, 4,306 輛; 1991 年, 4,490 輛; 1992 年, 3,381 輛; 1993 年, 2,345 輛; 1994 年, 2,671 輛; 1995 年, 3,144 輛; 1996 年, 3,369 輛; 1997 年, 3,500 輛; 1998 年, 3,637 輛; 1999 年, 3,775 輛; 2000 年, 4,072 輛。其中自 1989 至 1996 年之總銷售金額為 4,781,465,000,000 里拉(約美金 2,165,185,109 元)。國內各家汽車雜誌亦以申訴人所生產「 FERRARI 」高級跑車為報導重點,每當『 FERRARI 』跑車有新款車型上市,或在國際間 F1 賽車有重大斬獲時,國內各種汽車雜誌均不約而同地加以報導(申證五),由此可見「 FERRARI 」商標之著名程度。

6.1.2 按處理辦法第五條第一項第一款規定「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」,係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似,並因而產生混淆。就本案而言,註冊人所註冊之網域名稱( www.ferrari.tw 及 www.ferrari.com.tw )之主要部分「 ferrari 」與申訴人所經營之「 www.ferrari.com 」等網域名稱,在主要部份完全相同,並與申請人之商標「 FERRARI 」僅英文字母有大小寫之別,基本上網域名稱以大寫或小寫表示,並不妨礙其連結,此為網路使用者所熟知,故大小寫並不構成網域名稱與商標不相同之理由。

由於註冊人註冊之系爭網域名稱與申訴人之商標與事業名稱以及其所經

營之各個網站均極為近似,對一般消費者與網路使用者而言,並無從對其

主體性加以分辨,則註冊人利用該網域名稱架構網站,會使網路使用者誤

以為該網站與申訴人具有某程度的關連,而造成網路使用者混淆的情形。

  6.1.3綜上所述,系爭網域名稱既與申訴人之各個網站主要部分相同,並與前開註冊商標之圖樣,在外觀上幾近相同,而依網路之使用習慣,英文大小寫經常可以互換而毫無區別,是以系爭網域名稱與申訴人前開註冊商標圖樣,已足使一般消費者與網路使用者構成聯想且無從分辨,進而產生混淆,而符合處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

6.2  註冊人就其網域名稱無權利或正當利益:

6.2.1 所謂有使用網域名稱之權利或正當利益,應指註冊人目前使用之網域名 稱,已向相關政府機關登記使用而受法律(規)之保障,或該網域名稱與註冊人之公司名稱、所營事業內容,在語意、字義或商業習慣上,有明顯之關聯而言。苟網域名稱之文字既未向政府機關申辦登記,且與註冊人公司名稱及所營事業無關,註冊人自無權利或正當利益足以使用該網域名稱。

6.2.2 按照目前法制,公司使用英文名稱,必須依據出進口廠商登記管理辦法 規定,向國貿局辦理出進口登記。經查註冊人於經濟部國貿局辦理進出口廠商登記時所使用英文名稱為「 LEGGENDA 」(申證六)並無從與「 ferrari 」產生任何聯想。

6.2.3 由此可證,註冊人所登記之「 www.ferrari.tw 」與「 www.ferrari.com.tw 」網域名稱,既未依法向政府機關登記,且與其公司名稱並不相關,足見註冊人並無權利與正當利益註冊使用該網域名稱。

6.3  註冊人惡意註冊或使用網域名稱:

6.3.1 按申訴人指定使用於汽車及各類商品,並享有商標專用權之

「 FERRARI 」 字樣,於註冊人申請登記為網域名稱前,已經申訴人於世界各地使用多年,且屢經國內平面媒體報導相關動態,故早為業界所熟知。

6.3.2 由經濟部公司登記資料庫中可得知註冊人所登記營利事業項目包括有

汽車及零件配備批發、零售業(參申證七)。按註冊人既為汽車銷售為主

業,當無可能不知申訴人所有全球著名「 FERRAI 」商標存在進而以其為主

要部份註冊為網域名稱。

6.3.3 另依商標法第 62 第 1 項第 1 、 2 款之規定,未得商標權人同意,而有「明 知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識,致減損著名商標之識別性或信譽」或「明知為他人之註冊商標,而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識,致商品或服務相關消費者混淆誤認者」,視為侵害商標權。

6.3.4 是以,註冊人本身即從事汽車銷售業務,並在系爭網址內置放多款申訴人所生產各款「 FERRARI 」名貴跑車圖片(參申證八),部分圖片下方更載有「 LEGGENDA, the best FERRARI & MASERATI in Taiwan 」等字樣,此舉不僅顯示出註冊人在主觀上有攀附知名表徵之故意,企圖使網路使用者或消費者誤認此網域名稱所在之網站或註冊人,與申訴人之著名標章等標識所代表之企業有所關聯,而有助於達成其營利目的,並已阻礙申訴人之商業活動,除足以認定註冊人有侵害商標權之事實外,更有惡意註冊及使用網域名稱之情形存在。

6.4 申訴人綜上所陳,註冊人申請註冊使用系爭網域名稱「 ferrari.tw 」及 「 ferrari.com.tw 」之行為,顯已同時具備「網域名稱爭議處理辦法」第五條提出申訴之三要件。請求本專案之專家小組將系爭 網域名稱,移轉於申訴人註冊使用。

6.5  所依據之證明文件:

6.5.1  申訴人之法人及使用宣誓證明書正本乙份。

6.5.2  台灣地區商標註冊清單乙份。

6.5.3 「 FERRARI 」商標全球註冊清單乙份 。

6.5.4  各地經銷據點地址及電話資料

6.5.5  汽車雜誌報導影本乙份 。。

6.5.6  註冊人進出口廠商登記資料乙份。

6.5.7  註冊人公司登記資料乙份。

6.5.8 系爭網域名稱所摘錄內容。

7.   註冊人之答辯

7.1  「 FERRARI 」為義大利文極為常見的名稱,並非本案申訴人所稱專屬於該公司所獨有。以法國為例,「 www.ferrari.fr 」屬於獨立法人公司所有;亞洲地區而言,日本為例,「 www.ferrari.jp 」與「 www.ferrari.co.jp 」亦屬於獨立法人及註冊人所有(參見證明文件)。 FERRARI S.P.A. 所指稱之網域註冊名稱 , 諸如 www.ferrari-westeurope( 西歐 ) 、 www.ferrariusa( 北美 ) 、 www.ferrariworld( 全球 ) 多需冠上地區名稱字樣 ! 而申訴人列舉 www.ferrari.cn( 中國 ) 為例 , 對臺灣地區而言並不具意義 , 況且中國屬於一個網路資訊嚴格管制的國家。

7.2 本人對所註冊的網域名稱,享有正當利益,本公司營運項目涵蓋國際貿易業,計畫引進名稱同為 FERRARI 之酒類(參見證明文件),這家 FERRARI 義大利酒商創立於 19 世紀,早在本案申訴人 FERRARI.S.P.A. 創廠之前即聞名於世。事實上,翻開義大利的電話本, FERRARI 所佔篇幅極多,原因無他,就如同華人社會的姓氏「 張 先生」「 黃 先生」「 林 先生」「 李 先生」「 陳 先生」一般平常。對於本項系爭的網域名稱,因本人在收到爭議處理機構通知有關網域名稱之爭議之前,已經善意使用該網域名稱,所以對該網域名稱擁有正當利益。 FERRARI 為涵義極微廣泛的字樣,並非本案申訴人 FERRARI S.P.A. 所稱僅為該公司所專有。

7.3  本人註冊此一網域名稱,並無惡意。且所註冊取得之網址規劃,係以內容提供本公司國際貿易營運項目為主要的服務項目,營運項目與品牌相當多元化,應不致造成混淆。由此觀之,本案申訴人 FERRARI S.P.A 主張之理由與事實不符。

7.4 因此,「 FERRARI 」既是極為普遍的義大利文拼字,涵蓋產業範圍亦十分廣泛,取得 ferrari 網域名稱,理應遵循「先註冊,先取得」的普世原則,前述 IT 產業極為成熟的日本與法國與多數國家地區,皆是如此。

7.5  保有系爭網域名稱之理由:

7.5.1 註冊人在收到爭議處理機構通知有關網域名稱之爭議前,已善意使用該網域名稱,所以為正當合理之使用。

7.5.2 註冊人係合法、正當使用網域名稱, FERRARI 僅為平常義大利拼音及姓氏。

7.5.3 建議: FERRARI S.P.A. 一貫使用融合地區名稱的網域模式,可直接申請具有地區特色之網域名稱,諸如「 www.ferrari-taiwan.tw 」 或是「 www.ferrari-taiwan.com.tw 」 .... 皆可達到該公司宣傳意義。以汽車界前例,「 MINI 」這是一款車,在字典解釋,中譯為「迷你」之意。因而,在 MINI 車輛引入臺灣之際,代理商就另行註冊「 www.mini-taiwan.com 」網域名稱,兼具特色!而「 www.mini.com.tw 」則隸屬原註冊人所有。

7.5.4 綜合上述答辯理由與多項理由,本公司合法註冊臺灣地區該網域名稱多年,合法使用,保有系爭網域名稱之合理性十分肯定。

7.6 所依據之證明文件:

「 www.ferrari.fr 」「 www.ferrari.jp 」「 ferrari.co.jp 」註冊資料查詢 、 FERRARI 酒類資料。

8.   申訴人補充申訴

8.1  「 FERRARI 」已為全球著名之商標,而非僅為普通名詞:
按申請人為「 FERRARI 」及「 FERRARI Logo 」註冊商標之商標權人,長期使用上開商標於汽車及其零組件商品以及其他精品,並成立專屬車隊參加全球各地賽事,其它著名事蹟已詳述申訴書中,是以「 FERRARI 」商標早已成為全球著名商標,實無庸置疑。按「 FERRARI 」一詞雖如註冊人所指為義大利拼音並且為義大利地區姓氏。然而事實上,申訴人費拉里公司本身即是創立人恩佐•法拉利 (ENZO FERRARI)先生以家族姓氏所命名(申證九),但「 FERRARI 」一詞之所以聞名於世,亦是因申訴人多年來不斷投注心血及鉅資所換取的成果,是以在全球一提及「 FERRARI 」一詞,一般人均會直接聯想者即是申訴人公司。吾人若輸入「 FERRARI 」一詞於網際網路搜尋,亦可發現大多數網頁所指稱者即代表著申訴人及其所設計生產之各式名貴跑車(申證十)。況且台灣地區畢竟不是義大利文廣泛流行之地區,台灣人民對「 FERRARI 」最明顯直接之印象即代表申訴人,實非如註冊人所謂「 FERRARI 」僅是普通名詞,而無任何意義。「 FERRARI 」一詞,一般人均會直接聯想者即是申訴人公司。吾人若輸入「 FERRARI 」一詞於網際網路搜尋,亦可發現大多數網頁所指稱者即代表著申訴人及其所設計生產之各式名貴跑車(申證十)。況且台灣地區畢竟不是義大利文廣泛流行之地區,台灣人民對「 FERRARI 」最明顯直接之印象即代表申訴人,實非如註冊人所謂「 FERRARI 」僅是普通名詞,而無任何意義。

8.2 註冊人主張其「營運項目涵蓋國際貿易業,計畫引進名稱同為 FERRARI 之酒類」,是以註冊系爭網域名稱以便日後使用,從而註冊系爭網域名稱並非基於惡意,實屬遁詞,不足採信:
按註冊人於經濟部商業司所登記營利事業項目為「汽車批發業,機車批發業,汽、機車零件配備批發業,汽車零售業,機車零售業,汽、機車零件配備零售業,國際貿易業,展覽服務業,汽車及零件配備批發、零售業」等,其中雖包括國際貿易業,然由整體營業項目中,不難推斷註冊人主要是以汽車銷售及相關服務為其主業,所營國際貿易項目亦應是為汽車銷售所經營之進出口業務而己,申訴人所稱係為了「進口」名為「 FERRARI 」的酒類商品而註冊系爭網域名稱云云,乃臨訴編撰之詞,不足採信。況申訴人雖稱其有進口酒類業務之計畫,卻僅能提出二紙自網路上下載名為「 FERRARI 」之酒類商品資料,以及一份出版日期晚於系爭網域註冊日之酒類雜誌資料,並未提供實際上著手進行此項業務之計畫,系爭網域內亦無任何關於「 FERRARI 」酒品相關圖文介紹,是以註冊人所言,應不足採信。

8.3 再者,系爭網域內到處充斥著申訴人所設計製造各式「 FERRARI 法拉利」各式車款照片,其中「 F430 」車款照片下端更標示「 LEGGENDA (註冊人英文名稱) ,the best FERRARI & MASERATI (申訴人另一著名車款) in Taiwan 」,其欲藉由系爭網域使相關消費者誤認其為申訴人在台合理代理商,從而獲取不正利益之意圖,昭然若揭。

8.4 綜上所陳,註冊人申請註冊使用系爭網域名稱「 ferrari.tw 」及「 ferrari.com.tw 」,主要部分不僅與申訴人之商標及事業名稱完全相同將使消費者產生混淆,且註冊人係本於惡意在其對網域名稱無權利或正當利益下註冊並使用該網域名稱,實具備有「網域名稱爭議處理辦法」第五條提出申訴之三要件。

8.5 所依據證據:

8.5.1  申證九 : 申訴人公司創立資料乙份。
8.5.2申證十 : 網路搜尋資料乙份。

9.   決定理由

9.1  網域名稱爭議之處理程序及原則

網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由 TWNIC 所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊 (參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001 , 7.1 , 「 m-ms.com.tw 」 案; 及案號: 第 STLC2005-004 號「 zyxel.tw 」案 ) 。

9.2  申訴之要件與舉證責任

9.2.1 依「處理辦法」第 5 條第 1 項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」

9.2.2 第 5 條第 1 項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」 之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第 4 條、第 14 條)、「有下列各款情形之一者」(例如第 5 條第 2 項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第 3 條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之 UDRP 4a 之規定: "Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith." ,亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立,本案專家小組亦採同一見解。

9.2.3 關於舉證責任之分配,申訴人首需就系爭網域名稱如何符合處理辦法第 5 條之要件提出說明,並提出必要之證據;而註冊人則需就依據處理辦法第 5 條之規定,不需加以移轉或取消提出說明,且提出必要之證據。超過此部份之主張或舉證,專家小組雖非不得參考,惟於作成決定時,仍應依據處理辦法之規定而為判斷。

9.3 系爭網域名稱 與申訴人之商標及事業名稱相同或近似而產生混淆 :

9.3.1  按「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定,係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標或事業名稱為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。倘系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,即構成該項要件 ( 參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2002-003 , 7.4 , 「 ps2.com.tw 」 案;及 案號: STLC2006-008 , 8.3 「 playboy.tw 」 )。至於申訴人之商標是否為「著名商標」,並非所問(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-004 , 7.6 ,「 cesar.com.tw 」案)。然而,知名度之高低,對於是否造成混淆之判斷,實際上往往有所影響,通常具有愈高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,愈容易產生混淆(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-006 , 7.3 ,「 michelin.com.tw 」案;及案號: STLC2002-006 , 7.3 ,「 xbox.com.tw 」案;及案號: 案號: STLC2006-008 , 8.3 , 「 playboy.tw 」案 )。

9.3.2  查「 FERRARI 」及「 FERRARI Logo 」申訴人自 1993 年起,即於台灣地區陸續註冊取得為中華民國第 690857 號及第 816803 號等十餘項商標權人,且於世界上之多數國家,申訴人亦為上開兩商標之所有人,此有申訴書所附申證一及申證二 在卷可稽,並為註冊人所不爭執,堪可採信 。

9.3.3  系爭網域名稱「 ferrari.com.tw 」及「 ferrari.tw 」之主要部分「 ferrari 」與申訴人之註冊商標「 FERRARI 」雖然英文字母有大小寫之別,然而就兩者整體進行隔離觀察之結果,可以發現其外觀極為近似,不但英文字母排列順序完全相同,且在讀音上亦完全相同,兩者之間具有高度近似性,依「整體觀察」、「比較主要部分」等原則,異時異地個別予以觀察,使具有普通智識經驗之人,不易察覺兩者間之差異,將使一般消費者或網路使用者,無從對其主體性加以分辨,極易誤以為系爭網域名稱係表彰申訴人所架設之網站,而造成一般消費者或網路使用者之混淆。基於系爭網域名稱與申訴人之商標均為相同之考量,本案足認將使一般消費者與網路使用者無從分辨二者之主體性,而有混淆誤認之虞。

9.3.4  又申訴人將其「 FERRARI 」商標使用於其所生產之跑車及自行生產或授權生產之週邊商品上,且由於申訴人所生產跑車受到全球歡迎,是以申請人在全球,包括台灣、義大利、歐洲、美洲、中東、遠東、非洲等地均設有銷售及服務據點。國內各家汽車雜誌亦以申訴人所生產「 FERRARI 」高級跑車為報導重點,每當 「 FERRARI 」 跑車有新款車型上市,或在國際間 F1 賽車有重大斬獲時,國內各種汽車雜誌均不約而同地加以報導,此 有申訴書申證三、申證四及申證五等資料為憑 ,因此「 FERRARI 」足認為具有高知名度之商標。是以註冊人使用相同或近似於申訴人商標及事業名稱之網域名稱,相較於不具知名度之商標,更易使人產生混淆。

9.3.5  另註冊人所註冊之網域名稱 ferrari.com.tw 及 ferrari.tw 之「 ferrari 」字樣與申訴人之註冊商標「 FERRARI 」,除大小寫之區別外兩者,在讀音及外觀完全相同。依一般網路之使用習慣,英文大小寫經常可以互換而毫無區別,例如在瀏覽器上之位址輸入欄內可任意輸入大小寫而無區別,甚至有優先輸入小寫之習慣 ( 參閱科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-005 , 7.3 「 skii.com.tw 」案, (4) 及 案號: STLC2005-004 , 8.4(1) , 「 zyxel.tw 」案 ) 。因此,系爭網域名稱與申訴人註冊商標 之差異,僅屬於英文大小寫,對一般網路使用者而言,其外觀或讀音相同或近似,如施以普通之注意,其仍易生混淆誤認之虞。

9.3.6  參照雙方當事人所提出之證據及其他一切資料, 應認為系爭網域名稱已構成「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定之要件。

9.4  註冊人就其網域名稱無權利或正當利益:

9.4.1  依「處理辦法」第 5 條第 2 項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。

三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」

9.4.2  本案註冊人固在答辯書中表示其在收到爭議處理機構通知有關網域名稱之爭議之前,已經使用系爭網域名稱,申訴人於申訴書所附申證八亦摘錄有系爭網域名稱內容,但「 FERRARI 」係申訴人商標 及公司外文名稱特取部份 ,且具有高知名度,已如前述。而申訴人主張 註冊人於經濟部國貿局辦理進出口廠商登記時所使用英文名稱為「 LEGGENDA 」並無從與「 ferrari 」產生任何聯想。針對上述申訴人之主張,註冊人並未答辯加以爭執,此外 註冊人之中文事業名稱「里駿國際有限公司 」及 註冊人代表人名稱「石旻仟 」,均與系爭網域名稱「 ferrari.com.tw 」及「 ferrari.tw 」毫無關聯。

9.4.3  申訴人主張其指定使用於汽車及各類商品,並享有商標專用權之「 FERRARI 」 字樣,於註冊人申請登記為網域名稱前,已經申訴人於世界各地使用多年,且屢經國內平面媒體報導相關動態,故早為業界所熟知。另 申訴人指稱註冊人 在系爭網址內置放多款申訴人所生產各款「 FERRARI 」名貴跑車圖片,註冊人對該等申訴人主張,並未加以答辯爭執,註冊人以 系爭網域名稱架設網站堪認足 以混淆、誤導消費者。 因此註冊人主張其係有權利或正當利益,亦難認是實 。

9.4.4參照雙方當事人所提出之證據及其他一切資料, 應認為系爭網域名稱已構成「處理辦法」第 5 條第 1 項第 2 款所規定之要件。

9.5  註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

9.5.1 依「處理辦法」第 5 條第 3 項規定:「認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:

一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」

9.5.2 本案申訴人英文事業名稱為「 FERRARI S.P.A. 」係以「 FERRARI 」作為公司名稱之特取部分且「 FERRARI 」亦為其商標, 反觀註冊人之中文事業名稱「里駿國際有限公司 」與英文名稱「 LEGGENDA 」、註冊人代表人名稱「 石旻仟 」,均與系爭網域名稱「 ferrari.com.tw 」及「 ferrari.tw 」毫無關聯 , 已如前述 , 其卻註冊系爭二網域名稱, 核其行為可能使申訴人因而被拒於網路入口,進而喪失以消費者熟知之名稱,進入網際網路市場爭取交易之機會 。從而應認 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

9.5.3  申訴人「 FERRARI 」商標之註冊,最早申請日早於系爭網域名稱之申請日,且註冊人於經濟部商業司所登記營利事業項目為「汽車批發業,機車批發業,汽、機車零件配備批發業,汽車零售業,機車零售業,汽、機車零件配備零售業,國際貿易業,展覽服務業,汽車及零件配備批發、零售業」等,與申訴人生產跑車,屬同一領域,無理由不知申訴人商標之存在。此外,本案專案小組上網搜尋,發現註冊人曾於雅虎奇摩拍賣網站上刊登買賣交易守則:「專業進口商:里駿國際公司 台北市敦化北路 345 號 1 樓 02-2717 0668 www.Ferrari.com.tw 另有專案引進法拉利 F430/ 575M /360 Spider F1 全新或新古車輛,保證正式領牌,本公司已取得 FERRARI 全車系 F430 、 575M 、 360 Spider 油耗核章,可免測油耗,歡迎私人客戶及公司法人機構洽詢,國內進口同業配合亦十分歡迎。自備外匯,海外車輛專業代辦進口 !! 不管您個人或公司行號想要申請自備外匯進口車輛,或是留學歸國想要攜回愛車 .... 不論車型是您個人鍾愛的古董車、 SLR 、 ALPINA 還是 Ferrari 360 / 575M / F430.... 個人海外已使用車輛,還是網路自行購車全新車輛 ....... ,無論車在美國、日本還是歐洲任何地區,我們的專業化經驗都能為您的車引進臺灣!里駿國際『個人進口車代辦服務』,為您統籌處理車輛進口事務!從車輛進出口海空運&保險事務 ( 實報實銷 ) ,臺灣地區節稅報關事務(實報實銷),專業化為您節省時間與進口成本!契約化流程,依車型價位收取服務費!臺灣地區環保認證送測,另可專案為您服務。歡迎 service@ferrari.com.tw 電子郵件先詳述車型、年份、出口地區 ... 預約洽詢 .... 或請親自來店洽詢:里駿國際公司 個人進口車代辦服務 黃 先生 02-2717 0668 台北市敦化北路 345 號 1 樓 www.Ferrari.com.tw 」,從該內容可以看出其海外代辦進口車輛,且特別一開始即標明系爭網域名稱 www.Ferrari.com.tw 並於網域名稱後立即標榜「另有專案引進法拉利 F430/ 575M /360 Spider F1 全新或新古車輛,保證正式領牌,本公司已取得 FERRARI 全車系 F430 、 575M 、 360 Spider 油耗核章,可免測油耗」,其欲攀附申訴人之商譽達到營利目的,並妨礙申訴人使用其商標註冊網域名稱,且意圖與申訴人之商標產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址相當明顯。

9.5.4  查註冊人於答辯書主張,「 FERRARI 」為義大利文極為常見的名稱,並非本案申訴人所稱專屬於該公司所獨有,另註冊人主張 營運項目涵蓋國際貿易業,計畫引進名稱同為 FERRARI 之酒類,按「 FERRARI 」雖為義大利文極為常見的名稱,但其為申訴人所有之高知名度商標,已如前述,且應為同在汽車領域之註冊人所熟知,尤其從上述註冊人買賣交易守則及申訴人於申證八所摘錄系爭網域名稱內容可看出,其特別強調代辦 Ferrari 汽車進口,足證其營運項目涵蓋國際貿易業應係進口與其主要營業項目:汽車批發零售有關之產品,且註冊人所謂計畫引進 FERRARI 之酒類,僅為計畫,並無證據證明以進口,因此其主張不足採信。

9.5.5 綜上所述,已足認定註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之事實。

9.5.6 參照雙方當事人所提出之證據及其他一切資料, 應認為系爭網域名稱已構成「處理辦法」第 5 條第 3 項所規定之要件。

9.6本事件之事實已臻明確,申訴人及答辯人之其他主張,於本件爭議之處理無影響,爰不予一一論述。

10.   決定主文

專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,符合處理辦法第五條第一項規定,因此,按申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組: 陸義淋
決定日期:2006 年 10 月 30 日


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