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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2007-006

申訴人:

International Business Machines Corporation (美商萬國商業機器公司)

 

註冊人:

劉紹智

 

1 •  當事人

1.1 申訴人為 International Business Machines Corporation

本案代理人為郭雨嵐律師、范曉玲律師、顏于嘉律師。

1.2 註冊人為劉紹智。

2  系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱為「ibm.tw」。

2.2 系爭網域名稱係由註冊人於2006年3月15日申請完成註冊,有效日期至2008年3月15日。

3 本案處理程序

3.1 申訴人之代理人於 2007 年 5 月 15 日 將申訴書紙本與申訴書電子檔,送達「財團法人資訊工業策進會科技法律中心」(以下簡稱「科法中心」),選擇由一名專家組成專家小組。並於同日繳交申訴費用新台幣四萬元。

3.2 科法中心於 2007 年 5 月 15 日 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」 (以下簡稱「 處理辦法 」) 第十二條第二項之規定,請 TWNIC 提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。 TWNIC 於翌日以傳真函覆科法中心相關資訊。

3.3 科法中心於確認申訴書內容符合「處理辦法」、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理實施要點」(以下簡稱「實施要點」)及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。

3.4 科法中心於 2007 年 5 月 16 日 以電子郵件將申訴書寄送予註冊人(因註冊人地址不明,無法郵寄),通知註冊人應於 2007 年 6 月 13 日 前向科法中心提出答辯書。並以 2007 年 5 月 17 日 為「程序處理開始日」。

3.5 科法中心於 2007 年 5 月 17 日 依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日通知雙方當事人及 TWNIC 。

3.6 科法中心迄 2007 年 6 月 13 日 仍未收到註冊人之答辯書。

3.7 科法中心於 2007 年 6 月 14 日 ,依「實施要點」第六條第二項之規定,自其專家名單中選定楊佳政律師,組成處理本案之專家小組。科法中心於同日以電子郵件及郵寄方式,通知雙方當事人及 TWNIC 有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為 2007 年 7 月 6 日 。

 

4 本案事實

4.1 申訴人自 1950 年代起即於我國陸續取得六十餘項「 IBM 」商標註冊,享有於「透過網路提供各種資訊服務」、「電信加值網路傳輸」等商品及服務領域使用「 IBM 」商標之專屬權利。此外,申訴人於全球百餘國註冊取得「 IBM 」商標權或標章。

4.2 申訴人於 1924 年即使用 International Business Machines Corporation (簡稱為 IBM 公司)為事業名稱迄今。申訴人之「 IBM 」事業名稱廣為世界各國之消費者所熟知。

4.3 申訴人於 2006 年 12 月間發現與其所有之著名註冊商標「 IBM 」相同之「 ibm.tw 」網域名稱(下稱「系爭網域名稱」)遭註冊,註冊人當時並未為任何之使用,鍵入系爭網域名稱後僅出現「無法顯示網頁等字樣」。申訴人委請律師於 2006 年 12 月 15 日 、 2007 年 1 月 10 日 兩度發函予註冊人登記之聯絡人電子郵件地址,請其出面協商處理取消系爭網域名稱之事宜,以免侵害申訴人之商標權。註冊人未為任何回覆,而於系爭網域名稱在 2007 年 3 月 15 日 到期時更予續約。申訴人亦發現,註冊人將該網域名稱 置於 Sedo 公司之伺服器下 ,意圖銷售系爭網域名稱。

 

5 適用規定

5.1 科法中心於 2001 年 3 月 29 日 ,經 TWNIC 認可並簽約,成為國家代碼( ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第十五條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3 科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下簡稱〝 ICANN 〞)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱〝 UDRP 〞)、 Rules for UDRP (以下簡稱〝 Rules 〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (以下簡稱〝 WIPO Center 〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

 

6 當事人之主張

6.1 申訴人之主張略以:

1. 系爭網域名稱與申訴人所有之著名「 IBM 」商標、標章及事業名稱完全相同,顯將造成消費者混淆及誤認:

「 IBM 」三個英文字母原為申訴人事業名稱之縮寫,乃申訴人所獨創之用語而非通用名詞,具有高度之顯著性。申訴人除為我國註冊商標而為「 IBM 」之商標權人外,其擁有之「 IBM 」商標亦因長期優質經營而成為各國著名商標,美商「 IBM 」公司事業名稱更全球知名。 系爭網域名稱之主要部分「 ibm 」與申訴人全球知名之商標及事業名稱在外觀、讀音均完全相同,顯將使一般消費者與申訴人之商標、標章及事業名稱產生混淆誤認。

2. 註冊人就系爭網域名稱無正當利益:

(1) 本案申訴人於 2006 年 12 月 15 日 首度發律師函予註冊人之前,系爭網域名稱並無任何使用,鍵入網域名稱後僅出現「無法顯示網頁」等字樣。顯見註冊人於接獲「通知有關網域名稱之爭議前」,從未以相當於系爭網域名稱之名稱,銷售任何產品或提供任何服務。何況,「 ibm 」字樣乃申訴人美商 IBM 公司多年來之註冊商標,註冊人自無以他人之註冊商標銷售任何商品或提供任何服務之可能。

(2) 申訴人日前赫然發現,註冊人日前已透過 Sedo 公司之「域名停放服務」( domain parking )使用系爭網域名稱設置網頁,以提供其他網站之連結。惟查,依 Sedo 公司「域名停放服務」之說明,註冊人若欲使用 Sedo 公司此項服務建置網頁,須先更改其網域名稱之註冊資料,將網域名稱置於 Sedo 公司之伺服器下,而註冊人於 2006 年 12 月 15 日 收受申訴人通知時,尚未將系爭網域名稱置於 Sedo 公司之伺服器,此觀申訴人在 2006 年 12 月 22 日 於「 Whois 」資料庫查詢系爭網域名稱時,註冊人尚未更改註冊資料而將伺服器移至 Sedo 公司自明。由此觀之,註冊人顯然是在收到申訴人美商 IBM 公司所發律師函後,始故意將系爭網域名稱置於 Sedo 公司之伺服器下之「域名停放服務」,企圖創造使用系爭網域名稱之假象,絕非善意使用。

(3) 註冊人使用 Sedo 公司之「域名停放服務」,而於系爭網域名稱設置網頁提供其他網站連結之時間至多不可能超過 4 個多月(自 2006 年 12 月 22 日 至申訴人提起申訴之日),期間至為短暫,且該網頁迄今僅提供其他網站之連結,至為簡陋,斷無「已為一般大眾所熟知」之理。

(4) 註冊人使用 Sedo 公司之「域名停放服務」而於系爭網域名稱設置網頁,並在網頁上提供其他網站之連結之目的,原為藉網友點選連結網站,以賺取高額之利益,此觀 Sedo 公司之「網域名稱停放服務」說明中,特別強調「一邊睡覺一邊賺錢!」( Earn money while you sleep! )自明。此等單純以「消費者點選連結」即可賺進廣告收入之作法,恰為將知名商標不法搶註為網域名稱者最典型之獲利來源!此足徵註冊人並未利用系爭網域名稱從事任何商品或服務之提供,或者為任何正當使用,僅欲以「 ibm 」三個字吸引網友點選瀏覽,並以此獲取商業利益。

(5) 再者,系爭網域名稱之網頁左上角標明為「最佳的 IBM 來源和相關信息」,甚至載明「贊助商鏈接 - IBM: 」,實足已造成消費者誤認該網站乃申訴人美商 IBM 公司所贊助。此外,註冊人另於系爭網頁標示「推薦連接」 IBM 、 Computers (電腦)、 Education (教育)、 Hardware (硬體)、 Robptics( 機器人)、 Software (軟體)、 Technology (科技)等類別供網友點選。註冊人此等「推薦連接」之對象,均與申訴人美商 IBM 公司長期於市場提供之產品或服務領域密切相關,顯然有意造成網友錯誤印象,認為申訴人美商 IBM 公司與該等網站有關或推薦該等網站,以利其獲取商業利益。

3. 註冊人惡意註冊系爭網域名稱

(1) 本件註冊人於申訴人發函警告前,並未使用系爭網域名稱,收到律師函後,反而旋即透過專門銷售網域名稱之 Sedo 公司出售系爭網站,甚至公然在使用系爭網域名稱之網頁上,明顯標示「該域名熱銷中!」,是註冊人註冊系爭網域名稱之主要目的,顯係為「藉由出售、出租系爭網域名稱而自申訴人或其他競爭者處獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益」,依「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款之規定,符合同條第 1 項第 3 款所定「惡意註冊或使用其網域名稱」之要件。

(2) 註冊人透過 Sedo 公司於系爭網域名稱上放置廣告連結,以「 IBM 」之名吸引網友點取系爭網頁上之網站連結,以賺取高額利益,已如前述,更顯屬「 意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」, 註冊人之行為實已符合爭議處理辦法第 5 條第 3 項第 3 款而為同條第 1 項第 3 款之惡意使用。

6.2 註冊人對申訴人上述主張並未提出答辯。

 

7 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則

  網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由 TWNIC 所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-001 , 7.1. ,以下簡稱 "M&M's" 案,此一原則並為歷來專家小組所肯認)。

7.2 申訴之要件與舉證責任

(1) 依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

一、 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

二、 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

三、 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

(2) 「處理辦法」第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第四條、第十四條)、「有下列各款情形之一者」(例如第五條第二項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第三條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之 UDRP 4a 之規定: "Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith." ,亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立。

(3) 申訴人應就「處理辦法」第五條第一項所規定之申訴要件存在之事實,負舉證責任。

7.3 系爭網域名稱是否與申訴人之商標、標章及事業名稱相同或近似,而產生混淆?

(1) 申訴人主張:系爭 網域名稱之主要部分「 ibm 」,與申訴人所擁有之商標及事業名稱「 IBM 」在外觀、讀音均完全相同 ,顯將使一般消費者與申訴人之商標、標章及事業名稱產生混淆誤認。另 申訴人早已於台灣、日本、韓國、加拿大、澳洲等數十國,取得 200 多件網域名稱註冊,且均以「 ibm 」為各該網域名稱之主要部分。系爭網域名稱「 ibm.tw 」之主要部分,與申訴人於世界各地註冊之網域名稱主要部分完全相同;尤其,與申訴人於我國註冊取得之「 ibm.com.tw 」及「 ibm.org.tw 」僅有屬性部分第二層之網域名稱(即「 .com. 」、「 .org. 」)不同,其他部分更完全一樣;對一般消費者與網路使用者而言,實無從分辨系爭網域名稱與申訴人擁有之其他網域名稱,顯將有造成混淆誤認該網站為申訴人所設之虞。

(2) 註冊人對申訴人上述主張並未提出答辯。

(3) 專家小組依職權搜尋 我國經濟部智慧財產局公開商標資料庫,結果查得 申訴人自民國 44 年起即已陸續註冊取得 「 IBM 」 商標權(截至目前共計有 65 件),而申訴人所提出於 全球 104 個國家註冊取得「 IBM 」商標權,並於 132 個國家註冊「 IBM 」標章等 證據資料,亦堪信為真實, 合先敘明。

(4) 就是否產生混淆乙節,系爭網域名稱之主要部分「 ibm 」,與申訴人所擁有之商標及事業名稱「 IBM 」在讀音與字母排序上完全相同 , 而僅有文字大小寫之差異。依一般網路之使用習慣,英文大小寫經常可以互換而毫無區別,例如在瀏覽器上之位址輸入欄內可任意輸入大小寫而無區別,甚至有優先輸入小寫之習慣,故二者間之差異,對一般網路使用者而言,如施以普通之注意仍有產生混淆之虞(請參見 STLC2001-005 < www.skii.com.tw> 案、及 STLC2002-005 < bosch.com.tw> 案決定理由),而且 通常具有愈高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,愈容易產生混淆 (請參見 STLC2001-006 < michelin.com.tw> 案、 STLC2002-003 < ps2.com.tw> 案之決定理由)。 因此,本案系爭網域名稱差異,僅屬於英文字母的大小寫,復因 本案申訴人之商標與事業名稱均具有高知名度, 對一般網路使用者而言,其外觀縱非完全相同亦屬近似,仍易生混淆誤認之虞 ( 請參照 STLC2006-019 < skype.com.tw > 案決定理由)。 因此註冊人以「 ibm 」作為系爭網域名稱之主要部分,將極易使人誤認為該網站為申訴人所有,而顯有 產生混淆之虞 。

(5) 故依申訴人所提出之證據及 其他一切資料 ,專家小組認定系爭網域名稱 與申訴人之商標近似而產生混淆, 合於「處理辦法」第五條第一項第一款規定。

7.4 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益?

(1) 申訴人主張: 申訴人於 2006 年 12 月 15 日 首度發律師函予註冊人之前,系爭網域名稱並無任何使用,鍵入網域名稱後僅出現「無法顯示網頁」等字樣。顯見註冊人於接獲「通知有關網域名稱之爭議前」,從未以相當於系爭網域名稱之名稱,銷售任何產品或提供任何服務。註冊人於收到申訴人所發律師函後,始故意將系爭網域名稱置於 Sedo 公司之伺服器下之「域名停放服務」,企圖創造使用系爭網域名稱之假象,絕非善意使用。又,系爭網域名稱設置網頁提供其他網站連結之時間至多不可能超過 4 個多月(自 2006 年 12 月 22 日 至申訴人提起申訴之日),期間至為短暫,且該網頁迄今僅提供其他網站之連結,至為簡陋,斷無「已為一般大眾所熟知」之理,並顯然有意造成網友錯誤印象,認為申訴人與該等網站有關或推薦該等網站,以利其獲取商業利益。 是以,註冊人就系爭網域名稱實無任何正當權益可言。

(2) 註冊人對申訴人上述主張並未提出答辯。

(3) 就註冊人對於系爭網域名稱是否具有正當利益乙節,本案專家小組認為,「正當利益」之取得,應有積極使用系爭網域名稱之事實為其依據,此一原則並彰顯於「處理辦法」第五條第二項一至三款之規定 (請參見 STLC2006-015 < skii.tw> 案決定理由) 。由申訴人主張之證據資料與 專家小組依職權上網查證 ,未見註冊人有 以善意使用、或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務;亦未有任何根據足證註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知;而註冊人 將系爭網域名稱置於 Sedo 公司伺服器下之「域名停放服務」,意圖銷售與申訴人著名商標及事業名稱相近似的系爭網域名稱,更難謂 其係 合法、非商業或正當之使用。 因此本案專家小組認為,註冊人對於系爭網域名稱,並不具有權利或正當利益。

(4) 如上所述,本案專家小組認定 註冊人並未擁有該網域名稱之權利或正當利益 。合於「處理辦法」第 五條第一項第二款之規定 。

7.5 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱?

(1) 申訴人主張 註冊人於申訴人發函警告前,並未使用系爭網域名稱,收到律師函後,反而旋即透過專門銷售網域名稱之 Sedo 公司出售系爭網站,甚至公然在使用系爭網域名稱之網頁上,明顯標示「該域名熱銷中!」註冊人透過 Sedo 公司於系爭網域名稱上放置廣告連結,以「 IBM 」之名吸引網友點取系爭網頁上之網站連結,以賺取高額利益,更顯屬「 意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」。

(2) 註冊人對申訴人上述主張並未提出答辯。

(3) 按 「處理辦法」第五條第一項第三款規定, 申訴之成立,註冊人只要有 「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要 。得認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」之情形包括( 「處理辦法」第五條第三項第一款及第四款參照) :

1. 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

2. 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

3. 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

4. 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

上述各款情形,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限( "M&M's" 案參照),且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要。

(4) 依申訴書所附證據資料與 專家小組依職權上網查證 ,註冊人確有出售系爭 網域名稱 之意圖,而系爭 網域名稱與申訴人之著名商標與事業名稱近似,註冊人於註冊前亦難謂不知,因此註冊人不僅違反「處理辦法」第三條第二、三、四款之規定, 核註冊人所為,亦已符合上述「處理辦法」第五條第三項第一款及第四款所規定之要件,是本件註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱應無疑問。

(5) 綜上所述,本案專家小組認定系爭網域名稱符合「處理辦法」第五條第一項第三款之規定。

8 決定主文

專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,符合「處理辦法」第五條第一項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

 

專家小組:楊 佳 政

決定 日期 : 2007 年 7 月 5 日


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