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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2007-009

申訴人:

日商日立製作所股份有限公司(Hitachi,Ltd)

 

註冊人:

Yuuji inomata

 

1 •  當事人

1.1 申訴人:日商日立製作所股份有限公司(Hitachi,Ltd)

代理人:陳長文律師、蔡瑞森律師,其地址為台北市敦化北路二○一號七樓。

1.2 註冊人:Yuuji inomata。

2  系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱為(hitachi.tw)。

2.2 系爭網域名稱之受理註冊機構,為Global Media Online Inc.。

2.3 系爭網域名稱係由註冊人於民國(以下同)2005年11月01日申請完成註冊。

3 本案處理程序

依據財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱「科法中心」)所提供之資料,本案之處理程序如下:

3.1 申訴人之代理人於96年8月28日將申訴書紙本與申訴書電子檔,送達科法中心,選擇由一名專家組成專家小組,並於96年8月28日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2 科法中心於96年8月29日依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)第12條之規定,請TWNIC提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。TWNIC於96年8月29日回覆科法中心相關資訊。

3.3 科法中心於確認申訴書內容符合「處理辦法」、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。並於96年8月30日以郵寄及電子郵件方式將申訴書寄送予註冊人。

3.4 科法中心依據「實施要點」第4條第3項之規定,本案處理程序開始日為96年8月31日。

3.5 科法中心於96年9月3日依「實施要點」第4條第4項之規定,將處理程序開始日以電子郵件及郵寄方式,通知雙方當事人及TWNIC。

3.6 因申訴人於申訴書中,選擇由一名專家組成專家小組,依據「實施要點」第6條第2項規定,科法中心確認本案專家小組應由一名專家組成,並於96年10月5日選定由科法中心專家名單中邱映曦專案經理擔任。依據「實施要點」第15條第2項規定,預定專家小組做出決定日期為96年10月26日。

3.7 專家小組謹依科法中心指示於96年10月26日做成本決定,並將決定內容以電子郵件通知科法中心。

3.8 截至決定做成之日,未接獲註冊人之答辯書。

4 本案事實

4.1 本案申訴人日商日立製作所股份有限公司(Hitachi, Ltd),為日本製造並提供社會基礎設施、資訊通訊、AV產品、家電、冷氣及空調設備等產品之著名廠商。依據本案申訴書所載,該公司年平均營業額皆有上百億之譜,1991年至2005年於世界各國並投注18,000百萬日圓至34,000百萬日圓進行廣告宣傳,並刊登廣告至國際知名雜誌,其商標「HITACHI」並於2004年被列入日本著名商標之列(依據申訴人提供之申証9號,日本有名商標集),依據申訴人提供之資料及專家小組利用智慧局商標遠端檢索系統查詢顯示,該「HITACHI」於台灣亦針對使用於包括家電、冷氣、及空調等商品部分於1954年(民國43年)註冊取得商標專用權1555號,1997年(民國86年)註冊取得商標專用權00771842號,並持續維護其專用權迄今。

4.2 依據科法中心提供之資料顯示,本案註冊人Yuuji Inomata於2005年11月1日就系爭域名「hitachi.tw」獲Global Media Online Inc.核准註冊。

4.3 申訴人認註冊人所登記註冊之「hitachi.tw」網域名稱違反「處理辦法」第5條第1項規定,乃委任代理人依「處理辦法」、「實施要點」之相關規定,於96年8月28日向科法中心提出申訴,並為「請求移轉已註冊之網域名稱」之請求。截至決定做成之日,註冊人並未提出任何答辯。

 

5 適用規定

經與科法中心確認,謹摘要本案適用規定如下:

5.1 科法中心於90年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱"管理辦法")第16條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3 科法中心係依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4 申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
(1)網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2)註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3)註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5 依「處理辦法」第5條第2項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1)註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2)註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3)註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第5條第3項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1)註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2)註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3)註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4)註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。


5.7 依「處理辦法」第16條,上述規範未規定之事項,適用中華民國法律。

 

6 當事人之主張

6.1 申訴人之主張略以:

6.1.1 系爭網域名稱與申訴人之商標相同或近似而產生混淆

1. 本案申訴人日商日立製作所股份有限公司為提供社會基礎設施、資訊通訊、AV產品、家電、冷氣、及空調設備等多樣化產品、服務之著名廠商,於國際間享有盛名,並有驚人之年營業額。自1991年至2005年於全世界各國家每年支出之廣告成本總額已達18,000百萬日圓至34,000百萬日圓(申證5號),刊載廣告之媒體包括「The Business Times」(申證6號 )、「Business Week」雜誌 (申證7號),及「Forbes」雜誌(申證8號)等。「HITACHI」商標在日本並已列名為「有名商標」(申證9號)。


2. 申訴人於台灣地區銷售「HITACHI」品牌之各類家電及空調設備產品,如電冰箱、洗衣機、冷氣等產品,亦廣為消費者喜愛,夙享盛譽,每年均維持極高之銷售量,「HITACHI」業經申訴人向中華民國經濟部智慧財產局申請商標註冊登記獲准,指定使用於包括家電、冷氣、及空調等商品,領有商標註冊證第1555號及第00771842號(申證10號),迄今仍在有效期限。前揭商標並隨著相關商品大量行銷,「HITACHI」商標已為相關事業或消費者所普遍認知。


3. 而申訴人於台灣地區之平面與電子媒體經常性之廣告刊登使台灣地區的消費者對於「HITACHI」品牌及其所代表的高品質,印象深刻;並因長期繼續使用,亦使相關事業或消費者認知並將之與本公司商品產生聯想,係受公平交易法所保護之著名表徵。


4. 申訴人擬向我國網域名稱登記機關就「HITACHI」登記為其網域名稱時,發現「hitachi.tw」網域名稱時已為註冊人取得登記(附件一)。查系爭網域名稱「hitachi.com」與申訴人之公司名稱『Hitachi, Ltd.』之特取部分相同,且與申訴人著名商標「HITACHI」相同,是註冊人註冊系爭網域名稱足使一般網路使用者誤以為系爭網域名稱為申訴人之網站,並產生混淆誤認之虞。

6.1.2註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益

註冊人並未經營任何事業其公司或商號名稱與未註冊任何與「HITACHI」有關之商標,顯見並無享有任何權利或正當利益。況且,透過國亦不見註冊人有使用系爭網域名稱架設網站,符合「處理辦法」第 5 條第 2 項之規定。

6.1.3註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱

1.申訴人商標「HITACHI」在系爭網域名稱2005年11月1日註冊前已成為國內外眾所周知之著名商標,註冊人難謂不知「HITACHI 」為申訴人之公司名稱及著名商標,然卻仍申請註冊系爭「 hitachi.tw 」網域名稱,足以顯示註冊人註冊系爭網域名稱居心叵測,顯有搭便車之嫌,並企圖產生、引誘、誤導網路使用者造成消費這混淆並進而從中獲利,是註冊人註冊系爭網域名稱顯屬惡意。


2.本案註冊人取得系爭網域名稱,並未使用,使申訴人因而喪失以消費者熟知之名稱,進入網際網路市場爭取交易之機會,構成妨礙競爭之不正當行為(參照公平交易法第 24 條規定),依據處理辦法第 5 條第 2 項:「註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。」之規定,本案註冊人使用申請人之具有獨創性之商標註冊為網域名稱,將有妨礙申訴人之正常商業活動及使用網路資源之嫌,是以註冊人之行為,構成惡意註冊或使用系爭網域名稱之要件。且註冊人之行為係以營利為目的,利用系爭網域名稱與申訴人之商標產生混淆之方式,誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站。


3.依「處理辦法」第 3 條之規定,註冊人申請註冊網域名稱時,應告知 TWNIC 並確保「就註冊人所知,其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益」,惟註冊人明知「HITACHI」係申訴人之著名商標,而仍以近似於申訴人著名商標之主要文字部份,申請註冊系爭網域名稱,不但違反註冊人對於 TWNIC 之告知義務,且將與申訴人著名商標所表彰之商品品質及申訴人之公司商譽,產生不當攀附效果。是以註冊人註冊系爭網域名稱「hitachi.tw 」網域名稱係為營利之目的,意圖與申訴人之商標「HITACHI」產生混淆,洵堪認定(參科法中心專家小組 STLC2002-008 決定書之見解)。


4.系爭網域名稱顯有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款、第 3 款及第 4 款之規定之情事。

6.2 註冊人之主張:

截至決定做成之日,未接獲註冊人之答辯。

7 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則

1. 網域名稱之爭議,性質上屬私權爭議,故『處理辦法』所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎。當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權認為有必要進行調查者外,無須加以斟酌。而專家小組決定所參酌之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊,以及其他必要調查事證之資訊。(參案號:STLC2001-001,資策會科法中心專家小組決定書)。


2. 申訴人對「處理辦法」第5條第1項所規定之三項要件,應負舉證責任,證明其事實之存在。(參案號:STLC2001-002,資策會科法中心專家小組決定書)。

7.2 申訴之要件與舉證責任

1. 依「處理辦法」第5條第1項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
一、 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。


2. 第5條第1項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第4條、第14條)、「有下列各款情形之一者」(例如第5條第2項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第3條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4a 之規定:"Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.",亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立。

7.3 系爭網域名稱是否與申訴人之商標相同或近似而產生混淆

1.「處理辦法」第5條第1項第1款之規定,係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標或事業名稱為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。原則上,應依「通體觀察」及「比較主要部分」之原則,異時異地加以隔離觀察。倘系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,即構成該項要件。


2. 系爭網域名稱「hitachi.tw」之主要部份「hitachi」,與申訴人公司英文名稱「Hitachi, Ltd.」之特取部分及其著名商標「HITACHI」,於拼音與讀音上完全相同,一般具普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意亦無法區別其差異,有混淆誤認之虞。


3. 綜合上述論述,系爭網域名稱已構成「處理辦法」第5條第1項第1款規定之要件。

7.4 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益

1. 依「處理辦法」第5條第2項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。


2. 註冊人是否在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱:
(1) 按「處理辦法」第5條第2項第1款所謂之「第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議」,專家小組認有關爭議通知時點之認定,應參照UDRP 4(c)(i)之規定,即以「註冊人接獲任何關於爭議的通知」(any notice to you of the dispute),作為判斷的時點。因此,專家小組認為應以註冊人第一次接獲有關爭議通知的時間,亦即2007年8月30日(寄送申訴書予註冊人通知有關系爭網域名稱爭議之日),作為判斷註冊人是否已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當名稱之時點。(參見資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-002)
(2) 依據申訴書記載及專家小組依職權透過網路瀏覽器直接輸入系爭網域名稱及利用各搜尋引擎搜尋,皆無法連結或搜尋出任何利用該網域名稱之網頁,且依據申訴人提供之資料及專家小組利用經濟部智慧局商標遠端檢索系統查詢結果,註冊人並無與該網域名稱相關之商標、服務標章、姓名或其他與系爭網域名稱相關之表徵,故該網域名稱並未於註冊人接獲爭議通知之前善意使用該網域名稱,且並未有準備使用系爭網域名稱之跡象。
(3) 直至本決定書作成之日,註冊人未提出任何善意使用或準備使用系爭網域名稱之答辯。
(4) 綜上所述,專家小組認定,註冊人不符合「處理辦法」第5條第2項第1款之規定。


3. 註冊人使用該網域名稱,是否已為一般大眾所熟知:
註冊人並未使用該網域名稱,故專家小組認定註冊人不符合「處理辦法」第5條第2項第2款之規定。


4. 註冊人是否為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式,獲取商業利益:
由於註冊人並未使用該網域名稱,截至決定書作成之日止,亦未提供任何答辯及具體事證佐證其為合法、非商業或正當使用,或未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式,獲取商業利益,因無足以判定之事實證據,專家小組認定註冊人不符合「處理辦法」第5條第2項第3款之規定。

7.5 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱?

1. 依「處理辦法」第5條第1項第3款之規定,申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要(參見資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001)。


2. 依「處理辦法」第5條第3項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。


3. 註冊人雖早已登記系爭網域名稱,但迄今從未使用,且未成立網站,顯示著作人自2005年註冊系爭網域名稱時其真意並非使用「hitachi.tw」以銷售其產品或提供其勞務,而是在將申訴人著名之「Hitachi」商標搶先登記當時新開放之「泛英.tw」網域名稱,且妨礙申訴人使用其著名商標與事業名稱登記「泛英.tw」網域名稱,足以認定註冊人有惡意註冊系爭網域名稱之情形存在。(參考資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2002-007)

7.6 依雙方所提出之所有證據與說明,專家小組認定申訴人所申訴之情事,符合「處理辦法」第5條第1項各款之要件,是以申訴人提出關於系爭網域名稱之申訴成立。

8 決定主文

綜合前述分析,專家小組認定,本案申訴符合「處理辦法」第5條第1項之要件,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

 

專家小組:邱映曦

決定 日期 : 2007 年 10 月26日


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