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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2009-003 

申訴人:麥申貿易有限公司   
註冊人:Sanofi-Aventis Healthcare pty Limited

 

1. 當事人

1.1. 申訴人:麥申貿易有限公司,係一依照中華民國法律組織成立並存續之公司。
  代理人:黃寶玲

1.2 註冊人:Sanofi-Aventis Healthcare pty Limited,係一依照澳大利亞法律
組織成立並存續之公司。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱為〈cenovis.com.tw〉及〈cenovis.tw〉。

2.2. 系爭網域名稱之受理註冊機構為NeuStar Registry Gateway Services。

2.3. 系爭網域名稱〈cenovis.com.tw〉及〈cenovis.tw〉係由註冊人於2009年11月14日申請完成註冊。

3. 本案處理程序

3.1. 申訴人於2009年12月18日將申訴書紙本與申訴書電子檔,以掛號郵件方式送達財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱「科法中心」),選擇由一名專家組成專家小組,並繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2. 科法中心於2009年12月21日依財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱「TWNIC」)網域名稱爭議處理辦法(以下簡稱「處理辦法」)第十二條之規定,以傳真方式請TWNIC提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。TWNIC分別於2009年12月22日以傳真函覆,於2009年12月24日以郵件函覆科法中心相關資訊。

3.3. 科法中心於確認申訴書內容符合「處理辦法」、TWNIC網域名稱爭議處理實施要點(以下簡稱「實施要點」)、「處理辦法」與「實施要點」之補充說明(以下簡稱「補充說明」)、及科法中心網域名稱爭議處理附則(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。

3.4. 科法中心於2009年12月22日分別以電子郵件將申訴書寄至TWNIC資料庫中之註冊人電子郵件信箱及postmaster@註冊人之網域名稱,及以國際快遞將申訴書寄送給登記於TWNIC資料庫中之註冊人地址,通知註冊人應於處理程序開始日起二十工作日內向科法中心提出答辯書。科法中心依據「實施要點」第二條第六項第三款之規定,利用網際網路傳送時,以傳送紀錄上所顯示之日期2009年12月22日,視為將申訴書送達註冊人之日期,故本案處理程序開始日為2009年12月22日。

3.5. 科法中心於2009年12月22日依「實施要點」第四條第四項之規定,將本案處理程序開始日通知雙方當事人、受理註冊機構及TWNIC。

3.6. 科法中心迄本案決定日期為止,均未接獲註冊人之答辯書紙本或答辯書電子檔。

3.7. 科法中心於2010年1月22日依「實施要點」第六條之規定,自其專家名單中選定周 天先生,組成處理本案之專家小組,並由周 天先生簽署專家同意書,科法中心於同日通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為2010年2月10日。

4. 本案事實

4.1. 申訴人為中華民國註冊第00752311號〈CENOVIS〉之商標專用權人,專用期間自1997年3月16日起,歷經延展至2017年3月15日止,指定使用於魚油膠囊、魚肝油、大蒜精膠囊、月見草油膠囊、藍藻錠(粉)、綠藻錠(粉)、醫療補助用植物纖維素、甲殼質膠囊、醫療補助用營養膠囊等商品。(詳見申訴書附件二)

4.2. 註冊人擬於中華民國第5類及第30類商品註冊同名商標,與申訴人之註冊商標類別相同,故註冊人委託理律法律事務所去函徵求申訴人同意註冊人併存註冊〈CENOVIS〉商標。(詳見申訴書附件三)

4.3. 註冊人明知〈CENOVIS〉係申訴人之註冊商標,且經申訴人表明不同意註冊人在中華民國併存註冊〈CENOVIS〉商標後,註冊人仍於2009年11月14日逕行註冊系爭網域名稱,造成申訴人無法註冊及使用系爭網域名稱,申訴人遂於2009年12月18日向科法中心提出本案。

5. 適用規定

5.1. 科法中心於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2. 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱“管理辦法”)第十五條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3. 科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」、「補充說明」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4. 申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5. 依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6. 依「處理辦法」第五條第三項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1. 申訴人之主張略以:
(1)註冊人註冊系爭網域名稱之CENOVIS字樣,與申訴人之〈CENOVIS〉註冊商標相同。(參見申訴書附件二)
(2) 註冊人擬於中華民國第5類及第30類商品註冊同名商標,與申訴人之註冊商標類別相同,故註冊人委託理律法律事務所去函徵求申訴人同意註冊人在中華民國併存註冊〈CENOVIS〉商
標(詳見申訴書附件三),顯見註冊人在中華民國就CENOVIS文字,並無商標權利。
(3)申訴人於2009年10月22日,於電話中向理律法律事務所之代表,清楚表明申訴人在中華民國行銷〈CENOVIS〉品牌德國啤酒酵母粉業已多年(詳見申訴書附件四),亦已進行以〈CENOVIS〉品牌行銷其他第5類及第30類商品,因此不同 意註冊人在中華民國併存註冊〈CENOVIS〉商標,以免混淆消費者。然而,註冊人在明知〈CENOVIS〉係申訴人之註冊商標,且經申訴人表明不同意註冊人在中華民國併存註冊〈CENOVIS〉商標之立場後,註冊人仍於2009年11月14日逕行註冊系爭網域名稱(詳見申訴書附件五、六),造成申訴人無法註冊及使用系爭網域名稱。由此可見,註冊人註冊系爭網域名稱,係以妨礙申訴人在中華民國使用〈CENOVIS〉註冊商標為網域名稱為目的,使申訴人無法使用〈CENOVIS〉註冊商標,藉由網路拓展行銷業務,明顯為惡意之註冊行為。
(4)註冊人擬自澳洲出口其CENOVIS品牌之營養補充品至中華民國,實為申訴人之競爭者,註冊人藉由註冊系爭網域名稱,足以阻礙申訴人使用〈CENOVIS〉註冊商標為網域名稱,造成申訴人無法藉由系爭網域名稱,讓其他事業或一般大眾找尋到申訴人即將架設之網站,進而妨礙申訴人之商業活動,造成不公平競爭,亦為惡意之註冊行為。

6.2. 註冊人之主張略以:
(科法中心迄本案決定日期為止,均未接獲註冊人之答辯書紙本或答辯書電子檔,專案小組無從得知註冊人之主張。)

7. 決定理由

7.1. 網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」、「實施要點」、「補充說明」及「處理附則」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。

7.2. 申訴人應依「處理辦法」第五條第一項,就所規定之申訴要件存在之事實,負擔主張責任與舉證責任。

7.3. 系爭網域名稱與申訴人之商標是否相同或近似而產生混淆
(1)緣「處理辦法」保護之標的,包括商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識,申訴人主張系爭網域名稱中之CENOVIS文字,與申訴人之〈CENOVIS〉註冊商標相同。
(2) 查申訴人註冊中華民國第00752311號〈CENOVIS〉註冊商標,專用期間自1997年3月16日起,歷經延展至2017年3月15日止,指定使用於魚油膠囊、魚肝油、大蒜精膠囊、月見草油膠囊、藍藻錠(粉)、綠藻錠(粉)、醫療補助用植物纖維素、甲殼質膠囊、醫療補助用營養膠囊等商品。(詳見申訴書附件二)
(3)專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。科法中心迄本案決定日期為止,均未接獲註冊人之答辯書紙本或答辯書電子檔,專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌。
(4)本案系爭網域名稱,〈cenovis.com.tw〉為一屬性型英文網域名稱,〈cenovis.tw〉為一通用型英文網域名稱,其cenovis英文文字依通體觀察及比較主要部份之原則,異時異地加以隔離觀察,與申訴人之註冊商標〈CENOVIS〉之文字,拼音完全相同,字形外觀僅有大小寫之差異,對一般具有普通知識經驗的網路使用者而言,如施以普通之注意將有造成混淆之虞。系爭網域名稱與申訴人之商標是否相同或近似,與註冊人與申訴人彼此行銷之商品種類或行銷通路無涉,如對網路使用者有產生混淆誤認之虞,便符合此項要件。
(5)依雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之註冊商標〈CENOVIS〉相同而產生混淆,合於「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。

7.4 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益:
(1)申訴人主張註冊人對於系爭網域名稱,並無權利或正當利益,並舉證註冊人擬於中華民國註冊第5類及第30類商品之同名商標,因與申訴人之註冊商標〈CENOVIS〉類別相同,故註冊人曾委託理律法律事務所去函徵求申訴人同意註冊人在中華民國併存註冊〈CENOVIS〉商標(詳見申訴書附件三),顯見註冊人在中華民國就CENOVIS文字,並無商標權利。專家小組認定申訴人對註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益之主張,完成舉證責任。
(2)專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。科法中心迄本案決定日期為止,均未接獲註冊人之答辯書紙本或答辯書電子檔,專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌。
(3) 申訴人未曾授權或同意註冊人使用其註冊商標〈CENOVIS〉或將該註冊商標申請註冊為網域名稱,註冊人亦未就系爭網域名稱,主張享有其他權利或正當利益。
(4) 依雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,專家小組認定註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益,合於「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

7.5 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱:
(1)UDRP4(a)(iii)規定註冊人必須「惡意註冊且使用網域名稱」(Domain name has been registered and is being used in bad faith ),WIPO Center在爭議處理的專家小組決定書中,亦認為申訴案件之成立,必須具備「惡意註冊」與「惡意使用」二個要件同時併存(Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No.D2000-0003)。
(2)惟「處理辦法」第五條第一項第三款,卻明文規定「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」,可知依「處理辦法」之規定,申訴案件之成立,註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」二個要件中,如有其一成立者,便合於該條款之要件。「處理辦法」之此一規定,雖與UDRP之相關規定及WIPO Center的許多爭議案件專家小組決定書之見解不同,但此一立場,符合實務上許多搶註他人商標做為網域名稱之情況,且合於WIPO 1999年針對著名商標保護的聯合建議書(Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks)第6條之規定:「A domain name shall be deemed to be in conflict with a well-known mark at least where that domain name, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and the domain name has been registered or used in bad faith. 」。
(3)依「處理辦法」第六條之規定,「爭議處理機構應依本辦法處理爭議」,故專家小組應依「處理辦法」之明文規定處理本案。因此,申訴人如能舉證證明註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱即合於申訴要件,UDRP、Rules及其他爭議處理機構如WIPO Center所曾做成之專家小組決定書,將僅供專家小組做為參考,對於專家小組做成決定並無拘束力。
(4)「處理辦法」、「實施要點」、「補充說明」及「處理附則」均未就「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱加以定義,惟依「處理辦法」第三條第一項及第五條第三項之規定,可知「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,係指以「不正當之目的」註冊或使用該網域名稱,因此,申訴人應主張並舉證證明,註冊人於註冊或使用系爭網域名稱時,具有「不正當之目的」。
(5)「不正當之目的」係一不確定的法律概念,專家小組應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,就個案特定事實加以認定,並依「處理辦法」第五條第三項之規定,得參酌該項所列之各款情形,然不以該項所列之各款情形為限。
(6)申訴人並未主張並舉證證明,註冊人註冊或取得系爭網域名稱之主要目的,是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益; 申訴人亦未主張並舉證證明,註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。故專家小組無須就上述情形,加以斟酌,因此不合於「處理辦法」第五條第三項第一款及第四款之規定。
(7)申訴人主張於2009年10月22日,於電話中向理律法律事務所之代表,清楚表明申訴人在中華民國行銷〈CENOVIS〉品牌德國啤酒酵母粉業已多年(詳見申訴書附件四),亦已進行以〈CENOVIS〉品牌行銷其他第5類及第30類商品,因此不同意註冊人在中華民國併存註冊〈CENOVIS〉商標,以免混淆消費者。然而,註冊人明知〈CENOVIS〉係申訴人之註冊商標,且經申訴人表明不同意註冊人在中華民國併存註冊〈CENOVIS〉商標之立場後,註冊人仍於2009年11月14日逕行註冊系爭網域名稱(詳見申訴書附件五、六),造成申訴人無法註冊及使用系爭網域名稱。由此可見,註冊人註冊系爭網域名稱,係以妨礙申訴人在中華民國使用〈CENOVIS〉註冊商標為網域名稱為目的,使申訴人無法使用〈CENOVIS〉註冊商標,藉由網路拓展行銷業務,明顯為惡意之註冊行為。
(8)專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。科法中心迄本案決定日期為止,均未接獲註冊人之答辯書紙本或答辯書電子檔,專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌。
(9)判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成妨礙申訴人以註冊商標為網域名稱,進入網際網路市場之結果。
(10)依據UDRP4b(ii)之規定,判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱,必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件,〝provided that you have engaged in a pattern of such conduct〞,且WIPO Center處理網域名稱爭議的許多專家小組決定書中,亦持此項見解 (Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna .com” , WIPO Case No. D2000-0847)。
(11)由於「處理辦法」第五條第三項第二款,並未明文規定此項要件,專家小組認為UDRP及WIPO Center根據註冊人註冊網域名稱之慣行模式,以判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,對於專家小組雖無拘束力,但係可供專家小組斟酌考量之因素之一。
(12)查TWNIC所提供之註冊人網域名稱資料顯示,註冊人共計註冊2筆網域名稱,包括系爭網域名稱〈cenovis.com.tw〉及〈cenovis.tw〉,合於註冊人以註冊他人商標為慣行模式之情形。故可知註冊人註冊系爭網域名稱,合於申訴人所主張註冊人註冊系爭網域名稱,係以妨礙申訴人在中華民國使用〈CENOVIS〉註冊商標註冊網域名稱為目的。故專家小組認定申訴人之主張,合於「處理辦法」第五條第三項第二款之規定。
(13)申訴人主張註冊人擬自澳洲出口其CENOVIS品牌之營養補充品至中華民國,實為申訴人之競爭者,註冊人藉由註冊系爭網域名稱,足以阻礙申訴人使用〈CENOVIS〉註冊商標為網域名稱,造成申訴人無法藉由系爭網域名稱,讓其他事業或一般大眾找尋到申訴人即將架設之網站,進而妨礙申訴人之商業活動,造成不公平競爭,亦為惡意之註冊行為。
(14)專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。科法中心迄本案決定日期為止,均未接獲註冊人之答辯書紙本或答辯書電子檔,專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌。
(15)判斷申訴人所主張之事實,是否合於「處理辦法」第五條第三項第三款之規定,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成妨礙申訴人之商業活動之客觀事實。
(16)申訴人於1978年7月7日於中華民國台北市完成營利事業登記,
以公司組織從事進出口貿易業務、國內外廠商產品之代理報價投標等業務、魚鰻蝦類及其他水產物品進出口貿易業務、F102160輔助食品批發業等上述業務(詳見申訴書附件一),申訴人並為中華民國註冊第00752311號〈CENOVIS〉之商標專用權人,專用期間自1997年3月16日起,歷經延展至2017年3月15日止,指定使用於魚油膠囊、魚肝油、大蒜精膠囊、月見草油膠囊、藍藻錠(粉)、綠藻錠(粉)、醫療補助用植物纖維素、甲殼質膠囊、醫療補助用營養膠囊等商品(詳見申訴書附件二),迄今已近十三年之歷史。
(17)註冊人擬自澳洲出口其CENOVIS品牌之營養補充品至中華民國,由於其商品為同一或類似商品,實為申訴人之競爭者。註冊人在明知〈CENOVIS〉係申訴人之註冊商標,且經申訴人表明不同意註冊人在中華民國併存註冊〈CENOVIS〉商標後,註冊人仍於2009年11月14日逕行註冊系爭網域名稱,造成申訴人無法註冊及使用系爭網域名稱,讓其他事業或一般大眾找尋到申訴人即將架設之網站,進而妨礙申訴人之商業活動,造成不公平競爭,註冊人具備妨礙申訴人商業活動之主觀意識與客觀事實。
(18)且依「處理辦法」第三條之規定,註冊人申請註冊網域名稱時,應告知TWNIC並確保「就註冊人所知,其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益」,註冊人明知〈CENOVIS〉係申訴人之註冊商標,而仍以相同於申訴人註冊商標中之文字,申請註冊系爭網域名稱,不但違反註冊人對於TWNIC之告知義務,且違反中華民國商標法第62條第1項第2款之規定。故專家小組認定申訴人之主張,合於「處理辦法」第五條第三項第三款之規定。
(19)依雙方當事人所提出之證據及其它一切資料,專家小組認定註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱,合於「處理辦法」第五條第一項第三款之規定。

8. 決定主文

8.1. 專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第五條第一項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:周 天

決定日期:2010年 2 月 8 日


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