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財團法人資訊工業策進會
科技法律中心
專家小組決定書
案號:STLC2010-003 

申訴人:

法商皮耶華德莫化妝品股份有限公司

 

 註冊人:

和法實業股份有限公司

1. 當事人

1.1. 申訴人:法商皮耶華德莫化妝品股份有限公司

代理人:葉品安。

聯絡人:崔雲飛律師。

1.2. 註冊人:和法實業股份有限公司。

代理人:賴郁芬。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱:renefurterer.com.tw

2.2. 受理註冊機構:系爭網域名稱之受理註冊機構為亞太線上服務股份有限公司。

2.3.系爭網域名稱〈renefurterer.com.tw〉係由註冊人於2003年4月21日申請完成註冊。

3. 本案處理程序

3.1.申訴人於2010年7月28日將申訴書紙本與申訴書電子檔,以專人送件方式送達財團法人資訊工業策進會科技法律中心(以下簡稱「科法中心」),選擇由一名專家組成專家小組,並繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2. 科法中心於2010年7月29日依財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱「TWNIC」)網域名稱爭議處理辦法(以下簡稱「處理辦法」)第十二條之規定,以傳真方式請TWNIC提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。TWNIC於2010年7月29日函覆科法中心相關資訊。

3.3.科法中心於確認申訴書內容符合「處理辦法」、TWNIC網域名稱爭議處理實施要點(以下簡稱「實施要點」)、「處理辦法」與「實施要點」之補充說明(以下簡稱「補充說明」)、及科法中心網域名稱爭議處理附則(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本案。

3.4.科法中心於2010年7月30日分別以電子郵件將申訴書寄至TWNIC資料庫中之註冊人電子郵件信箱,及將申訴書寄送給登記於TWNIC資料庫中之註冊人地址,通知註冊人應於處理程序開始日起二十工作日內向科法中心提出答辯書。科法中心依據「實施要點」第二條第六項第三款之規定,利用網際網路傳送時,以傳送紀錄上所顯示之日期2010年7月30日,視為將申訴書送達註冊人之日期,故本案處理程序開始日為2010年7月30日。

3.5. 科法中心於2010年7月30日依「實施要點」第四條第四項之規定,將本案處理程序開始日通知雙方當事人、受理註冊機構及TWNIC。

3.6.科法中心2010年9月1日為止,尚未接獲註冊人之答辯書紙本或答辯書電子檔。

3.7.科法中心於2010年9月1日依「實施要點」第六條之規定,自其專家名單中選定陸義淋先生,組成處理本案之專家小組,並由陸義淋先生簽署專家同意書,科法中心於同日通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為2010年9月21日。嗣因專家小組尚需審視當事人所提出之相關說明,將預定作出決定之日期,延至2010年9月30日。

3.8科法中心於2010年9月30日收到註冊人答辯書,專家小組為審視註冊人之答辯,將預定作出決定之日延至2010年10月8日,科法中心同時將註冊人答辯書寄送申訴人。

3.9.申訴人於2010年10月7日提出補充申訴書,並寄送註冊人。

4. 本案事實

4.1.申訴人為中華民國註冊第00600611號〈FURTERER〉之商標專用權人,專用期間自1993年6月16日起,至2113年6月15日止,指定使用於化妝品、髮油、髮膏、髮水、髮乳、噴髮膠水、造形髮膠、護髮劑等商品(詳見申訴書證物二),且申訴人於法國亦就〈FURTERER〉、〈RENE FURTERER〉註冊商標在案(詳見申訴書證物三)。

4.2.註冊人於1995年與申訴人就RENE FURTERER系列產品簽立獨家經銷合約(下稱經銷合約,參申訴書證物四),雙方的合作關係持續至申訴人於2009年1月提出不予續約之通知,註冊人亦無反對意思表示。因此經銷合約於2009年12月31日屆滿失效(參考申訴書證物五之雙方來往信函)。 。

4.3.註冊人於經銷合約有效期間內(2003年4月21日),在未通知或取得申訴人同意之情形下,以與申訴人所有之商標相同或近似之名稱,註冊www.renefurterer.com.tw 網域名稱(下稱系爭網域名稱),造成申訴人無法註冊及使用系爭網域名稱,申訴人主張此足以令消費者對商品來源產生混淆,遂於2010年7月28日向科法中心提出本案。

5. 適用規定

5.1.科法中心於2001年3月29日,經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2.依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱“管理辦法”)第十五條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3.科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」、「補充說明」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱〝ICANN〞)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱〝UDRP〞)、Rules for UDRP(以下簡稱〝Rules〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱〝WIPO Center〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4.申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:

(1)網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

(2)註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

(3)註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5.依「處理辦法」第五條第二項之規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:

(1)註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

(2)註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。

(3)註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方,獲取商業利益者。

5.6.依「處理辦法」第五條第三項之規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:

(1)註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

(2)註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

(3)註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

(4)註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1. 申訴人之主張略以:

(1)系爭網域名稱與申訴人之註冊商標相同而產生混淆:註冊人註冊系爭網域名稱之renefurterer之特取部分「furterer」字樣,與申訴人之〈FURTERER〉註冊商標外文部分外觀、發音完全相同,客觀上足以令消費者對商品之出處來源產生混淆。(參見申訴書證物二)。縱使系爭網域名稱所連結之網站已經撤下或封鎖,導致網路使用者無法連結系爭網域名稱之網頁內容,仍不影響網路使用者已被引誘或誤導至瀏覽註冊人網站之結果。

(2) 系爭網域名稱亦與申訴人之註冊商標相似而產生混淆:縱認註冊人所註冊之系爭網域名稱較申訴人註冊之商標多出rene,並不完全相同,然Rene於法國為一極普遍而無特殊性之人名(first name)。而網域名稱renefurterer之特取部分在於furterter,因此縱認系爭網域名稱非與申訴人註冊商標相同,亦可謂之相似且足令一般消費者或瀏覽註冊人網頁之人產生混淆誤認。

(3)系爭網域名稱與護髮產品創設人Rene Furterer先生之全名及申 訴人品牌名稱相同,足致他人產生混淆:系爭網域名稱與申訴人所生產護髮產品創設人Rene Furterer先生之全名完全相同,申訴人亦以其名為品牌銷售知名全球之各類護髮沙龍產品,因此系爭網域名稱確實令他人產生代表申訴人品牌、產品之錯誤印象。

(4)註冊人就其網域名稱無權利或正當利益:依據經銷合約第 4.2條約定,註冊人承認申訴人就其商標享有專屬權利,且於本契約有效期間及契約終止後均不得為任何有害或可能侵害該權利之行為。而註冊人違反該約定,擅自註冊與申訴人之專用商標完全相同之系爭網域名稱,有減損申訴人之商標權益,而獲取不當之商業利益情形。

(5) 註冊人惡意使用系爭網域名稱:註冊人與申訴人同為美護髮沙龍產品之同業,且註冊人自1995年起即為申訴RENEFURTERER 系列產品之獨家經銷商,自應瞭解FURTERER商標對申訴人之獨特性與重要性,註冊人卻未經申訴人同意、違反兩造經銷合約 約定,私下搶註足以與申訴人商標、商品混淆之系爭網域名稱, 註冊人顯然透過註冊系爭網域名稱,利用申訴人長久經營之品牌 商譽,藉以牟取私人利益,因此註冊人確屬惡意註冊並使用系爭網域名稱。

6.2.註冊人之主張略以:

(1)註冊人自1994年開始,代理申訴人旗下的RENE FURTERER品牌,直到2009年12月31日代理終止。註冊人與申訴人旗下的REFURTERER品牌間的代理關係,為受法律保障之已成立之事實。註冊人基於市場行銷業務需求,於代理期間註冊系爭網域名稱,期以維護品牌權益,此實為註冊人對申訴人之善意合作,過程完全合法。註冊人依法進行代理該品牌在台灣的廣告暨市場行銷,享有正當利益,並無所謂侵權事宜。

(2) 申訴人從未提出任何口頭或書面異議,反對註冊人進行系爭網域名稱註冊,顯見申訴人認知註冊人的申請事宜為合理且合法之作為,並非申請來行使圖利之目的。

(3)註冊人註冊系爭網域名稱,是註冊人基於在台灣行銷RENEFURTERER品牌長達十餘年所作的投資,加以進行合法的保障與保護,應視為註冊人針對該品牌之廣告行銷及消費市場之實際付費成本,應納入註冊人資產。

7. 決定理由

7.1. 網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」、「實施要點」、「補充說明」及「處理附則」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。且申訴人應就處理辦法第五條第一項規定之申訴要件存在之事實,負舉證責任。申訴人已就該等要件,提出證據。

7.2.按「處理辦法」第五條第一項之規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」。第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第4條、第14條)、「有下列各款情形之一者」(例如第5條第2項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第3條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4a 之規定:"Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.",亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立,茲有科法中心「playboy.net.tw」「playboy.tw」案,案號:STLC2006-008,8. 2.2決定之見解,可資參照。本件專家小組亦採同一見解。

7.3.系爭網域名稱與申訴人之商標相同或近似而產生混淆:

(1)緣「處理辦法」保護之標的,包括商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識,申訴人主張系爭網域名稱中之特取部分之FURTERER文字,與申訴人之〈FURTERER〉註冊商標相同。且與申訴人在法國註冊之〈RENE FURTERER〉完成相同。

(2)查申訴人註冊中華民國第00600611號〈FURTERER〉註冊商標,專用期間自1993年6月16日起,歷經延展至2113年6月15日止,指定使用於化妝品、髮油、髮膏、髮水、髮乳、噴髮膠水、造型髮膠、護髮劑等商品。(詳見申訴書證物二),另申訴人於法國亦就〈FURTERER〉、〈RENE FURTERER〉二商標在案(詳見申訴書證物三)。

(3)另註冊人於答辯時自稱「自1994年開始,代理申訴人旗下的RENE FURTERER品牌,直到2009年12月31日代理終止……」、「註冊人基於市場行銷業務需求,於代理期間註冊系爭網域名稱,期以維護品牌權益,此實為註冊人對申訴人之善意合作,過程完全合法」,因此註冊人並不否認〈RENE FURTERER〉為申訴人品牌,且其註冊系爭網域名稱,是為維護其所代理之申訴人品牌,換言之,註冊人並未否認該系爭網域名稱與申訴人商標相同或近似。復若即使僅以申訴人在中華民國註冊之〈FURTERER〉商標而言,依整體觀察方法,系爭網域名稱的特取部分在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似。

(4)依雙方當事人所提出之證據及其他一切資料,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之註冊商標相同而產生混淆,合於「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。

7.4.註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益:

(1)「處理辦法」第五條第二項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

(2)申訴人主張註冊人對於系爭網域名稱,並無權利或正當利益,並舉證依據申訴人與註冊人簽訂之經銷契約4.2條約定:「註冊人承認申訴人就其商標享有專屬權利,且於本契約有效期間及契約終止後均不得為任何有害或可能侵害該權利之行為。」。依據現行商標法第六十二條第二款規定:「未得商標權人同意,有下列情形之一者,視為侵害商標權: 二、明知為他人之註冊商標,而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識,致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」且經濟智慧財產局亦早於89.3.7.(89)智商980字第890015273號函有如下解釋:「以他人註冊商標登記為網址名稱,並於網頁或相關網路資訊上表彰他人同一或類似的商品或服務者,可能構成商標法第61、62條等侵害商標專用權情事」,因此註冊人明知〈FURTERER〉〈RENE FURTERER〉為申訴人商標,且依兩造之經銷合約,其不得損害申訴人之商標權益,卻仍註冊系爭網域名稱,要難謂就系爭網域名稱有權利或正當利益。

(3) 註冊人雖於答辯時指稱申訴人從未提出任何口頭或書面異議反對註冊人進行系爭網域名稱,顯見申訴人認知註冊人的申請事宜為合理且合法之作為。但其並未提出任何明確證據,且申訴人表示其未曾明示或默示授權註冊人註冊系爭網域名稱。

(4)至註冊人於答辯書指稱其註冊系爭網域名稱,是為在台灣行銷RENE FURTERER品牌長達十餘年的投資,加以進行合法的保障與保護,因此系爭網域名稱應視為註冊人之資產。按註冊人明確瞭解其與申訴人僅為代理關係,而代理關係並不當然讓註冊人享有將申訴人商標註冊為網域名稱之權利。因此要難以此主張註冊人有權利或正當利益註冊系爭網域名稱。

(5)此外,專家小組系爭網路上網搜尋,並未發現註冊人使用該網域名稱之事實,註冊人於答辯時,亦未提出任何證據證明其符合「處理辦法」第五條第二項任一款之規定。

(6)綜上所述,專家小組尚難認定註冊人擁有系爭網域名稱之權利或爭正當利益,而合於「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

7.5.註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱:

(1)依「處理辦法」第五條第一項第三款之規定,申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要(參閱參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號:STLC2001-001,7.5.(2),(3),以下簡稱「M&M's案」)。

(2)認定註冊人是否有「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱情事,依「處理辦法」第五條第三項之規定,得參酌下列各款情形:一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。上述各款情形,均屬認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之參考因素,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限(「M&M’s」案,7.5.(5)),且如有其中之一種或數種情事,足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,亦足該當之,並不以全部具備為必要。

(3)申訴人主張註冊人與申訴人同為美護髮沙龍產品之同業,具有競爭關係,且註冊人為申訴人RENE FURTERER系列產品獨家經銷商多年,自應瞭解〈FURTERER〉商標對申訴人之重要性,卻未經申訴人同意,違反兩造經銷合約約定,私下搶註足以與申訴人商標、商品混淆之系爭網域名稱,讓申訴人無法利用系爭網域名稱從事正當商業活動,且註冊人顯然透過註冊系爭網域名稱利用申訴人長久經營之品牌商譽,藉以牟取私人利益,依「處理辦法」第五條第一項第三款及同條第三項之規定,註冊人確屬惡意註冊並使用系爭網域名稱。而註冊人於答辯書稱其註冊系爭網域係基於在台灣行銷申訴人之RENE FURTERER品牌的投資,加以進行合法的保障與保護,應視為註冊人針對該品牌之廣告行銷及消費市場等所支付之實際付費成本,應納入註冊人之資產。

(4)註冊人基於代理關係,明知FURTERER及RENE FURTERER為申訴人商標及依雙方經銷合約約定其不得損害申訴人之商標權益,仍於2003年04月21日逕行註冊系爭網域名稱,造成申訴人無法註冊及使用系爭網域名稱,並自稱註冊該網域名稱係為將其納為資產。由此可見,註冊人註冊系爭網域名稱,係以妨礙申訴人在中華民國使用〈FURTERER〉註冊商標或其在法國之〈RENE FURTERER〉註冊商標為網域名稱為目的,使申訴人無法使用註冊商標,藉由網路拓展行銷業務,故專家小組認定申訴人之主張,合於「處理辦法」第五條第三項第二款之規定。

(5)且依「處理辦法」第三條之規定,註冊人申請註冊網域名稱時,應告知TWNIC並確保「就註冊人所知,其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益」,註冊人明知〈RENE FURTERER〉〈FURTERER〉係申訴人之註冊商標,而仍以相同於申訴人註冊商標中之文字,申請註冊系爭網域名稱,不但違反註冊人對於TWNIC之告知義務,且違反中華民國商標法第62條第1項第2款之規定。故專家小組認定申訴人之主張,合於「處理辦法」第五條第三項第三款之規定。

(6)依雙方當事人所提出之證據及其它一切資料,專家小組認定註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱,合於「處理辦法」第五條第一項第三款之規定。

8.決定主文

8.1.專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第五條第一項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:陸義淋


決定日期:2010年 10 月 12 日

 


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