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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2012-004 

申訴人:

美商ž雅喜蘭授權暨智慧財產權有限責任公司

 

 註冊人:

台灣華孚蘭有限公司

1. 當事人

1.1. 申訴人:美商.雅喜蘭授權暨智慧財產權有限責任公司
      (Ashland Licensing and Intellectual Property LLC )

1.2. 註冊人:台灣華孚蘭有限公司

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱:如下2.2表列。

2.2. 受理註冊機構:如下表列。

系爭網域名稱

受理註冊機構

申請日期

valvoline.com.tw

網路家庭(PCHOME)

1999年8月11日

valvoline.tw

台灣固網(TFN)

2005年10月27日

zerex.com.tw

台灣固網(TFN)

2000年10月13日

zerex.tw

台灣固網(TFN)

2005年10月27日

3. 本案處理程序

3.1 申訴人之代理人於 2012 年6 月 15 日將申訴書紙本,送達財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下簡稱〝科法所〞),選擇由一名專家組成專家小組,並於同日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2 科法所於 2012 年 6 月 18 日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱 TWNIC)索取系爭網域名稱註冊資料。

3.3 申訴人之申訴,經科法所確認本案符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱〝處理辦法〞)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱〝實施要點〞)有關申訴之要件,正式受理本案。科法所隨即於 2012 年 6 月 22 日以電子郵件將申訴書寄送予註冊人。

3.4 依「實施要點」第四條第三項之規定,本案處理程序開始日為 2012 年 6 月 22 日。

3.5 科法所於 2012 年 6月 22日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日以電子郵件/郵寄方式通知雙方當事人及 TWNIC 。

3.6 科法所於2012 年 7 月 20 日答辯截止日,收到註冊人以電子郵件寄達答辯書。

3.7 科法所依據「實施要點」第四條第二項規定,於 2012年 7 月 24 日確認本案專家小組應由一名專家組成,並選定由其專家名單中之楊佳政律師擔任。科法所於2012年 7 月 25 日以郵寄及電子郵件方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定最後作出決定之日期為 2012 年 8月 16 日。

3.8 申訴人於2012年 8 月 6 日提出申訴補充理由書。

3.9 註冊人於2012年 8 月 14 日提出補充答辯書。

4. 本案事實

4.1申訴人於1966年10月1日向經濟部智慧財產局(下稱:智財局)取得「VALVOLINE」商標註冊登記(第23915號),指定使用於「潤滑油、機油」;申訴人嗣於1983年12月1日向智財局取得「ZEREX」之商標註冊登記(第197692號),指定使用於「汽車水箱用防凍劑」。

4.2註冊人於2.2節所示之日期分別申請註冊系爭「valvoline.com.tw」、「valvoline.tw」、「zerex.com.tw」及「zerex.tw」等4件網域名稱。

4.3 申訴人申訴註冊人違反「網域名稱爭議處理辦法」第5條第1項之規定,請求移轉系爭網域名稱予申訴人。

5. 適用規定

5.1 科法所於 2001 年 3 月 29 日,經 TWNIC 認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第15條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」規定辦理之,經申訴人向科法所提出本申訴案,是以註冊人既有私法上契約義務,應接受科法所就本案系爭網域名稱進行爭議之處理。

5.3 科法所依「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,如有未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下簡稱「 ICANN 」)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱〝 UDRP 〞)、 Rules for UDRP (以下簡稱「 Rules 」),及其他網域名稱爭議處理機構,如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (以下簡稱「 WIPO Center 」)作成之網域名稱爭議之專家小組決定書。

5.4 申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項規定,申訴人因註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,得向爭議處理機構提出申訴:
(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5 依「處理辦法」第5條第2項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第5條第3項規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 本案申訴人之主張略以:

6.1.1註冊人所註冊之網域名稱與申訴人商標文字相同,已產生混淆:
註冊人所註冊之「valvoline.com.tw」、「valvoline.tw」、「zerex.com.tw」及「zerex.tw」網域名稱,其中「valvoline」及「zerex」與申請人之已註冊商標之文字完全相同,而註冊人在前述網站上所銷售之產品,又與前述商標所指定商品相同或近似,系爭網域名稱已足使一般消費者及網路使用者混淆而無從分辨,甚至誤以為系爭網域名稱所指向之網站為申訴人所設,已有網域名稱爭議處理辦法第5條第1項第1款之事由。

6.1.2註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益:
(1)申訴人所擁有之前述「VALVOLINE」、「ZEREX」商標,並非通俗文字,具有獨創性及極強識別性,註冊人在網域名稱上使用與前述商標相同之文字,絕非偶然。
(2)早在註冊人於1999年至2005年間註冊系爭網域名稱前,前述「VALVOLINE」、「ZEREX」商標早已獲准註冊,更已在市場上使用多年(16餘年以上),註冊人身為專營工業用、車用潤滑油產品之公司,在1997-2007年間更曾進口銷售Valvoline集團之「Valvoline」及「Zerex」系列產品,對於「valvoline」及「zerex」等文字,為Valvoline集團之商標,自難諉為不知,故註冊人絕非善意使用系爭網域名稱,對該網域名稱亦無權利或正當利益。
(3)「VALVOLINE」、「ZEREX」商標為申訴人之註冊商標,註冊人及其負責人楊杏雪曾試圖於2008年向智慧局以「VALVOLINE OIL FILTER」及「ZEREX」商標申請註冊,但均遭智慧局以違反商標法第23條第1項第13款規定「相同或近似於他人之註冊商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。」為由,而撤銷該等商標之註冊,智慧局並認定前述商標之申請非屬善意,益證註冊人對系爭網域名稱並無權利或正當利益,已有網域名稱爭議處理辦法第5條第1項第2款之事由。

6.1.3註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱:
(1) 註冊人早在1997年即在台灣進口經營銷售「Valvoline」及「Zerex」系列產品,明知「valvoline」及「zerex」等文字為申請人所擁有之商標,且註冊人目前仍在網站上銷售「Valvoline」及「Zerex」品牌系列產品,可見註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱。
(2) 系爭網域名稱中,除「www.valvoline.com.tw」及「www.valvoline.tw」網域名稱仍有指向使用中之網站外,註冊人早已未使用「www.zerex.com.tw」及「www.zerex.tw」等網域名稱,卻仍予以註冊,其使用期限更至2015年或2022年才屆至,可見註冊人註冊「www.zerex.com.tw」及「www.zerex.tw」等網域名稱之目的,係在妨害申訴人使用「ZEREX」商標之文字作為網域名稱,已符合網域名稱爭議處理辦法第5條第3項第2款「註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標註冊網域名稱為目的」之情形,可見註冊人係惡意註冊系爭網域名稱。
(3) 註冊人明知「valvoline」及「zerex」等文字為申請人所擁有之商標,其在「valvoline.com.tw」及「valvoline.tw」網域名稱所指向之網站上,販售「Valvoline」及「Zerex」系列產品,可見註冊人之目的係在使消費者造成混淆,誤以為註冊人與申訴人間存有授權或代理關係,並引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站,已符合網域名稱爭議處理辦法第5條第3項第4款所述「註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站」之情形,可見註冊人係惡意註冊系爭網域名稱。

6.2 本案註冊人之主張略以:

6.2.1系爭網域名稱主體與申訴人的名稱、商標標誌不相同,不具有足以導致混淆的近似性:
(1) 早於1975年起,本案註冊人負責人之家族即專營進口販售申訴人之「valvoline」品牌油品,並為之構思中文名稱「華孚蘭」以利行銷,歷經註冊人負責人之親屬及負責人接手經營,已於業界耕耘長達三十七年之久,除積極開拓「valvoline」油品於台灣之市場外,在網路盛行之後,更於1999年向網路家庭(PC home Online)申請註冊「valvoline.com.tw」網域名稱,使用迄今業有十三年之久,註冊人於取得該網域名稱後即秉持誠信原則推廣「valvoline」油品,提供消費者正確、清楚之資訊,並於網頁上清楚載明註冊人提供之商品乃原裝進口之商品,使消費者於選購時都能夠明瞭商品之製造商與來源,是以,註冊人使用「valvoline.com.tw」網域名稱係有其正當性;而「valvoline」固與申訴人之商標相同,惟由申訴人所附之相關文件中,僅顯示其於我國有販售之事實,並未能得知其於國內為消費者所知悉之程度為何,加以「valvoline.com.tw」網域名稱業經註冊人使用多年,其歷經逾十三年之使用均無造成任何混淆之情事,申訴人亦無提出有任何混淆之實證,是以,註冊人註冊「valvoline.com.tw」網域名稱洵無違該款項之規定。
(2) 註冊人於2005年向台灣固網(TFN)申請註冊之「valvoline.tw」網域名稱,亦經註冊人使用6年之久,並未造成市場上之混淆,亦應無違該款項之規定。
(3) 關於註冊人於2000年向台灣固網(TFN)申請註冊之「zerex.com.tw」網域名稱,以及於2005年向台灣固網(TFN)申請註冊之「zerex.tw」網域名稱,其中「zerex」固為申訴人之註冊商標,然而該商標於我國並未臻著名,查申訴人所提出之文件中,不但未能知悉「zerex」於我國販售之情形,更難以從中認定「zerex」為我國消費者認識之程度,職此,實難謂註冊人註冊之「zerex.com.tw」、「zerex.tw」網域名稱會使國人誤認為係申訴人之網站,而產生混淆,故註冊人註冊「zerex.com.tw」、「zerex.tw」網域名稱當亦無違該款項之規定。

6.2.2被申訴人對系爭網域名稱擁有合法權益:
(1) 承前所述,註冊人自1999年即善意使用所註冊之「valvoline.com.tw」網域名稱,並自2005年起善意使用註冊之「valvoline.tw」網域名稱,自使用以來從未曾以「valvoline」商標權人自居,並善盡零售商應告知商品來源之義務,沒有以混淆、誤導消費者或減損申訴人商標、事業名稱之方式使用之,而歷經多年經營,此二網域名稱業為註冊人客戶所熟悉,是註冊人使用該二網域名稱,應具有正當利益。
(2)另,註冊人善意註冊「zerex.com.tw」及「zerex.tw」網域名稱並未妨礙申訴人使用「zerex」商標之權利,是故註冊人該二網域名稱之註冊亦無不正當利益之情事。

6.2.3註冊人係善意註冊及使用系爭網域名稱:
(1) 註冊人所註冊之「valvoline.com.tw」、「valvoline.tw」網域名稱,確實為註冊人善意使用當中,註冊人並未將該二網域名稱加以出租、出售或為其他牟利行為。另,註冊人所註冊之「zerex.com.tw」及「zerex.tw」網域名稱,亦早為註冊人啟用,惟近日因修正網站內容,而暫時停用,該二網域名稱自註冊以來,註冊人亦未曾加以出租、出售或為其他牟利行為。可證註冊人之四網域名稱,乃善意註冊。
(2) 誠如申訴人所言,申訴人於我國註冊有「valvoline」及「zerex」商標,可知註冊人註冊系爭四網域名稱,係出於善意,並非在於阻礙申訴人使用相關名稱之權利。
(3) 註冊人註冊系爭四網域名稱之目的,在於行銷註冊人所經銷之申訴人系列油品,並無妨礙競爭者使用之意圖,且現今銷售通路/管道多元,消費者對於商品資訊取得之能力提升,加上,註冊人係遵誠實信用原則在經營系爭網域名稱,洵不致有產生不公平競爭之虞。
(4) 註冊人所註冊使用之「valvoline.com.tw」、「valvoline.tw」網域名稱,其網站內容對於商品來源解說甚詳,註冊人並無以「valvoline」商標權人自居,故在註冊人清楚揭露商品資訊之情形下,實不會有致消費者產生混淆、誤導之可能。
(5) 依照商標法第58條第1項規定,註冊商標有5年的評定時效。核商標權乃法定權利,而網域名稱並非法定之權利,乃利益的一種,則若商標有5年的評定時效,在舉重以明輕的原則下,於網域名稱之註冊實有類推適用之餘地,亦即本案所爭議之網域名稱皆已註冊逾5年以上,甚至已逾10年,洵不應率爾移轉系爭網域名稱,以維法律狀態之安定及註冊人之權益;況申訴人早已知悉註冊人註冊有系爭網域名稱,並用以作為販售「Valvoline」、「Zerex」正品商品之展示網站,多年來申訴人皆未有異議,卻於註冊人苦心經營多年,業取得消費者識別後提出申訴,實有違公平原則。

7. 決定理由

7.1. 網域名稱爭議之處理程序及原則:

網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組作成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供網域名稱註冊及使用之相關資訊(請參見STLC2001-001 <m-ms.com.tw>案)。

7.2. 申訴之要件與舉證責任:

7.2.1 依「處理辦法」第5條第1項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

7.2.2 「處理辦法」第5條第1項所規定之3款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第4條、第14條)、「有下列各款情形之一者」(例如第5條第2項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第3條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4a 之規定:「Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.」,亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立,本專家小組亦採同一見解。

7.2.3 關於舉證責任之分配,申訴人首須就系爭網域名稱如何符合「處理辦法」第5條之要件提出說明,並提出必要之證據;而註冊人則須就系爭網域名稱依系爭網域名稱第5條之規定何以不需加以移轉或取消提出說明,且須提出必要之證據。超過此部分之主張或舉證,專家小組雖非不得參考,惟於作成決定時,仍應依據「處理辦法」之規定而為判斷。
據此本案專家小組就雙方當事人所提出之申訴與答辯內容及證據加以檢視,並視需要依職權進行必要之調查,確認其主張之正確性。

7.3. 專家小組認定:

7.3.1 系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆:

(1) 按「處理辦法」第5 條第1 項第1 款規定網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者 ,係指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。至於當事人營業項目或商標權指定之商品類別是否相同或類似,雖然是商標註冊與侵害判斷上之要件,然非依本「處理辦法」處理網域名稱爭議時所應考慮(請參見STLC2002-003 <ps2.com.tw>案)。又倘系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,便符此項要件,至於申訴人之商標是否為著名商標,非必所問(請參見STLC2001-004 <cesar.com.tw>案;STLC2011-006 <muzee.com.tw>案)。
(2) 專家小組依職權查詢我國經濟部智慧財產局商標檢索系統,申訴人確分別於民國55年及72年間即取得「VALVOLINE」、「ZEREX」商標權且截至目前尚在有效專用期限內,而均早於註冊人註冊系爭網域名稱之日期。
(3) 就是否產生混淆乙節,系爭網域名稱之主要部分,與申訴人所擁有之商標在讀音與字母排序上完全相同,而僅有文字大小寫之差異。依一般網路之使用習慣,英文大小寫經常可以互換而毫無區別,例如在瀏覽器上之位址輸入欄內可任意輸入大小寫而無區別,甚至有優先輸入小寫之習慣,故對一般網路使用者而言,如施以普通之注意將有產生混淆之虞(同見解請參見STLC2001-005 <www.skii.com.tw>案、STLC2002-005 <bosch.com.tw>案)。
(4) 通常具有愈高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,愈容易產生混淆(請參見STLC2001-006 <michelin.com.tw>案、STLC2002-003 <ps2.com.tw>案以及STLC2006-019 < skype.com.tw >案)。依申訴人檢具之資料,足堪認定「Valvoline」、「Zerex」系列產品具有相當之國際知名度。是以註冊人使用與申訴人近似之商標於網域名稱上,相較於不具知名度之商標,更容易使人產生混淆。
(5) 因此,本案系爭網域名稱與申訴人註冊商標之差異,僅屬於英文字母的大小寫,復因本案申訴人之商標具有相當之知名度,而註冊人在網站上所銷售之產品,又與申訴人商標所指定之商品相同或近似,故對一般網路使用者而言,其外觀縱非完全相同亦屬近似,仍易生混淆誤認之虞。因此註冊人以「valvoline」、「zerex」作為系爭網域名稱之主要部分,將極易使人誤認為該網站為申訴人、其關係企業或其授權之代理商或經銷商所有,而有致生混淆之虞。
(6) 故依申訴人所提出之證據及其他一切資料,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆,合於「處理辦法」第5條第1項第1款規定。

7.3.2 註冊人就系爭網域名稱未具權利或正當利益:

(1)依「處理辦法」第5 條第2 項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」
(2)  所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益,乃指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣尚有明顯之關聯而言(請參見STLC2002-007〈manulife.com.tw〉案)。查註冊人之事業名稱英文譯名為「Val-Lube Taiwan Ltd.」與其所註冊之網域名稱之主要部分「valvoline」、「zerex」並無關連。另查註冊人固曾申請註冊「VALVOLINE OIL FILTER」商標(註冊第01349828號)與「ZEREX」商標(註冊第01343343號), 惟嗣均遭申訴人提出異議予以撤銷在案,而經濟部智慧財產局撤銷其商標之理由之一,即係註冊人並非善意申請上開兩件商標。再查註冊人於1999年至2005年間註冊系爭網域名稱之前,註冊人即已進口銷售「valvoline」相關產品,故註冊人對於「VALVOLINE」、「ZEREX」為他人之註冊商標,自難完全諉為不知,因此註冊人尚非善意使用系爭網域名稱,堪可認定。
(3)  註冊人主張自1999年起即善意使用系爭網域名稱,業為註冊人客戶所熟悉,惟註冊人之客戶熟悉系爭網域名稱縱使屬實,但尚難即等同於一般大眾所熟知,故註冊人就使用系爭網域名稱是否已為一般大眾所熟知乙節,並未提出相當舉證。
(4) 註冊人主張消費者均已知悉註冊人乃進口商而非製造商,且註冊人於網頁上亦有清楚標示不會造成網路使用者產生混淆之虞。惟查註冊人對申訴人主張註冊人並非Valvoline集團在台之授權代理商或經銷商並無異議,註冊人復以近似Valvoline英文讀音之「華孚蘭」作為公司特取名稱,亦於其網站上銷售「Valvoline」及「Zerex」系列產品,確有可能使消費者及網路使用者誤以為註冊人與申訴人所屬Valvoline集團間具有關係企業或授權關係,而不無以混淆、誤導消費者之方式,獲取商業利益。
(5) 據上所述,本案專家小組認定註冊人並未擁有該網域名稱之權利或正當利益,是以應認為符合處理辦法第5條第1項第2款規定之要件。

7.3.3 註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱:

(1)  按「處理辦法」第5條第1項第3款規定,申訴之成立,註冊人只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要。得參酌認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」包括下列情形(「處理辦法」第5條第3項第1款至第4款參照):
1. 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
2.  註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
3. 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
4. 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
上述各款情形,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限(請參見STLC2001-001 〈m-ms.com.tw〉案),且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要。
(2) 註冊人答辯於1975年起,註冊人負責人之家族即專營銷售申訴人之「valvoline」品牌油品,並為之構思中文名稱「華孚蘭」以利行銷,已於業界耕耘長達37年之久,並於取得系爭網域名稱後即以誠信原則推廣「valvoline」油品,網站內容對於商品來源解說甚詳,並無以商標權人自居,不會有致消費者產生混淆誤導之可能等語。惟查註冊人既於1975年起即專營銷售「Valvoline」品牌油品,其中當亦包括「Zerex」系列產品,故註冊人對「Valvoline」、「Zerex」等具國際知名度之品牌,依常情應已有相關權利人申請商標註冊,自應有所認知。申訴人早於1966年及1983年間在我國即分別取得「VALVOLINE」、「ZEREX」商標權,註冊人則晚於1999年至2005年間始註冊系爭網域名稱,故縱使註冊人確係銷售「Valvoline」、「Zerex」之正品商品屬實,惟顯然有欲搭附「Valvoline」、「Zerex」品牌之知名度而促銷己身產品之意。但註冊人未經申訴人授權使用已申請之商標「VALVOLINE」以及「ZEREX」,註冊人亦非申訴人在台之授權代理商或經銷商,故註冊人不僅妨礙申訴人使用該商標文字於我國註冊網域名稱,亦有引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之意圖,並有使消費者誤認為註冊人係Valvoline集團授權之代理商或經銷商之虞已如前述,故註冊人註冊或使用系爭網站名稱即難謂為善意。核註冊人所為,已符合上述「處理辦法」第5條第3項第4款所規定之要件,是本件註冊人應有惡意註冊及使用系爭網域名稱之情事。
(3) 綜上所述,本案專家小組認定系爭網域名稱符合「處理辦法」第5條第1項第3款之規定。

7.3.4 總結:

據上論述,經查雙方所為一切陳述及其提出之所有證據,專家小組判斷申訴人之主張符合「處理辦法」第5條第1項第1款至第3款之要件。

8. 決定主文

本案專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第5條第1項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:楊佳政
決定日期:2012年8月16日

 


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