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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2013-010

申訴人:

美商萬國商業機器公司(International Business Machines Corporation)

 

註冊人:

劉小斌(Liu Xiaobin)

1. 當事人

1.1.申訴人:美商萬國商業機器公司(International Business Machines Corporation)

1.2.註冊人:劉小斌 (Liu Xiaobin)

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1.系爭網域名稱:<ibm.tw>

2.2.受理註冊機構:GoDaddy

2.3.網域名稱註冊日期:2012年03月26日(有效至2014年03月26日止)

3. 本案處理程序

3.1 申訴人之代理人於 2013年12 月 10 日將申訴書以電子郵件送達財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下簡稱〝科法所〞),選擇由一名專家組成專家小組,並於同日繳交紙本申訴書及爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2 科法所於 2013 年 12 月 10 日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱 TWNIC)索取系爭網域名稱註冊資料。

3.3 申訴人之申訴,經科法所確認本案符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱〝處理辦法〞)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱〝實施要點〞)有關申訴之要件,正式受理本案。科法所隨即於 2013 年 12 月 12 日以郵寄及電子郵件方式將申訴書寄送予註冊人。

3.4 依「實施要點」第四條第三項之規定,本案處理程序開始日為 2013 年 12 月 12 日。

3.5 科法所於 2013 年 12月 12日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日以郵寄及電子郵件方式通知雙方當事人及TWNIC 。

3.6 科法所依據「實施要點」第四條第二項規定,於 2014年 1 月 14 日確認本案專家小組應由一名專家組成,並選定由其專家名單中之朱世霓組長擔任。科法所於2014年 1 月 14 日以郵寄及電子郵件方式,通知雙方當事人並副知TWNIC有關本案專家小組之選定及預定最後作出決定之日期為 2014 年 2月 7 日。

3.7 依據「實施要點」第五條第一項規定:「註冊人應於處理程序開始日起二十工作日內,向爭議處理機構提出答辯書。」依上開規定,本案答辯書提出截止日為2014年01月10日。又依前揭「實施要點」同條第二項復規定:「答辯書應…同時提出紙本及電子檔…」。查註冊人於2014年01月08日寄送答辯書電子檔予本所,紙本於2014年01月15日方送達本所,故應視註冊人於2014年01月15日始提出答辯書。本案專家小組依「實施要點」第十條規定,認為接受註冊人答辯有助釐清本案事實與爭議,決定接受註冊人之答辯書。

3.8 本所依據「實施要點」第五條第五項之規定,於2014年1月16日以郵寄及電子郵件方式,將答辯書寄予申訴人。

3.9 本所於2014年1月24日收受申訴人提出之申訴書補充說明,於2014年1月27日以郵寄及電子郵件方式,將申訴書補充說明寄予註冊人。

3.10專家小組提出延期要求,科法所於2014年 1 月 28 日以郵寄及電子郵件方式通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組預定最後作出決定之日期為 2014 年 2 月 17 日

3.11 本所於2014年2月5日收受註冊人提出之補充答辯書,並依據「實施要點」第五條第五項之規定,於同日將補充答辯書以郵寄及電子郵件方式,將補充答辯書寄予申訴人。

3.12本所於2014年2月12日收受申訴人提出之補充申訴書(二),於2014年2月13日以郵寄及電子郵件方式,將補充申訴書(二)寄予註冊人。

4. 本案事實

4.1 本件申訴人美商萬國商業機器公司(International Business Machines Corporation,以下簡稱IBM公司)乃一跨國電腦及資訊服務公司,成立於1911年,並以其公司名稱縮寫「IBM」及「IBM logo」做為其商品或服務之註冊商標,行銷全球迄今。

4.2 註冊人於2012年3月26日透過GoDaddy註冊系爭「ibm.tw」網域名稱。

4.3 申訴人申訴註冊人違反「網域名稱爭議處理辦法」第五條各項規定,請求准予移轉系爭網域名稱予申訴人。

5. 適用規定

5.1 科法所於 2001 年 3 月 29 日經TWNIC認可,成為國家代碼(ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第十六條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」規定辦理。經申訴人向科法所提出本申訴案,註冊人即有私法上契約義務,應接受科法所就本案系爭網域名稱進行爭議之處理。

5.3 科法所依「處理辦法」、「實施要點」及資訊工業策進會科技法律研究所網域名稱爭議處理附則相關規定處理本案,如有未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下簡稱「 ICANN 」)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱〝 UDRP 〞)、Rules for UDRP (以下簡稱「 Rules 」),及其他網域名稱爭議處理機構,如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (以下簡稱「 WIPO Center 」)作成之網域名稱爭議之專家小組決定書。

5.4 申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項規定,申訴人因註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,得向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5 依「處理辦法」第五條第二項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第五條第三項規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 本案申訴人之主張略以:

6.1.1 註冊人所註冊之網域名稱「ibm.tw」與申訴人使用之「IBM」商標、標章及事業名稱相同已產生混淆:
申訴人以公司名稱縮寫「IBM」作為商標,行銷全球;註冊人所註冊之系爭網域名稱,以英文字母「ibm」作為其網域名稱之主要部分,與申訴人公司名稱及商標在外觀、讀音、觀念上完全相同,將造成消費者混淆及誤認,符合「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。

6.1.2 註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益:
系爭網域名稱與註冊人之姓名、業務無任何關連;註冊人雖稱系爭網域名稱「ibm」係取自「I believe me」的英文字母縮寫,惟系爭網域名稱之網頁未顯示「I believe me」字樣;而申訴人亦從未同意或授權註冊人使用或申請「ibm」網域名稱,註冊人與申訴人間未存有任何契約或業務往來關係。故註冊人對於系爭網域名稱「ibm」無權利或正當利益,符合「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

6.1.3 註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱:
申訴人使用之「IBM」商標為全球著名商標,註冊人以完全相同之系爭網域名稱「ibm」經營網站,不僅妨害申訴人之商業活動、意圖誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站外,註冊人向申訴人提出800萬人民幣之補償,遠超過註冊人註冊系爭網域名稱所支付之相關費用,足見註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱,符合「處理辦法」第五條第一項第三款之規定。

6.2 本案註冊人之主張略以:
註冊人在此之前任何時候,均未向申訴人兜售系爭域名。未來亦不會轉讓該域名。註冊人未使用系爭域名進行任何商業營利或影響申訴人公司聲譽之行為。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則:
網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上採辯論主義。亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組作成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供網域名稱註冊及使用之相關資訊(參見STLC2001-001 <m-ms.com.tw>案)。

7.2 申訴要件與舉證責任:

7.2.1 依「處理辦法」第五條第一項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。
依據「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4(a)之規定,申訴人須證明前述三款情事同時存在,申訴案才成立(參見STLC2011-001 <104人力銀行.tw>案)。

7.2.2 關於舉證責任之分配如下:
一、申訴人首須就系爭網域名稱符合「處理辦法」第五條之要件提出說明並提出必要之證據;
二、註冊人則須就系爭網域名稱依規定無須移轉提出說明並提出必要之證據。
超過此部分之主張或舉證,專家小組雖非不得參考,惟於作成決定時,仍應依據「處理辦法」之規定而為判斷。
據此本案專家小組就雙方當事人所提出之申訴與答辯內容及證據加以檢視,並視需要依職權進行必要之調查,確認其主張之正確性。

7.3 專家小組認定:

7.3.1系爭網域名稱與申訴人使用之商標近似而產生混淆:
(1) 按「處理辦法」第五條第一項第一款規定「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」,係指系爭網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不僅止於以網域名稱與商標為機械式之比對,尚必須就是否產生混淆予以判斷。倘若系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,便符此項要件(參見STLC 2001-004<cesar.com.tw>案;STLC2011-006 <muzee.com.tw>案)。
(2) 申訴人美商IBM公司成立於1911年,乃一超過百年歷史之公司。自1924年起以INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION作為公司名稱並以公司名稱縮寫「IBM」在全球市場行銷迄今已逾90年,並於196個國家/地區完成商標註冊1250件,業務營運遍佈170國家,全球員工總數高達43萬餘人。申訴人於2011-2012年投注之廣告行銷經費分別超過13億美元;於2010年獲評為「全球最有價值之科技品牌」、於2013年「業界具有公信力之品牌顧問公司」評比中亦名列前茅。單以「IBM」品牌預估價值已近790億美元。「IBM」雖僅係申訴人公司名稱之三個英文字母大寫所組成,但藉由申訴人在全球長期廣泛密集使用及全心經營維護下,已具有高度識別性,成為全球著名商標,為業界和一般社會大眾所熟知用以表彰申訴人商品和服務單一來源之獨創標識,此由申訴人所提出之各項數據資料足以客觀認定(申證附件2,7~18)。
(3) 註冊人於補充答辯書中則主張IBM公司「從來不是令人關注的公司」,並宣稱「我們…日常生活中絕不需要使用IBM公司的任何產品,對這家已經沒落的公司,根本不會放在心上」等詞,企圖否認「IBM」公司及商標之全球知名度。惟註冊人除前述言詞駁斥外,並未提出任何足以推翻「IBM」係著名商標之其他證明資料。本案專家小組瀏覽申訴人之中國官方網站發現(http://www.ibm.com/ibm/cn/zh/,2014/02/17),申訴人早自1979年即進入中國市場,至今開設 31家分公司,業務範圍遍及 350個城市,並多次獲得中國政府及民間機構頒獎表揚。綜觀申訴人提出之證明文件及本案專家小組於申訴人中國官方網站上公開取得之資料,本案專家小組合理推論,「IBM」公司及商標在中國應已建立相當知名度。在無其他客觀證據支持之下,註冊人企圖否認「IBM」公司及商標全球知名度之說詞,尚未達令本案專家小組信服之程度。
(4) 縱上所述,本案專家小組認定,註冊人以英文字母「ibm」作為其網域名稱之主要部分,與申訴人公司名稱及商標「IBM」,在外觀、讀音、觀念上完全相同,將造成消費者混淆及誤認,符合「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。

7.3.2 註冊人就系爭網域名稱未具權利或正當利益:
(1) 按「處理辦法」第五條第一項第二款規定「註冊人就其網域名稱無權利或正當利益」;至於何謂「無權利或正當利益」,則應依「處理辦法」第五條第二項規定逐一檢視:
「有下列各款情事之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」以下逐款分析之。
(2) 註冊人就系爭網域名稱,確係於收到本所通知有關該網域名稱之爭議前,即已開始使用;惟註冊人是否符合「以善意使用…該網域名稱」此一要件,尚需進一步釐清。本案專家小組參酌申訴人提供之資訊(申證附件4)登入註冊人網站「刘小斌的推荐」首頁發現,註冊人不僅透過該網站提供比特幣交易訊息,註冊人在「创业」專區內,更透露其個人具備框架、優化、安全性等系統分析技能(http://www.ibm.tw,2014/02/17)。以註冊人嫻熟系統分析技術並以網站作為營利工具之背景以觀,應可合理推論註冊人對網路環境及資訊相關業者有一定程度之認知;復加上註冊人未能具體證明申訴人之公司名稱及商標「IBM」非著名商標,因此,本案專家小組難以認定註冊人對於「IBM」商標無所知悉。於此情形下,註冊人有極高機率知悉申訴人之存在,卻仍以「ibm.tw」申請網域名稱註冊,本案專家小組認定註冊人不符合「處理辦法」第五條第二項第一款之規定。
(3) 註冊人主張,系爭網域名稱「ibm」係取自「I believe me」的英文字母縮寫;惟依據申訴人提出之資料及本案專家小組登入註冊人網站發現,系爭網域名稱之網頁並未顯示「I believe me」字樣,無法證明「ibm」與「I believe me」間之關聯性;且本案專家小組在台灣Google及大陸「百度」網站搜尋「I believe me」亦未出現註冊人以系爭網域名稱架設之網站;而註冊人之中英文名稱與系爭網域名稱,在字面或形式上之亦無任何關連(請參見STLC2002-007〈manulife.com.tw〉案)。反之,本案專家小組在台灣Google及大陸「百度」網站搜尋「ibm」則出現與申訴人相關之台灣、美國及中國公司之官方網站、維基百科對申訴人之介紹及與申訴人相關之新聞(申證附件27)。故本案專家小組認定系爭網域名稱未達「註冊人使用該網域名稱已為一般大眾所熟知」之程度,不符「處理辦法」第五條第二項第二款之規定。
(4) 本案專家小組參酌申訴人提供之資訊登入註冊人網站「刘小斌的推荐」之首頁,其網址顯示為「www.ibm.tw」,經點選頁面中各項子標題,出現之網址如下:
a. 點選「关于」,網址出現:「http://4343.1kapp.com/apps/wordpress/liuxiaobin」
b. 點選「代码」,網址出現:「http://4343.1kapp.com/apps/wordpress/postcategory/代码
c. 點選「兼职赚钱」,網址出現:「http://4343.1kapp.com/apps/wordpress/postcategory/money」
d. 點選「比特币」,網址出現:「http://4343.1kapp.com/apps/wordpress/postcategory/比特币
e. 點選「创业」,網址出現:「http://4343.1kapp.com/apps/wordpress/postcategory/创业
f. 重新點選「首页」,網址則出現:「http://4343.1kapp.com/apps/wordpress/
由以上列出之網址可知,註冊人原所架設之網站,其網址係以「http://4343.1kapp.com/apps/wordpress/」為主,已能滿足註冊人提供比特幣相關資訊之要求。註冊人為何以「www.ibm.tw」作為網路使用者首次登入該網站首頁之途徑,其動機殊值探究。以「www.ibm.tw」與「http://4343.1kapp.com/apps/wordpress/」二網址相比較,前者簡明易記,後者則相對冗長,註冊人於補充答辯書中亦持相同看法「…域名的本質是IP地址的助記符,當然簡短的域名就更加容易使用」。惟前述網址「www.ibm.tw」與系爭網域名稱「ibm.tw」之主要部分「ibm」與申訴人之商標「IBM」完全相同。通常越高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,越容易產生混淆(請參見 STLC2001-006 <michelin.com.tw>案、STLC2002-003 <ps2.com.tw>案以及STLC2006-019 <skype.com.tw>案)。故系爭網域名稱之主要部分「ibm」,極易使一般大眾與申訴人商標「IBM」混淆,並誤認註冊人原所架設之網站與申訴人公司之間有業務關連或得到申訴人之授權。註冊人之行為顯然係為誘使欲瀏覽申訴人網站之消費者進入註冊人網站,達到向不知情之消費者推銷比特幣並獲取商業利益之目的,此觀註冊人網站「首頁」「xiaobinliu  pm7:57 on 2013年9月16日  新手入门:购买比特币」、「xiaobinliu  pm9:53 on 2013年9月18日  我的收款地址」及「比特币」專區內「xiaobinliu  pm9:53 on 2013年9月18日  我的收款地址」等語甚明(申證附件4)。
(5) 退而言之,即便註冊人於補充答辯書內否認具有前述主觀意圖,「…無意和IBM公司有更多糾纏…」,惟註冊人事實上使用系爭網域名稱之行為,將造成減損申訴人「IBM」商標長期以來累積之良好信譽,並淡化減弱申訴人「IBM」商標指向單一來源之識別性,進而造成市場上之不公平競爭(請參見STLI 2012-006〈www.swarovski.com.tw〉案)。
(6) 綜上所述,本案專家小組認定系爭網域名稱顯然係以「混淆、誤導消費者或減損商標、…事業名稱…之方式,獲取商業利益」,註冊人並未擁有該網域名稱之權利或正當利益,符合「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

7.3.3註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱:
(1) 按「處理辦法」第五條第一項第三款規定,申訴之成立,註冊人只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要;並得參酌「處理辦法」第五條第三項第一款至第四款認定註冊人是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之情形:
一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
上述各款情形,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限,且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要(參見STLC2001-001〈m-ms.com.tw〉案)。
(2) 註冊人於答辯書及補充答辯書內一再強調,並無意圖向申訴人兜售系爭網域名稱。惟當申訴人去函請註冊人將系爭網域名稱返還申訴人,並同意由申訴人支付相關註冊費之補償時,註冊人卻要求申訴人支付800萬人民幣之「代價」。註冊人此舉恰證明註冊人主觀上欲藉由「ibm.tw」獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益之心態,符合「處理辦法」第五條第三項第一款之情形。
(3) 另,註冊人要求申訴人支付800萬人民幣一事,亦與註冊人先前於補充答辯書內「…IBM公司…從來不是令人關注的公司」之主張相矛盾。反之,前述要求益加突顯註冊人瞭解「IBM」三英文字母所代表不僅是申訴人之公司名稱及商標,更清楚其為業界知名商標及所蘊藏之商業價值。註冊人欲藉由申訴人商標知名度混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站,達其販售比特幣營利目的之行為,符合「處理辦法」第五條第三項第四款之情形。
(4) 綜上述事實,本案專家小組認定註冊人有惡意註冊及使用系爭網域名稱之情事,符合「處理辦法」第五條第一項第三款之規定。

7.3.4 總結:
據上論述,本案專家小組判斷申訴人就系爭網域名稱之申訴符合「處理辦法」第五條第一項各款之要件,申訴人之申訴主張有理由。

8.決定主文

本案專家小組認定,申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第五條第一項之規定,故依申訴書請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉予申訴人。

專家小組:朱世霓
決定日期:2014年02月17日

 


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