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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2014-004

申訴人一:
申訴人二:

CONVERSE INC.
ALL STAR C.V.

 

註冊人:

Whitfield Leslie

1. 當事人

1.1.申訴人一:CONVERSE INC.
地址:[因個資法遮蔽]
申訴人二:ALL STAR C.V.
地址:[因個資法遮蔽]
申訴人共同代理人:羅 衡(ATL Law Offices)
聯絡地址:[因個資法遮蔽]

1.2.註冊人:Whitfield Leslie
地址:[因個資法遮蔽]
電話號碼: [因個資法遮蔽]
電子郵件信箱: [因個資法遮蔽]

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1.系爭網域名稱:<converse.tw>

2.2.受理註冊機構:1API GmbH [Provided by NeuStar Registry Gateway Services]

3. 本案處理程序

3.1申訴人之代理人於2014年2月5日將申訴書送達財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下簡稱「科法所」),選擇由一名專家組成專家小組,並繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2科法所於2014年2月6日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱「TWNIC」)索取系爭網域名稱註冊資料;TWNIC於次日以傳真函覆科法所相關資訊。

3.3科法所確認申訴書內容符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)及「財團法人資訊工業策進會科技法律研究所網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱「處理附則」)之相關規定後,正式受理本件,並於2014年2月10日將申訴書寄送予註冊人。

3.4依「實施要點」第四條第三項規定,本件處理程序開始日為2014年2月10日,科法所於當日通知雙方當事人及TWNIC。

3.5科法所於2014年3月11日答辯截止日前未接獲註冊人之答辯書。

3.6註冊人未提出答辯書,依「實施要點」第六條第二項規定,本件專家小組應由一名專家組成,科法所乃由其專家名單中選定蔡岳勳教授擔任,並於2014年3月13日通知雙方當事人及TWNIC。

3.7本件案專家小組作出決定之日期訂為2014年3月28日。

3.8截至決定作成日止,專家小組未接獲註冊人之答辯書。

4. 本案事實

4.1申訴人之Converse帆布鞋擁有大批的忠實消費者,其商號、商標和品牌在全世界頗為知名。申訴人自創立之初即於美國註冊商標,且在全球多個國家和地區註冊大量商標。

4.2申訴人已經註冊了包含”converse”的多個域名: 1995年註冊域名<converse.com> ,2000年註冊域名<converse.com.cn>,2004年註冊域名<converse.net>,以及註冊域名<converse.com.hk> , <converse.co.jp> 等等,並借助這些域名設立的網站在全球發展和推廣Converse的品牌理念和鞋及服飾產品。。

4.3申訴人對於“CONVERSE”於世界各國及我國擁有合法的商標權益以及企業名稱權,且從未許可註冊人使用上述商標標識或與其有關的任何標識,也從未授權註冊人註冊帶有“CONVERSE”或與其構成混淆性相似的域名。根據Whois數據庫的查詢記錄,本件註冊人於2012年12月4日透過1API GmbH註冊爭議域名。

4.4註冊人於註冊爭議域名後,並未將爭議域名投入使用,爭議域名所指向的網站屬於"domain parking"網站。

5. 適用規定

5.1科法所於2001年3月29日經TWNIC認可並簽約,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」第十五條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」規定辦理之。因此,註冊人就本件有私法上之契約義務,必須接受科法所進行爭議之處理。

5.3科法所依「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本件,如有未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱「ICANN」)所頒布之Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱「UDRP」)、Rules for UDRP(以下簡稱「Rules」),以及其他網域名稱爭議處理機構,如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱「WIPO Center」),作成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項規定,申訴人因註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,得向爭議處理機構提出申訴:
(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5依「處理辦法」第五條第二項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善
意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、
標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6依「處理辦法」第五條第三項規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 本案申訴人之主張略以:

6.1.1 域名與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者
(1)申訴人之Converse帆布鞋擁有大批的忠實消費者,其商號、商標和品牌在全世界頗為知名。申訴人自創立之初即於美國註冊商標,且在全球多個國家和地區註冊大量商標。
(2)申訴人一之企業名稱為“CONVERSE INC.”,主業務是帆布鞋及服飾的銷售。“CONVERSE”為申訴人一在銷售Converse相關產品經常使用的部分。根據《巴黎公約》的規定, 企業名稱應該受到成員國的保護。且申訴人已經註冊了包含”converse”的多個域名: 1995年註冊域名<converse.com> ,2000年註冊域名<converse.com.cn>,2004年註冊域名<converse.net>,以及註冊域名<converse.com.hk> , <converse.co.jp> 等等,並借助這些域名設立的網站在全球發展和推廣Converse的品牌理念和鞋及服飾產品。
(3)爭議域名“converse.tw”由主要部分“converse”,以及域名後綴“.tw”組成。域名後綴部分屬於爭議域名的次要部分,對判斷爭議域名與申訴人“享有民事權益的名稱或者標誌”是否相同或近似,不具有實質意義。而“converse”是申訴人在世界各地具有極高知名度的註冊商標和企業商號,也與申訴人遠早於爭議域名註冊時間在臺灣註冊並一直使用的商標主體部分完全一致。因此,對普通網絡用戶而言看到爭議域名後自然而然的就會產生與申訴人有關聯的聯想。由此可見,域名中可識別部份“converse”與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆。

6.1.2 註冊人就其域名無權利或正當利益
(1)申訴人對於“CONVERSE”擁有無可質疑的合法的商標權益以及企業名稱權。申訴人從未許可註冊人“Whitfield Leslie"使用上述商標標識或與其有關的任何標識,也從未授權註冊人註冊帶有“CONVERSE”或與其構成混淆性相似的域名。
(2)註冊人於2012年12月註冊爭議域名後,並未將爭議域名投入使用,爭議域名所指向的網站無法打開,爭議域名所指向的網站屬於“domain parking” 網站,不滿足「處理辦法」關於註冊人擁有該域名之權利或正當利益的規定:註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該域名之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該域名或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

6.1.3 註冊人惡意註冊或使用域名
(1)申訴人的“CONVERSE”商標已經為全球和臺灣消費者所熟知。註冊人登記地址為美國加州,註冊人只要在互聯網上做一個簡單的查詢,就應該知道“CONVERSE”為申訴人的知名商號,並且註冊人自己對“CONVERSE”標誌不享有民事權益,在此情況下註冊人仍申請註冊爭議域名,其註冊行為本身即具有惡意。(Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, 世界知識產權組織,案件編號 D2000-0003.)
(2)註冊人註冊爭議域名後卻未將爭議域名投入使用,客觀上妨礙了申訴人註冊與其擁有合法權利的標識相關的域名,阻止了申訴人通過域名開展商業活動,更在首頁最上方顯示 “BUY THIS DOMAIN The domain converse.tw may be for sale by its owner!”,因此,註冊人註冊爭議域名系以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊域名為目的,註冊人為惡意註冊。

6.2 截至決定做成之前,專家小組未接獲註冊人提出任何形式之答辯書。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則
網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義。亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組作成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供網域名稱註冊及使用之相關資訊(參見STLC2001-001 案)。

7.2 申訴要件與舉證責任

7.2.1 依「處理辦法」第5條第1項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。
參考「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4(a)規定,前述三款情事必須同時成就,申訴案才成立(參見STLC2011-001 <104人力銀行.tw>案)。

7.2.2「註冊人未依規定提出答辯書時,除特殊情形外,專家小組應依申訴書作出決定」,實施要點第五條第六項已有明文。依辯論主義之精神,若申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張,並以文字說明取代證據之提出,此時若註冊人並不對申訴人提出之申訴要件存在加以爭執,則專家小組應認定有申訴人所提出申訴要件存在之事實(參見STLI2011-016<omron.tw>案)。本件專家小組採同一立場。

7.3 專家小組認定

7.3.1 系爭網域名稱與申訴人使用之商標及事業名稱相同或近似而產生混淆
(1)按「處理辦法」第5 條第1 項第1 款規定網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者,係指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。又倘系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,便符此項要件(參見STLC2001-004 <cesar.com.tw>案;STLC2011-006 <muzee.com.tw>案)。
(2)依申訴人所提出之在台灣的註冊商標清單各該商標註冊證、商業註冊證等證據及其他一切資料,專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標及商業名稱近似而產生混淆,合於「處理辦法」第五條第一項第一款之規定,系爭網域名稱之註冊,妨礙申訴人使用converse商標或商業名稱作為網域名稱。

7.3.2 註冊人就系爭網域名稱未具權利或正當利益
(1)依「處理辦法」第5 條第2 項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」
(2)所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益,指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣上有明顯之關聯而言(請參見STLC2002-007〈manulife.com.tw〉案)。
(3)本件註冊人並未提出答辯書,依據前揭STLC2002-007〈manulife.com.tw〉案,難以證明註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣上有任何明顯之關連可言;且無法證明註冊人有「處理辦法」第五條第二項任一款之情形,從而專家小組認定註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益可言。
(4)又本件註冊人並未提出答辯書,說明其是否註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該域名之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該域名或與其相當之名稱或銷售商品或提供服務,經查,註冊人於2012年12月4日註冊爭議域名後,並未將爭議域名投入使用,爭議域名所指向的網站屬於“domain parking” 網站,難謂其符合《處理辦法》關於註冊人擁有該域名之權利或正當利益的規定:註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該域名之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該域名或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。

7.3.3 註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱
(1) 按「處理辦法」第5條第1項第3款規定,申訴之成立,註冊人只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要。得參酌認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」包括下列情形(「處理辦法」第5條第3項第1款至第4款參照):
1. 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
2. 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
3. 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
4. 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
上述各款情形,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限,且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要。(參見STLC2001-001〈m-ms.com.tw〉案)
(2)註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的,是否藉由出售、出租網域名稱或其
他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益:
a.按依「處理辦法」第五條第三項第一款之規定,主要係指註冊人註冊或取得該網域名稱,並非「自行利用」,而是希望透過出售、出租等方式取得不相當的利益。
b.依申訴人所指謫與檢附資料,註冊人註冊爭議域名後卻未將爭議域名投入使用,更在首頁最上方顯示 “BUY THIS DOMAIN The domain converse.tw may be for sale by its owner!”,得認註冊人取得系爭網域名稱,並非「自行利用」,而是希望透過出售、出租等方式取得不相當的利益。
(3)註冊人註冊該網域名稱,是否以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或
其他標識註冊網域名稱為目的:
a.判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成妨礙申訴人以註冊商標為網域名稱,進入網際網路市場之結果。亦即,註冊人主觀上係阻止申訴人使用系爭網域名稱,客觀上亦妨礙申訴人行使合法權利。
b.本件註冊人註冊登錄之converse.tw網域名稱,與申訴人取得商標權之converse商標,其英文讀音完全相同,不因英文字母之大寫、小寫而有差別,堪認註冊人主觀上有阻止申訴人使用系爭網域名稱,即以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的之情事。
c.從而,專家小組認定註冊人之註冊系爭網域名稱符合「處理辦法」第5條第3項第2款「妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的」之規定,而有「惡意註冊網域名稱」之情事。
(4)註冊人註冊該網域名稱之主要目的,是否為妨礙競爭者之商業活動:
註冊人註冊系爭網域名稱,迄今並未投入實際使用,僅做為"domain parking"網站,更在首頁最上方顯示 “BUY THIS DOMAIN The domain converse.tw may be for sale by its owner!”,客觀上的確妨礙申訴人註冊與擁有其合法商標權與商業名稱相關之域名,惟申訴人除前揭指謫外,並無提供其他得以支撐證明註冊人註冊該網域之主要目的為何之相關證據,故專家小組就此點無從斟酌,從而註冊人註冊該網域名稱之主要目的,是否係為妨礙競爭者之商業活動之點,係屬無法證明。
(5)註冊人是否為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址:
a.判斷申訴人所主張之事實,是否合於「處理辦法」第五條第三項第四款之規定,必須依據個案特定客觀事實,以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識,以及是否造成誤導網路使用者瀏灠註冊人網站之客觀事實(STLC2001-001案)。
b.承上論證,系爭網域名稱已與申訴人之商標相同或近似而產生混淆,其在客觀上即足以產生引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之效果。此一效果,雖因為註冊人之迄未使用系爭網域名稱而未實際發生,但註冊人取得系爭網域名稱,依其熟悉網路行銷者之專業能力應可預見「一旦開始使用,將產生引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」之效果,且該預見效果之發生並不違反其本意與利益。據此,除非註冊人就無此動機之事實情況提出具體證據,否則即足堪認定其主觀上有此意圖。
c.專家小組依上述論證與申訴人所提證據及一切資料,認定註冊人有與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆之意圖,進而引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址,符合「處理辦法」第五條第三項第四款之規定,而有「惡意註冊或使用網域名稱」之情事。
(6)綜上所述,雖申訴人未主張且未能提出充分之證據證明註冊人有「處理辦法」第五條第三項第一款及第三款之情形,然而專家小組認為註冊人之行為,符合第五條第三項第二、四款之情形,而有惡意註冊或使用網域名稱之情事。

7.3.4 註冊人迄至決定書作成之日均未提出任何答辯書,依申訴人所提出之所有證據與說明,綜上,專家小組認定申訴人所申訴之情事,符合「處理辦法」第五條第一項各款之要件,是以申訴人提出關於系爭網域名稱之申訴成立。

8.決定主文

專家小組認定,申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第五條第一項規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱轉於申訴人。

專家小組:蔡岳勳
決定日期:2014年03月28日

 


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