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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2014-006

申訴人一:

拉奧里露公司(L'OREAL SOCIETE ANONYME)

 

註冊人:

Zhao Ke

1. 當事人

1.1.申訴人:拉奧里露公司(L'OREAL SOCIETE ANONYME)
代理人:北京偉和知識產權代理有限公司

1.2.註冊人:Zhao Ke

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1.系爭網域名稱:〈shuuemura.tw〉

2.2.受理註冊機構:1API GmbH

2.3.網域名稱註冊日期:2013年5月29日(有效至2014年5月29日止)

3. 本案處理程序

3.1 申訴人之代理人於 2014年4月22日將申訴書以電子郵件送達財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下簡稱〝科法所〞),選擇由一名專家組成專家小組,並已於2014年4月11日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。紙本申訴書於2014年4月23日送達科法所。

3.2 科法所於2014年4月23日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱 TWNIC)索取系爭網域名稱註冊資料。

3.3 申訴人之申訴,經科法所確認本案符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱〝處理辦法〞)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱〝實施要點〞)有關申訴之要件,正式受理本案。科法所隨即於2014年4月25日以電子郵件將申訴書寄送予註冊人。

3.4 依「實施要點」第四條第三項之規定,本案處理程序開始日為2014年4月25日。

3.5 科法所於2014年4月25日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日以電子郵件及郵寄方式通知雙方當事人及TWNIC。

3.6 科法所依據「實施要點」第四條第二項規定,於2014年5月28日確認本案專家小組應由一名專家組成,並選定由其專家名單中之蔡瑞森律師擔任。科法所於2014年5月28日以郵寄及電子郵件方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定最後作出決定之日期為2014年6月18日。

3.7 截至決定做成之前,專家小組未接獲註冊人之答辯書。

4. 本案事實

4.1 申訴人主張略以「shu uemura」(直村秀)原為日系品牌,創立於1968年,其後為申訴人所收購。申訴人已自1983年於臺灣及其他國家或地區開始廣泛註冊並使用「shu uemura」(直村秀)商標及以「shu uemura」為顯著部分之網域名稱。

4.2 註冊人於2013年5月29日透過1 API GmbH註冊系爭<shuuemura.tw>網域名稱。

4.3 申訴人申訴註冊人違反「網域名稱爭議處理辦法」第5條各項規定,請求移轉系爭網域名稱給申訴人。

5. 適用規定

5.1 科法所於2001年3月29日經TWNIC認可,成為國家代碼(ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第16條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」規定辦理。經申訴人向科法所提出本申訴案,註冊人即有私法上契約義務,應接受科法所就本案系爭網域名稱進行爭議之處理。

5.3 科法所依「處理辦法」、「實施要點」及資訊工業策進會科技法律研究所網域名稱爭議處理附則相關規定處理本案,如有未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下簡稱「 ICANN 」)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱〝 UDRP 〞)、Rules for UDRP (以下簡稱「 Rules 」),及其他網域名稱爭議處理機構,如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (以下簡稱「 WIPO Center 」)作成之網域名稱爭議之專家小組決定書。

5.4 申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項規定,申訴人因註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,得向爭議處理機構提出申訴:
(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5 依「處理辦法」第5條第2項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第5條第3項規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 申訴人之主張略以:

6.1.1註冊人所註冊之網域名稱與申訴人註冊及使用之商標及網域名稱相同,已產生混淆:
(1)申訴人享有商標權之「shu uemura」商標早於1983年即於臺灣獲准註冊使用於商品分類第6類及第7類商品,註冊號數為第00295564號及第00301806號。申訴人享有商標權之「shu uemura」商標另於臺灣獲准註冊使用於商品分類第3類商品,註冊號數為第01042774號及第01103704號(申訴人證明文件2)。申訴人於中國大陸亦擁有「shu uemura」商標之註冊(申訴人證明文件3)。此外,申訴人另於2003年3月22日即已取得<suuemura.com>網域名稱,另於2008年11月11日於臺灣委託桑河數位科技股份有限公司註冊取得<shuuemura.com.tw>網域名稱,並已於2004年2月4日於在國大陸註冊使用<shuuemura.com.cn>網域名稱(申訴人證明文件4)。
(2) 註冊人所註冊之系爭網域名稱之顯著部分「suuemura」,與申訴人註冊之<shuuemura.com>及<shuuemura.com.cn>及申訴人所使用之<shuuemura.com.tw>網域名稱之顯著部分相同,且與申訴人註冊使用之「shu uemura」商標近似,極易誤導公眾認為系爭網域名稱係申訴人所註冊或經申訴人授權註冊之網域,而產生使他人混淆之情形,因而符合「處理辦法」第5條第1項第1款。

6.1.2註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益:
(1) 申訴人與註冊人間無任何持股或投資關係,亦無任何合作或業務往來。申訴人從未授權註冊人使用申訴人之任何商標或將該等商標作為網域名稱。
(2) 註冊人就「shu uemura」不享有商標權或商號權或其他得註冊或享有系爭網域名稱之民事權益。

6.1.3註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱:
(1) 申訴人的「shu uemura」商標在臺灣及全球已為相關消費者所熟知,註冊人註冊侵犯申訴人品牌的網域名稱,顯有惡意,絕非偶然。
(2) 註冊人註冊系爭網域名稱非為誠實或善意使用,侵害了申訴人的聲譽。註冊人之系爭網域名稱之網頁內容宣稱該網域名稱可以出售(申訴人證明文件7),該出售網域名稱獲利之行為,同時侵害申訴人聲譽,亦破壞申訴人正常的業務活動。
(3) 註冊人有意出售系爭網域名稱。註冊人曾向申訴人發郵件,有意將系爭網域名稱有償轉讓給申訴人(申訴人證明文件8),但並提出非合理之高價,可見註冊人註冊系爭網域名稱,並非是為了真實使用,而是意圖有償出售,從而獲取暴利,顯然具有惡意。
(4) 註冊人先前即惡意註冊與申訴人公司名稱近似之網域名稱<lorealprofessionnel.tw>,侵害申訴人權益,案號為STLI2011-014,顯見其惡意(申訴人證明文件9)。

6.2 截至決定做成之前,專家小組未接獲註冊人之答辯書。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則
網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義。亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組作成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供網域名稱註冊及使用之相關資訊(參見STLC2001-001 <m-ms.com.tw>案)。

7.2 申訴要件與舉證責任

7.2.1依「處理辦法」第5條第1項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。
參考「處理辦法」所據以制訂之UDRP 4(a)規定,前述三款情事必須同時成就,申訴案才成立(參見STLC2011-001 <104人力銀行.tw>案)。

7.2.2「註冊人未依規定提出答辯書時,除特殊情形外,專家小組應依申訴書作出決定」,實施要點第五條第六項已有明文。依辯論主義之精神,若申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張,並以文字說明取代證據之提出,此時若註冊人並不對申訴人提出之申訴要件存在加以爭執,則專家小組得參酌認定有申訴人所提出申訴要件存在之事實(參見STLI2011-016<omron.tw>案)。本案專家小組採同一立場。

7.3 專家小組認定

7.3.1系爭網域名稱與申訴人使用之商標近似而產生混淆:
(1) 按「處理辦法」第5條第1項第1款規定網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者,係指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。又倘系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,便符此項要件(參見STLC2001-004 <cesar.com.tw>案;STLC2011-006 <muzee.com.tw>案)。
(2) 申訴人所提出之臺灣之「shu uemura」商標或「SHU UEMURA」商標註冊資料,包括註冊號數第00295564號「shu uemura」商標、註冊號數第01042774號「SHU UEMURA」商標、註冊號數第01103704號「shu uemura」商標及註冊號數第00301806號「shu uemura」商標,經針對申訴人提出之註冊證影本(申訴人證明文件2)進行形式審查,該等註冊證資料所列之商標權人應為「法商奧拉里露(L'OREAL)」,與申訴人之公司名稱不同。經專家小組依職權查閱商標主管機關經濟部智慧財產權之商標檢索資料系統,查出註冊號數第01103704號「shu uemura」商標於2014年5月1日延展時,商標權人已由「L'OREAL」,更名為「L'OREAL, S.A.」。由此得知,「L'OREAL, S.A.」與「L'OREAL」應為同一主體。至於申訴人於本件申訴案所使用之「L'OREAL SOCIETE ANONYME」,應為「L'OREAL, S.A.」之全稱,另由申訴人提出之申訴人公司登記資料(申訴人證明文件9),亦可佐證,「L'OREAL」乃申訴人公司名稱之特取部分,而「SOCIETE ANONYME」乃其公司組織型態(legal form),先此敘明。
(3) 系爭網域名稱<shuuemura.tw>之主要顯著部分「shuuemura」,與申訴人享有商標權之「shu uemura」商標或「SHU UEMURA」商標應構成近似,且與申訴人所使用之<shuuemura.com.tw>網域名稱,及與申訴人所註冊使用之<shuuemura.com>及<shuuemura.com.cn>網域名稱之主要顯著部分完全相同。
(4) 在本案申訴人之商標及所使用之網域名稱已具有相當知名度之情況下,註冊人使用系爭網域名稱,仍易生混淆誤認之虞,誤認該網站為申訴人、其關係企業或其授權之代理商或經銷商所建置。專家小組因此認定,註冊人之系爭網域名稱與申訴人註冊使用之商標近似且與申請人註冊使用之網域名稱相同而產生混淆,構成「處理辦法」第5條第1項第1款之情事。

7.3.2 註冊人就系爭網域名稱未具權利或正當利益:
(1) 依「處理辦法」第5條第2項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」
(2)  所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益,指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣尚有明顯之關聯而言(請參見STLC2002-007〈manulife.com.tw〉案)。本案註冊人之中英文名稱與系爭網域名稱,並無字面上或形式上之關連。
(3)  從TWNIC提供之註冊資料顯示,註冊人2013年5月29日註冊使用系爭網域名稱。但由於本案註冊人並未提出答辯,專家小組透過連結網際網路查尋結果顯示,目前該系爭網域名稱所連結之網站(http://www.shuuemura.tw),僅有少數資訊分享。本案專家小組無從認定註冊人是否符合第5條第2項第2款之「註冊人使用該網域名稱已為一般大眾所熟知」。
(4)  註冊人經營之網站,外觀縱非與申訴人相同,但對一般網路使用者而言,因使用相同之「shuuemura」為主要部分之網域名稱,仍易生混淆誤認之虞,誤認該網站為申訴人、其關係企業或其授權之代理商或經銷商所建置。況系爭網域名稱之網站頁面(http://www.shuuemura.tw),出現有「shuuemura.tw is for sale」之字樣,顯見註冊人不符合處理辦法所例示之合法、非商業或正當之使用,申訴人顯然有獲取商業利益之嫌。
(5)   據上所述,本案專家小組認定註冊人並未擁有該網域名稱之權利或正當利益,應符合處理辦法第5條第1項第2款規定之要件。

7.3.3註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱:
(1) 按「處理辦法」第5條第1項第3款規定,申訴之成立,註冊人只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要。得參酌認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」包括下列情形(「處理辦法」第5條第3項第1款至第4款參照):
1. 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
2. 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
3. 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
4. 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。
上述各款情形,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限,且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要。(參見STLC2001-001〈m-ms.com.tw〉案)
(2) 依申訴人所提出申訴證據顯示,系爭網域名稱之網站頁面(http://www.shuuemura.tw)左下角,出現有「shuuemura.tw is for sale」之字樣,且註冊人擬以US$5,000價格轉讓系爭網域稱給申訴人(參申訴人證明文件8),足徵註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。是註冊人註冊或使用系爭網站名稱難謂為善意,註冊人之行為符合「處理辦法」第5條第3項第1款所規定之要件。
(3)   此外,註冊人於系爭網域名稱之網站,附加有「shu uemura」字樣,經專家小組依職權點選該字樣,該網頁則出現申訴人所使用之<shuuemura.com.tw>網域名稱之網址(www.shuuemura.com.tw)及申訴人「shu uemura」商品介紹。註冊人如此商標標示及網站連接方式,恐使消費者誤以為註冊人網站與申訴人有產生混淆,註冊人之行為另符合「處理辦法」第5條第3項第4款所規定之要件。
(4)   綜上所述,本案專家小組認定系爭網域名稱符合「處理辦法」第5條第1項第3款之規定,本案註冊人有惡意註冊及使用系爭網域名稱之情事。

7.3.4 總結:
據上論述,專家小組判斷申訴人就系爭網域名稱之申訴符合「處理辦法」第5條第1項各款之要件,申訴人之申訴主張有理由。

8.決定主文

本案專家小組認定,申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第5條第1項之規定,故依申訴書請求之救濟方法,決定移轉本件已註冊之系爭網域名稱於申訴人。

專家小組:蔡瑞森
決定日期:2014年06月05日

 


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