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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2015-004

申訴人:

Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG

 

註冊人:

Ye Li

1. 當事人

1.1.申訴人:Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

  地址:Postfach 200 D-55216 Ingelheim Germany

  代理人:Laurent Becker

  地址:27 rue des arenes 49100 Angers France

1.2.註冊人:Ye Li

  地址:Nanjingxi Rd. 2100, Shanghai, 200000, CN

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1.系爭網域名稱:

2.2.系爭網域名稱與其受理註冊機構:1API GmbH

2.3.系爭網域名稱註冊日期:2015年1月22日(有效日期至2016年1月22日止)

3. 本案處理程序

3.1 申訴人於 2015 年 4月 17 日將申訴書電子檔、並於 2015 年 5 月 5 日將申訴書紙本寄送至財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下簡稱「科法所」),聲明請求移轉系爭網域名稱,並選擇由一名專家組成專家小組。申訴人於4月29日以電匯方式繳交新台幣肆萬元之爭議處理費。

3.2. 科法所於 2015 年 5 月 7 日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱「TWNIC」)索取系爭網域名稱註冊人資料,並於同日收悉電子郵件回覆,同月12日收悉郵件回覆。

3.3. 申訴人之申訴,經科法所確認符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱「處理辦法」)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱「實施要點」)有關受理申訴之要件,正式受理本案。科法所隨即於 2015 年 5 月11 日分別以郵寄與電子郵件二種方式將申訴書寄送註冊人,俾其提出答辯。

3.4. 科法所依據「實施要點」第四條第三項之規定,確定本案處理程序開始日為 2015 年 5 月 11 日,並於該日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日以郵寄及電子郵件方式通知雙方當事人及TWNIC。

3.5. 科法所於2015年6月8日提出答辯截止日前,未接獲註冊人寄送之答辯書。

3.6. 科法所依據「實施要點」第六條第二項規定,於2015年 6 月11 日確認本案專家小組應由一名專家組成,並選定由其專家名單中之王怡蘋副教授擔任。科法所於同日以郵寄及電子郵件方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定最後作出決定之日期為2015年7月2日。

3.7. 依據「實施要點」第十五條第二項規定,本案專家小組於2015年7月2日作成本決定,並將決定內容以電子郵件通知科法所。

3.8. 截至決定作成之日,未接獲註冊人之答辯書。

4. 本案事實

4.1. 申訴人Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG(以下稱“申訴人”)為一家歷史可追溯至1885年的家族製藥集團公司,由Albert Boehringer(1861-1939)在萊茵河畔因格爾海姆(Ingelheim am Rhein)成立。其後Boehringer逐漸發展成為全球性研究型醫藥企業,現已擁有140家附屬公司,遍布世界各地,約雇用 46,000名員工。Boehringer的二項主要業務領域為人體用藥和動物健康。 以2013 年為例,Boehringer 集團公司一年的淨銷售額約為 141 億歐元。

4.2.申訴人於數個國家擁有含有 “Boehringer” 和““Boehringer Ingleheim ”的商標權,例如:

    4.2.1. 國際商標 BOEHRINGER INGELHEIM N°728626,於2000年3月1日註册。
    4.2.2. 國際商標 BOEHRINGER INGELHEIM N°568844,於1999年3月22日註册。
    4.2.3. 國際商標 BOEHRINGER INGELHEIM N°722462,於1999年7月2日註册。
    4.2.4 台灣商標 BOEHRINGER INGELHEIM N°00017349,於1989年11月16日註册。
    4.2.5. 台灣商標 BOEHRINGER INGELHEIM N°00766953,於2000年5月1日註册。
    4.2.6. 歐洲商標 BOEHRINGER N°2932853,於2005年3月2日註册。
    4.2.7. 美國商標 BOEHRINGER N°1365035,於1985年10月8日註册。
    4.2.8. 歐洲商標 BOEHRINGER INGELHEIM N°2493195,於2003年5月20日註册。

4.3.申訴人於數個國家擁有含有 “Boehringer” 和““Boehringer Ingleheim ”的商標權,例如:

    4.3.1. boehringer.com,於2000年1月12日註册。
    4.3.2. boehringer.info,於2001年7月31日註册。
    4.3.3. boehringer.org,於2006年9月27日註册。
    4.3.4. boehringer.us,於2004年7月27日註册。
    4.3.5. boehringer-ingelheim.com,於1995年9月1日註册。
    4.3.6. boehringer-ingelheim.net,於2004年1月8日註册。
    4.3.7. boehringer-ingelheim.jp,於2001年3月26日註册。
    4.3.8. boehringer-ingelheim.us,於2002年5月1日註册。

4.4. 註冊人於2015年1月22日透過服務供應商1API GmbH註冊系爭註冊系爭「www.boehringeringelheim.tw」網域名稱。

4.5. 申訴人認註冊人之系爭網域名稱具有「處理辦法」第五條第一項所列情形,乃向科法所提出申訴,請求移轉已註冊之系爭「www.boehringeringelheim.tw」網域名稱。

5. 適用規定

5.1. 科法中心於 2001 年 3 月 29 日 ,經 TWNIC 認可並簽約,成為國家代碼( ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5.2. 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱“管理辦法”)第十五條之規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處 理辦法」及「實施要點」之規定辦理之,經申訴人向科法中心提出本申訴案,故註冊人有私法上之契約義務,接受科法中心處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3. 科法中心將依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案,上述未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下簡稱〝 ICANN 〞)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱〝 UDRP 〞)、 Rules for UDRP (以下簡稱〝 Rules 〞),以及其他網域名稱爭議處理機構如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (以下簡稱〝 WIPO Center 〞)所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4. 申訴要件:依「處理辦法」第五條第一項之規定,申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5   依「處理辦法」第5條第2項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第5條第3項規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3)  註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4)   註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 申訴人主張略以:

6.1.1 系争網域名稱與申訴人擁有權利的商標和服務標記相同或引起混淆的相似:

(1) 系争網域名稱「boehringeringelheim.tw」含有申請人之完整商標“Boehringer Ingelheim”。

申訴人將“Boehringer Ingelheim”註冊為商標。

系爭網域名稱雖然添加國家代碼頂級域名(CCTLD)“.TW”,但仍不足以免於發現該網域名稱與申訴人商標相同,且不會改變該名稱與申訴人商標相聯繫的整體印象,從而無法避免造成系爭網域名稱與申訴人商標產生混淆。 類似情形可參照先前已處理之案件:STLC2001-004 〈cesar.com.tw〉; 案件 STLC2011-006 〈muzee.com.tw〉。

(2) 註冊人所註冊之系爭網域名稱,與申訴人註冊、使用之網域名稱「beetalk.tw」相同,造成他人混淆。

6.1.2 註冊人針對該網域名稱不具有合法權益:

註冊人對於該網域名稱不具有合法權益,且不具有任何關聯性。註冊人姓名為“Ye Li”,其與系爭網域名稱無論就部分或其他方面而言均不具有任何相似性,且没有證據表明註冊人因與系爭網域名稱部分或其他方面相似或類似的任何其他名稱為人所知。

申訴人並未為註冊人開展任何活動,或與註冊人有任何業務。

申訴人並未向註冊人授予任何許可或授權其使用或申請註册系爭網域名稱。

再者,註冊人在多起統一域名爭議解決程序中為人所知,例如:世界知識產權組織(WIPO)案件號 DCO2014-0026 Stuart Weitzman IP, LLC v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 D2014-1647 Capital IQ, Inc. Standard & Poor's Financial Services LLC v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 DMX2014-0020 Enterprise Holdings, Inc. v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 DCO2014-0020 Solvay SA v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 D2013-1947 Lange Uhren GmbH v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 DNL2013-0030 Giorgio Armani S.p.A. v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 D2012-2498 PCL Construction Holdings Ltd. v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 D2010-1568 Revlon Consumer Products Corporation v. Ye Li;美國仲裁論壇(NAF)案件號1354354 American Life Insurance Company v. Ye Li;美國仲裁論壇(NAF)案件號 1579408 Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. Ye Li;美國仲裁論壇(NAF)案件號 1574519 Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. Ye Li。

系爭網域名稱顯示與申訴人有關的商業連結,但該網域名稱在 SEDO 平台上售價 $8000 USD。(参見 附件 5)。

2015年3月5日,申訴人為了解註冊原因,以電子郵件(namepros@163.com)向被告發出禁制信。被告回覆“5000 US$, thanks!”。 (参見 附件 6)

6.1.3 系爭網域名稱為惡意註册和使用:

系争網域名稱< boehringeringelheim.sg >含有完整商標“Boehringer Ingelheim”,但考慮到申訴人眾所周知的地位和在醫藥領域取得的成功,註冊人於註冊系爭網域名稱時,不可能不知道申訴人的公司名稱和針對商標BOEHRINGER INGELHEIM所擁有的法定權利。根據記錄,申訴人主張註冊人註册網域名稱的目的是防止商標或服務標記的所有者在相應的網域名稱中反映其商標,條件是註冊人曾從事過該行為模式。

另外,系爭網域名指向與申訴人相關的商業連結。但註冊人為獲得商業利益,通過與原告的名稱或標記在註冊人網站或地點或註冊人網站或地點的產品或服務的來源、贊助、歸屬或認可方面造成可能的混淆,故意試圖吸引互聯網用戶訪問註冊人的網站或其他在線地址。

另外,註冊人曾試圖在 Sedo 平台以“$8,000 USD”銷售系爭網域名稱(参見附件 5);並回覆申訴人系爭網域名稱售價為“$5000 USD”。

被告在多起案件訴訟中因相同惡意行為而為人所知:世界知識產權組織(WIPO)案件號 DCO2014-0026 Stuart Weitzman IP, LLC v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 D2014-1647 Capital IQ, Inc. Standard & Poor's Financial Services LLC v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 DMX2014-0020 Enterprise Holdings, Inc. v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件號 DCO2014-0020 Solvay SA v. Ye Li;世界知識產權組織(WIPO)案件号 D2013-1947 Lange Uhren GmbH v. Ye Li。

6.2. 註冊人之答辯:截至本決定作成之日,未接獲註冊人之答辯。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則:

7.1.1. 網域名稱爭議,專家小組得僅以當事人提出之主張及事實、證據作為決定之基礎。當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依職權進行調查者外,無須加以斟酌。專家小組作成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由 TWNIC 所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊,參看科法所專家小組「m-ms.com.tw」案決定書(案號STLC2001-001,以下簡稱「M&M’s案」),7.1。

7.1.2 「註冊人未依規定提出答辯書時,除特殊情形外,專家小組應依申訴書作出決定」,「實施要點」第五條第六項定有明文。

7.2 申訴之要件與舉證責任

7.2.1. 「處理辦法」第五條第一項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」
7.2.2. 「處理辦法」第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件,此參酌該條文之文義、「處理辦法」其他規定,及該條所參據之英文UDRP 4(a) 之規定,即可得知(參看M&M’s案,7.1)。
7.2.3. 申訴人對「處理辦法」第五條第一項所規定之三項要件,應負舉證責任,證明其事實之存在(參看M&M’s案,7.2)。

7.3 專家小組依職權調查之證據

7.3.1. 專家小組於2015年7月1日上網進入經濟部智慧財產局商標檢索系統,查悉申訴人註冊之商標名稱、指定使用商標類別、專用期限等資料,確認如申訴人所言。
7.3.2. 專家小組於2015年7月1日上網至Whois系統查詢,查得註冊人向財團法人台灣網路資訊中心註冊「boehringeringelheim.tw」網域名稱之資料。
7.3.3. 註冊人未以「boehringeringelheim.tw」網域名稱建置網頁。

7.4 專家小組認定:

7.4.1. 系爭網域名稱是否與申訴人之商標、網域名稱或事業名稱相同或近似而產生混淆?

  1. 依照「處理辦法」第五條第一項第一款之規定,系爭網域名稱須與申訴人之商標等相同或近似而產生混淆,此為申訴成立要件之一。認定其近似混淆,並非認定商標侵害,僅須比對系爭網名與所涉商標等,以決定是否產生混淆,無須參酌網站之內容,且與彼此營業項目無涉。混淆,係指對於「網路使用者」產生混淆(按當事人有時習於援用商標侵害之用語,謂「消費者」混淆)。參看科法所M&M’s案,7.3;「Michelin案」(STLC2001-006,7.3(2));「PS2」案(STLC2002-003,7.4(2));WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition(網路版,下稱「WIPO Overview 2.0」),§ 1.2。認定該款之相同或近似,須比對網域名稱與商標等之外觀、讀音及觀念之相同或差異所生之整體觀察。為認定時,諸如 .com或 .tw之歸類代碼,基本上不列入考量。
  2. 申訴人係由Albert Boehringer於萊茵河畔因格爾海姆(Ingelheim am Rhein)成立,故以Boehringer Ingelheim為公司名稱,並註冊為商標。系爭網域名稱「boehringeringelheim.tw」之特取部分為「boehringeringelheim」,其歸類代碼 .tw無庸列入考量。故本案網域名稱與申訴人之商標完全一樣,差別僅在於申訴人之商標為二個字,註冊人則將之連寫,中間未有中斷或間隔符號,如此細微差異,基於整體觀察,對於網路使用者將產生混淆,應可認定。
  3. 因此,系爭網域名稱與申訴人之商標等相同或近似,對於網路使用者會產生混淆,符合「處理辦法」第五條第一項第一款之要件。

7.4.2. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益?

  1. 依「處理辦法」第五條第二項之規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」
  2. 本要件所述者為消極事實,其事實之存否,註冊人理應較易舉證。申訴人於提起申訴時,若無其他事證資訊,僅須先為表面推證,再由註冊人證明其就系爭網域名稱有權利或正當利益(參看WIPO Overview 2.0,§ 2.1)。
  3. 所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當益,指之與其姓名、公司或商號名稱或所營事業內容,在語義、字及商習慣上尚有明顯關聯而言(請參見 STL C2002-007〈manulife.com.tw〉案)。本案註冊人Ye Li之名稱與系爭網域名稱,並無字面、語義讀音或其他形式上之關聯性。
  4. 專家小組於2015年7月1日上網搜尋「boehringeringelheim.tw」網頁,但未尋獲以此網域名稱建置之網頁,因此,難認為註冊人已使用該網域名稱銷售商品或提供服務者,亦難認為註冊人使用該網域名稱已為一般大眾所熟知。
  5. 由於本案註冊人並未提出答辯說明其網域名稱使用情形,專家小組發動職權調查,亦無法獲得足以認定符合第五條第二項之事實。因此,註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益,本件申訴符合「處理辦法」第五條第一項第二款之要件。

7.4.3. 註冊人註冊或使用系爭網域名稱是否有惡意?

  1. 依「處理辦法」第五條第一項第三款之規定,申訴成立,尚須註冊人惡意註冊或使用網域名稱。只要有「惡意註冊」或「惡意使用」情事之一即可,兩者無須兼具。
  2. 依「處理辦法」第五條第三項之規定,認定註冊人「惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情事:一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」
  3. 依照第五條第三項之規定,為具體認定時,只問是否符合各款情事,不再細究區分各該情事是否涉及惡意註冊或惡意使用。又該項所列四款情事,僅為例示性,並不排斥其他有證明力之相關情事,且不以全部情事具備為必要(參看M&M’s案,7.5(5))。
  4. 本案註冊人註冊「boehringeringelheim.tw」網域名稱後,並未設置網頁,而是放置於Sedo 平台上銷售該網域名稱,於申訴人以電子郵件詢問後,並回覆申訴人該網域名稱之售價。依此事實足認註冊人註冊該網域名稱之主要目的是藉由出售網域名稱,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益(第一款)。
  5. 因此,註冊人註冊或使用系爭網域名稱顯有惡意,本件申訴符合「處理辦法」第五條第一項第三款之要件。

7.4.4. 總結:
綜上所述,註冊人之行為,係以申訴人之註冊商標「Boehringer Ingelheim註冊為「boehringeringelheim.tw」網域名稱,二者近似程度足以產生混淆,且註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益,而係為藉由出售網域名稱,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益,故本件申訴符合「處理辦法」第五條第一項所列之三款要件,其申訴有理由。

 

8.決定主文

  本案專家小組認定,申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第 5條第 1項之規定,故依申訴書請求救濟方法,決定移轉本件已註冊之系爭網域名稱予申訴人。

專家小組:王怡蘋


決定日期:2015年7月02日

 


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