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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2015-008

申訴人:

美商壯生和壯生股份有限公司  Johnson & Johnson

 

註冊人:

Ye Li

1. 當事人

1.1 申訴人:美商壯生和壯生股份有限公司 Johnson & Johnson
  代理人:常在國際法律事務所 (臺北市敦化南路一段245號8樓)

1.2 註冊人:Ye Li

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱:listerine.com.tw

2.2 受理註冊機構:1API GmbH

2.3 系爭網域名稱註冊日期:2015年1月8日(有效日期:2016年1月8日)

3. 本案處理程序

3.1 申訴人於2015年12月8日將申訴書及附件以紙本、電子檔送達財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下簡稱〝科法所〞),選擇由一名專家組成專家小組。紙本申訴書於2015年12月13日送達科法所,並於同日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。。

3.2 科法所於2015年12月16日向財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱TWNIC)索取系爭網域名稱註冊資料。

3.3 申訴人之申訴,經科法所確認本案符合「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」(以下簡稱〝處理辦法〞)及「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(以下簡稱〝實施要點〞)有關申訴之要件,正式受理本案。科法所隨即於2015年12月24日以電子郵件將申訴書寄送予註冊人。依「實施要點」第四條第三項之規定,本案處理程序開始日為2015年12月24日。

3.4 科法所於2015年12月24日依「實施要點」第四條第四項之規定,將處理程序開始日以電子郵件及郵寄方式通知雙方當事人及TWNIC。

3.5 科法所依據「實施要點」第四條第二項規定,於2015年1月27日確認本案專家小組應由一名專家組成,並選定由其專家名單中之廖淑君組長擔任。科法所2015年1月27日以郵寄及電子郵件方式,通知雙方當事人及TWNIC有關本案專家小組之選定及預定最後作出決定之日期為2016年2月19日。

3.6 截至答辯截止日2016年1月22日及決定做成之日,專家小組未接獲註冊人之答辯書。

4. 本案事實

4.1 註冊人所註冊使用之網域名稱listerine.com.tw(以下稱系爭網域名稱)中之〝listerine〞與申訴人註冊之商標〝LISTERINE〞拼法相同,僅為大小寫之不同。

4.2 註冊人使用系爭網域名稱提供其他網站連結,並提供購買系爭網域名稱之連結,包括:〝购买此域名〞與〝该域名 listerine.com.tw 热销中!〞,又點入前揭之連結後,網頁顯示〝推动您的在线业务listerine.com.tw 出售〞畫面,並可提交對系爭網域名稱之出價,網頁上載明〝此空白域名 (listerine.com.tw) 可由其持有人在 Sedo 域名交易平台进行出售〞等語。

4.3 申請人主張其系為「LISTERINE」等商標之商標權人,註冊人在「listerine.com.tw」網域名稱上使用與前述商標中完全相同之文字,已對消費者及網路使用者產生混淆,註冊人就系爭網域名稱亦無權利或正當利益,且其註冊系爭網域名稱顯然係出於惡意,已違反網域名稱爭議處理辦法第5條規定,請求將系爭網域名稱移轉予申訴人。

5. 適用規定

5.1 科法所於 2001年3月29日經TWNIC認可,成為國家代碼(ccTLD)為tw之網域名稱爭議處理機構。

5.2 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下簡稱「管理辦法」)第16條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」規定辦理。經申訴人向科法所提出本申訴案,註冊人即有私法上契約義務,應接受科法所就本案系爭網域名稱進行爭議之處理。

5.3 科法所依「處理辦法」、「實施要點」及資訊工業策進會科技法律研究所網域名稱爭議處理附則相關規定處理本案,如有未規定之事項,將適用中華民國法律,並參酌Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下簡稱「ICANN」)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下簡稱「UDRP」)、Rules for UDRP (以下簡稱「Rules」),及其他網域名稱爭議處理機構,如World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center(以下簡稱「WIPO Center」)作成之網域名稱爭議之專家小組決定書。

5.4 申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項規定,申訴人因註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,得向爭議處理機構提出申訴:
(1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
(2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
(3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5.5 依「處理辦法」第5條第2項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
(2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。

5.6 依「處理辦法」第5條第3項規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
(2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
(4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 申訴人之主張:

6.1.1 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者
(1) 申訴人為「LISTERINE」等商標之商標權人,於1955年即已經經濟部智慧財產局獲准第2806號商標登記,指定使用於各種西藥,包括消毒劑、除臭劑及殺菌劑,醫用漱口藥水。
(2) 依據尼爾森之資料,李施德霖產品在2015年6月之市場佔有率達35.5%,在市場上享有極高之市場占有率,「LISTERINE」等商標為著名商標。
(3) 註冊人所註冊之「listerine.com.tw」網域名稱,其「listerine」文字與申訴人已註冊商標之「LISTERINE」文字完全相同,僅有英文字母大小寫之差別,依一般網路之使用習慣,英文大小寫經常可以互換而毫無區別,已對消費者或網路使用者產生混淆。

6.1.2 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益
申訴人並未授權註冊人使用「LISTERINE」等商標,申訴人與註冊人間亦無任何關聯,註冊人就系爭網域名稱並無任何權利或正當利益存在。

6.1.3 註冊人惡意註冊或使用網域名稱
(1) 註冊人雖註冊系爭網域名稱,但該網頁上卻只有其他網站之連結,甚至還有購買該網域名稱之連結,連結之下方記載「該域名listerine.com.tw熱銷中」,經點入該連結,即會出現「推動您的在線業務 listerine.com.tw 出售」畫面,並可提交對系爭網域名稱之出價,網頁上載明「此空白域名(listerine.com.tw)可由其持有人在sedo域名交易平台進行出售」等語,可見註冊人註冊取得系爭網域名稱之目的係為出售而獲利。
(2) 網域名稱擁有經人註冊後,他人即無法再行註冊使用之特性。註冊人明知「listerine」為他人所擁有商標之文字,卻仍使用「listerine」文字註冊網域名稱,且註冊了卻不使用該網域名稱,在客觀上已造成申訴人無法申請註冊使用之障礙。

6.2 註冊人之主張
截至答辯截止日2016年1月22日及決定做成之日,專家小組未接獲註冊人之答辯書。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則

7.1.1 網域名稱爭議,專家小組得僅以當事人提出之主張及事實、證據作為決定之基礎。當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依職權進行調查者外,無須加以斟酌。專家小組作成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由 TWNIC 所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊(參見STLC2001-001案)。

7.1.2 依「實施要點」第五條第六項,「註冊人未依規定提出答辯書時,除特殊情形外,專家小組應依申訴書作出決定」。另,依辯論主義精神(參照STLC2003-004、STLC2005-004、STLI2011-016、STLI2014-004等案件),若註冊人並未就申訴人所提之申訴要件加以爭執、則此時專家小組應認為申訴要件成立。

7.2 申訴之要件與舉證責任

7.2.1 「處理辦法」第五條第一項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」

7.2.2 「處理辦法」第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件,此可由該條文之文義、「處理辦法」其他規定,該條所參據之英文UDRP 4(a) 之規定、以及多數專家在決定書中所表達之意見得之(參見STLC2001-001案、STLI2014-013案、STLI2015-007案等案件)。

7.2.3 申訴人對「處理辦法」第五條第一項所規定之三項要件,應負舉證責任,證明其事實之存在(參見STLC2001-001案)。

7.3 專家小組依職權調查之證據

專家小組於2016年2月17日登入系爭網域名稱http://listerine.com.tw/,該網頁提供相關連結,於點選相關類別之連結後,會出現贊助廠商列表,例如:點選〝期貨投資〞後,會出現〝Plus500差價合約交易平台〞等廠商之連結。同時,該網頁提供購買系爭網域名稱之連結,包括:〝购买此域名〞與〝该域名 listerine.com.tw 热销中!〞,又點選前揭連結後,進入另一網頁(該網頁由Sedo 域名交易平台所提供 ),並顯示〝推动您的在线业务listerine.com.tw 出售〞畫面,並可提交對系爭網域名稱之出價,網頁上載明〝此空白域名 (listerine.com.tw) 可由其持有人在 Sedo 域名交易平台进行出售〞等語。
7.4 專家小組認定
7.4.1 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者
(1) 「處理辦法」第五條第一項第一款規定「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」,係指指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似,並因而產生混淆,故其必須在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,且一般具有普通知識經驗之台灣網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者(參見STLC2001-004、STLC2011-006、STLI2014-017等案件);其次,於決定是否產生混淆時,無須參酌網站之內容,並與彼此營業項目無涉,蓋混淆乃是指對於「網路使用者」產生混淆,且為認定時,諸如 .com或 .tw之歸類代碼,基本上不列入考量(參見STLI2014-015案);最後,系爭網域名稱字母之大小寫差異,無礙於系爭網域名稱相同或近似之認定(參見STLI2015-007案)。
(2) 申請人於1953年9月向經濟部申請註冊商標〝LISTERINE〞,用於各種西藥,包括:消毒劑、除臭劑及殺蟲劑,醫用塑漱口水,並於1955年獲准第2806號商標登記,專用期限至2025年3月31日。為「處理辦法」第五條第一項第一款稱之商標。
(3) 註冊人所註冊使用之網域名稱為listerine.com.tw,其「listerine」文字與申訴人已註冊商標之「LISTERINE」文字完全相同,僅有英文字母大小寫之差別,極可能造成台灣網路使用者之混淆,誤以為系爭網域名稱係由台灣網路使用者所熟知申訴人或經其授權之人所經營。
7.4.2 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益
(1) 「處理辦法」第五條第二項規定「認定前項各款事由之存否,應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」
(2) 「處理辦法」第五條第二項要件所述者為消極事實,註冊人較易舉證其事實之存否,而申訴人於提起申訴時,若無其他事證資訊,僅須先為表面推證,再由註冊人證明其就系爭網域名稱有權利或正當利益(參見STLI2015-007案) ;又註冊人就其網域名稱有權利或正當利益,係指註冊人之網域名稱與其公司名稱、所營事業內容,在語義、字義或商業習慣上有明顯之關聯而言(參見STLI2014-005案)。
(3) 由於截至本決定做成之前,專家小組並未接獲註冊人提出任何形式之答辯書,故專家小組依申訴人所提出之資料、並依職權於2016年2月17日登入系爭網域名稱http://listerine.com.tw/,該網頁除有提供相關連結之外,並有提供購買系爭網域名稱之連結(參見本文7.3之說明)。顯見註冊人並非善意註冊該網域名稱,難以符合「處理辦法」第五條第二項第一款與第三款之規定。
(4) 由於截至本決定做成之前,專家小組並未接獲註冊人提出任何形式之答辯書,故專家小組依職權以listerine為關鍵字經由GOOGLE網路搜索引擎尋找網頁後(2016年2月18日),發現許多網頁為申請人之官網與相關網頁(包括其經營之臉書),系爭網域名稱之網頁並不易尋得。是以,難以稱註冊人使用系爭網域名稱可達到〝已為一般大眾所熟知〞之情形,故其不可稱其符合「處理辦法」第五條第二項第二款之規定。
(5) 綜上,註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益,本件申訴人符合「處理辦法」第5條第1項第2款之要件。
7.4.3 註冊人惡意註冊或使用網域名稱
(1) 「處理辦法」第五條第三項定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」
(2) 「處理辦法」第五條第三項所提之「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」雖為申訴成立之要件,但只要註冊人有「惡意註冊」或「惡意使用」情事之一即可,兩者無須兼具;又,依「處理辦法」第五條第三項規定為具體認定時,只問是否符合各款情事,不再細究區分各該情事是否涉及惡意註冊或惡意使用,且該項所列四款情事,僅為例示性,並不排斥其他有證明力之相關情事,且不以全部情事具備為必要。(參見STLI2015-007案)。
(3) 由於截至本決定做成之前,專家小組並未接獲註冊人提出任何形式之答辯書,故專家小組依申訴人所提出之資料、並依職權於2016年2月17日登入系爭網域名稱http://listerine.com.tw/,該網頁除有提供相關連結之外,並有提供購買系爭網域名稱之連結,且系由出價之方式為之(參見本文7.3之說明),可推知註冊人有藉由出售網域名稱以獲取利益之情況,可謂註冊人惡意註冊或使用網域名稱之情形。

8.決定主文

本案專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴,符合「處理辦法」第五條第一項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:廖淑君


決定日期:2016年2月19日

 


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