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財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
專家小組決定書
案號:STLI2015-009

申訴人:

德商歐司朗公司
(OSRAM GmbH)

 

註冊人:

皇上實業有限公司

1. 當事人

1-1 申訴人:德商歐司朗公司
  地址:Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 Munich, Federal republic of Germany
  代理人:張東揚律師、柳瑜珊律師、李維峻律師
  地址:台北市松山區南京東路3段248號12樓之2

1-2 註冊人:皇上實業有限公司
  地址:桃園縣龜山鄉文化七路182巷17號1樓

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

 2-1 系爭網域名稱:taiwan-osram.com.tw
 2-2 受理註冊機構:TWNIC
 2-3 網域名稱註冊日期:1999-01-18(2025-03-21到期)

3. 本案處理程序

3-1  2015年12月15日張東揚、柳瑜珊及李維峻等三位律師,代理申訴人德商歐司朗公司(OSRAM GmbH)填具網域名稱爭議處理申訴書,並檢附相關說明及證明文件資料,請求財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(以下稱「科法所」)將被申訴人皇上實業有限公司(以下稱「註冊人」)註冊之「taiwan-osram.com.tw」網域名稱,移轉給申訴人。申訴人同時請求,關於本件網域名稱爭議,應委由「網域名稱爭議處理專家小組」之一位專家進行處理。
3-2 科法所於受理本案申訴後,迅即於同年月16日以傳真方式向TWNIC請求提供系爭網域名稱註冊人資料,其後經TWNIC於同年月18日以電子郵件提供相關資料,財團法人資訊工業策進會決定並於同年月24日為本案之「程序處理開始日」。
3-3 科法所隨即將本案申訴事宜、相關資料及「程序處理開始日」等以E-mail寄送給註冊人指定之收件人呂苗令小姐,並要求註冊人應於「程序處理開始日」後20日之2016年1月26日前,提出答辯及相關資料。 3-4 註冊人於上開答辯資料提供截止期日止,未能提出任何答辯及相關資料,科法所遂依本案申訴人之請求,選定台灣大學法律學院黃銘傑教授為本案專家,負責本案爭議之處理。

4. 本案事實

4-1申訴人德商歐司朗公司(OSRAM GmbH),為一提供燈具、電子裝置、光電半導體(LED)以及燈具、光源管理系統與照明解決方案等商品及服務之事業,於全球擁有71家分公司及110個銷售據點。其商標「OSRAM」自西元1906年於德國註冊迄今已逾百年,迄今已於112國擁有「OSRAM」註冊商標,而以OSRAM為網域名稱主要部分之註冊國家則達140國。自1959年起,申訴人陸續以「OSRAM」文字圖樣於我國申請註冊第13759號、第275499號、第1037358號、第1172285號、第1189323號及第1270503號共計6件商標,廣泛指定使用於各種燈泡及照明設備或相關服務,且於1988年設立台灣分公司並經核准認許,另於1997年註冊使用「osram.com.tw」網域名稱。
4-2 註冊人皇上實業有限公司於1999年1月18日向TWNIC註冊「taiwan-osram.com.tw」,其網域名稱除不具識別性而為地名標識之「taiwan」外,其餘與申訴人註冊商標、公司名稱、網域名稱完全相同。

4-3 本案申訴人於2015年12月15日以註冊人前述網域名稱之註冊行為符合「處理辦法」第5條第1項各款規定為由,向科法所提出申訴,請求組成專家小組作成將本案系爭網域名稱「taiwan-osram.com.tw」移轉予申訴人之決定。
5. 適用規定

5-1 科法所於 2001 年 3 月 29 日經TWNIC認可,成為國家代碼(ccTLD )為 tw 之網域名稱爭議處理機構。
5-2 依據「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」(以下稱「管理辦法」)第16條規定,註冊人註冊之網域名稱,如與第三人產生爭議時,同意依「處理辦法」及「實施要點」規定辦理。經申訴人向科法所提出本件申訴案,註冊人即有私法上契約義務,應接受科法所就本案系爭網域名稱進行爭議之處理。
5-3 科法所依「處理辦法」、「實施要點」及資訊工業策進會科技法律研究所網域名稱爭議處理附則相關規定處理本案,如有未規定之事項,則適用中華民國法律,並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下簡稱「 ICANN 」)所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (以下簡稱〝 UDRP 〞)、Rules for UDRP (以下簡稱「 Rules 」),及其他網域名稱爭議處理機構,如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (以下簡稱「 WIPO Center 」)作成之網域名稱爭議之專家小組決定書。
5-4 申訴要件:依「處理辦法」第5條第1項規定,申訴人因註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由,得向爭議處理機構提出申訴:
    (1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同 或近似而產生混淆者。
    (2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
    (3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。
5-5   依「處理辦法」第5條第2項規定,有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
    (1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
    (2) 註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
    (3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。
5-6 依「處理辦法」第5條第3項規定,認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
    (1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
    (2) 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
    (3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。

    (4) 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6. 當事人之主張

6.1 本案申訴人之主張略以:

6-1-1系爭網域名稱與申訴人註冊之商標、標章、公司名稱及網域名稱主要部分相同,已產生混淆:
(1)申訴人商標「OSRAM」自西元1906年於德國註冊迄今已逾百年,在全球擁有71家分公司及110個銷售據點;至西元2014年止,員工數已超過3.4萬人,年收入更高達51億歐元,堪稱歷史悠久且於國際間享譽盛名而不斷蓬勃發展。此外,申訴人於112國擁有「OSRAM」註冊商標,以「OSRAM」為網域名稱主要部分之註冊國家達140國,並於我國以「OSRAM」圖形或文字申請註冊第13759號、第275499號、第1037358號、第1172285號、第1189323號及、第1270503號共計6件商標,且於1988年設立台灣分公司,另於1997年註冊使用「osram.com.tw」網域名稱,提供我國消費者優質之相關商品及服務,持續拓展在我國之行銷,至今已近30年,足認申訴人擁有享譽全球之商譽,商標具有極高知名度。

(2)系爭網域名稱於1999年註冊,較申訴人之「osram.com.tw」網域名稱註冊晚兩年。其第二層亦即主要名稱之「taiwan-osram」除去taiwan國名標示後,與申訴人之前述著名商標、標章及公司名稱特取部分即「OSRAM」,其組成字母、排列順序與讀音均完全相同。據前所述,由於申訴人之商標品牌已名揚國際數十載,更為相關消費者所熟悉,系爭網域名稱足以使一般消費者誤認為申訴人於台灣所建立之網頁,或與申訴人之台灣分公司有關,進而產生混淆。

6-1-2註冊人就系爭網域名稱,並無權利或正當利益:
(1)註冊人之公司基本資料顯示其事業範圍主要係其他農、畜、水產品批發業、菸酒批發業、日常用品批發業、照明設備製造業等,其公司中文名稱為「皇上實業有限公司」,英文名稱為「HUANG SUN CO., LTD.」。可知無論事業範圍、公司中英文名稱,衡諸語意、字義及一般商業習慣上,均殊難與「OSRAM」相連結。註冊人亦未曾以「OSRAM」取得任何商標、服務標章、證明標章或團體標章之註冊,且申訴人未同意或授權註冊人使用「OSRAM」商標或標章,或申請網域名稱。
(2)註冊人與申訴人雖曾有經銷關係,惟經銷關係已於2010年中止,斯時至今並無任何合作關係。申言之,縱存在經銷關係,註冊人所獲得之授權,應僅限於可利用申訴人之商標、名稱銷售申訴人產品,並不及於以申訴人之商標與公司名稱註冊網域名稱;代理關係並不當然讓註冊人享有將申訴人商標註冊為網域名稱之權利。因此,縱註冊人與申訴人曾存在經銷關係,亦不能證明註冊人就系爭網域名稱之註冊享有權利或正當利益,其理至明。
(3)西元2010年申訴人中止與註冊人之經銷關係時,已發現系爭網域名稱之合法性甚有疑義,故委託理律法律事務所對註冊人發函警告,而獲得註冊人不再使用系爭網域名稱之承諾。註冊人明知系爭網域名稱為申訴人所有之著名商標及公司名稱,卻仍以之註冊,其權利正當性尚有疑義;況其後註冊人於接獲申訴人委託律師發函後承諾不再使用系爭網域名稱,卻於承諾後不到半年即重行將系爭網域名稱轉址至自身公司網站,迄今如此,顯違反誠信原則,非屬善意使用至明。

(4)註冊人未曾就系爭網域名稱加以宣傳、廣告,或於系爭網域名稱之下架構實質內容,對一般消費者而言,見諸系爭網域名稱僅可能對申訴人之著名商標產生聯想,而誤認系爭網域名稱乃係「OSRAM」商標之商標權人(即申訴人)所有。註冊人係將系爭網域名稱作為引導消費者前往其公司網站首頁之路徑,使消費者誤認該網站與申訴人有所關連,可能造成消費者誤以為申訴人與註冊人之經銷關係仍存在等混淆。以此等增加其網站點擊率為目的之商業利用行為,自不符處理辦法第5條第2項以下任一款得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益之情形。

6-1-3註冊人係惡意註冊系爭網域名稱:
(1)註冊人與申訴人早於2010年中止經銷關係,申訴人當時即委任理律法律事務所寄發警告信函,強烈表達希冀註冊人移轉系爭網域名稱予申訴人,或由註冊人自行撤銷系爭網域名稱,以免相關消費者有混淆之虞;註冊人於2011年1月回應,對於申訴人之上述請求雖不置可否,惟承諾不再使用系爭網域名稱,申訴人斯時為維商誼,願暫緩請求移轉系爭網域名稱。詎料,註冊人卻違反承諾,私下迂迴地以轉址之方式,將系爭網域名稱轉至其公司網站首頁,違反誠信原則至明,惡意顯屬重大。

(2)註冊人明知有承諾於申訴人在先,且相關消費者亦極可能誤認系爭網域名稱與申訴人相關,卻仍反手以轉址之方式,將系爭網域名稱作為引導消費者前往其公司網站之路徑,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站以增加點閱率,註冊人顯然透過系爭網域名稱之使用,攀附申訴人長久經營之品牌商譽與著名商標,藉以謀取商業利益,並妨礙申訴人之商業活動,應合於處理辦法第5條第3項第4款之惡意甚明。

6.2 截至本案決定作成之前,科法所及本案專家皆未接獲註冊人提出任何形式之答辯書。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則:

(1)網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義。亦即,專家小組僅以當事人提出之事實證據做為決定基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組作成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由TWNIC所提供網域名稱註冊及使用之相關資訊(參見STLC2001-001 <m-ms.com.tw>案)。

(2)依網域名稱爭議處理辦法實施要點第5條第6項規定,註冊人未依規定提出答辯書時,除特殊情形外,專家小組應依申訴書作出決定。本案註冊人未提出任何形式之答辯書,故專家小組僅依申訴書所提證據及事實作出決定,先予敘明。

7.2 申訴要件與舉證責任:

    依據「處理辦法」第5條第1項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」參考「處理辦法」所據以訂定之UDRP 4(a)規定,以及多數專家在歷次決定書中所表達之見解,前述三款情事必須同時成就,方得認定申訴成立(參見STLC2011-001 <104人力銀行.tw>案)。此外,申訴人對「處理辦法」第5條第1項所規定之三項要件,並負擔舉證責任,證明其事實之存在(參見STLC2001-001 <m-ms.com.tw>案)。

7.3 專家小組認定

7-3-1系爭網域主要部分名稱與申訴人註冊之商標、公司名稱、網域名稱相同,有產生混淆之虞:

(1)「處理辦法」第5 條第1 項第1 款所規定「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆」者,係指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似,並因而產生混淆誤認。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,惟並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足,尚須就是否有產生混淆加以判斷。又倘系爭網域名稱,依整體或通體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認有相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,便符此項要件(參見STLC2001-004 <cesar.com.tw>;STLC2011-006 <muzee.com.tw>;STLI2013-002 <polycom.com.tw>等案)。
(2)依照經濟部智慧財產局公布之「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」,判斷商標著名與否,應以商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用及宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄、商標之價值等要素加以判斷;並得以行銷相關單據、廣告、市場調查、公司嚴格簡介等為證。查申訴人提供之證據資料,足證申訴人之註冊商標,該當於商標法所稱著名商標,當屬無疑。
(3)另參照經濟部智慧財產局公布之「『混淆誤認之虞』審查基準」,判斷二商標或標章間是否構成混淆誤認之虞,應從商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之註冊申請是否善意、其他混淆誤認之因素等要素綜合判斷,原則上若其中一要素特別符合時,應可以降低對其他因素的要求。查系爭網域名稱除去taiwan此一國名標示外,與申訴人識別度極高之著名商標、公司名稱特取部分及網域名稱完全相同,且依據註冊人轉址後之官方網站顯示,註冊人主要營業項目為汽車照明燈具,與申訴人之商品或服務範圍雷同。系爭網域名稱主要部分,在外觀、讀音上與申訴人之著名商標、公司名稱特取部分及網域名稱相同,已非一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意即可清楚區別辨識者,而有極高的機率令其產生混淆誤認之情事。
(4)再參照經濟部智慧財產局公布之「商標識別性審查基準」,「taiwan」此一國名標示為國內消費者熟知之地理名稱,對消費者的意義僅是地理位置的指示,並不具有表彰商品或服務來源表彰功能,亦無法提供消費者於網站瀏覽、商品或服務選擇時之指標功能與作用。將之使用於商品或服務,給予消費者的印象,通常只是商品或服務與該地理區域有所關聯的說明,用以表示商品的製造地、生產地、設計地;商品或服務的商業來源地;或服務的提供地,而非識別來源的標識。查系爭網域名稱「taiwan-osram.com.tw」對一般網路使用者而言,「taiwan」文字與申訴人著名商標的文字組合並無增加任何對註冊人之商品或服務的識別性,無法與申訴人之商品或服務區別,且可能誤認註冊人為申訴人之台灣地理區域內商品或服務提供者。
(5)由上可知,本件網域名稱雖有「taiwan」之地理區域名稱,但亦僅是相當於商標法第29條第1項第1款所稱不具「識別性」之說明用語,本案系爭網域名稱之特取部分為「osram」一事,毋庸置疑;且註冊人營業項目中之「照明設備」製造、銷售等,亦與「osram」註冊商標之指定商品相同。對照於商標法地35條第1項第1款、第68條第1款規定,「於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者」,並不要求須具備「有致相關消費者    混淆誤認之虞」之結果要件,由此規定意指亦可知悉,於二者標章相同且所使用之商品同一的情況下,已可確定其使用將有致相關消費者混淆誤認之虞。

(6)基於上述認知,本決定書認定,就一般網路使用者而言,本案系爭網域名稱將有非常高機率,令渠等混淆誤認誤以為其註冊人當為於台灣地區具有排他或專屬權限(包括註冊商標權人、其關係企業、專屬被授權人等)得以提供「osram」註冊商標商品或服務之人,而為此商品或服務提供進而向TWNIC申請註冊系爭網域名稱,而非「osram」著名註冊商標權人以外之第三人為提供其他標章商品或服務而特定以與該當標章無關之「osram」註冊取得網域名稱使用權利。

7-3-2註冊人就系爭網域名稱未具有權利或正當利益:
(1)依據「處理辦法」第5 條第2 項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」;「處理辦法」第5條第2項要件所述者為消極事實,註冊人較易舉證其事實之存否。申訴人於提起申訴時,若無其他事證資訊,僅須先為表面推證,再由註冊人證明其就系爭網域名稱有權利或正當利益(參照WIPO Overview 2.0,§ 2.1, STLI 2014-015<www. beautidiary.com.tw>案)。
(2)所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益者,指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容,在語義、字義及商業習慣上有明顯之關聯而言(參見STLC2002-007〈manulife.com.tw〉案)。本案註冊人之中英文名稱與系爭網域名稱,並無字面上或形式上之關連,商業習慣上,雖有代理商得於其代理權範圍內,設立外商之區域性官方網站以推展業務之情形,但依據申訴書與申訴人提出之證據資料顯示,註冊人雖曾為申訴人之經銷商,惟註冊人所獲得之授權,僅限於可利用申訴人之商標、名稱銷售申訴人產品,並不及於以申訴人之商標與公司名稱註冊網域名稱。註冊人既銷售申訴人之產品,並獲得授權經銷,可使用申訴人商標與公司名稱銷售商品,顯然知悉系爭網域名稱為申訴人之商標與公司名稱。基此,註冊人明知系爭網域名稱為申訴人之商標與公司名稱,卻仍以之註冊網域名稱使用,未合於「善意使用」之情形。
(3)針對「處理辦法」第5條第2項第2款規定之情形,系爭網域名稱與申訴人著名商標存在混淆誤認之虞情事,已如前述,對於一般消費者而言,渠等實認為系爭網域名稱為申訴人或其他於台灣地區具有排他或專屬權限得提供「osram」商標商品或服務之人所註冊者,而非無此權限制之第三人註冊取得者,而難能認定本案註冊人因本案網域名稱註冊及使用,已為一般大眾所熟知其係註冊人註冊、使用之網域名稱。
(4)就「處理辦法」第5條第2項第3款規定以論,在肯認系爭網域名稱與申訴人著名商標有混淆誤認之虞的前提下,以申訴人與註冊人具經銷關係時而言,註冊人使用系爭網域經銷申訴人商品,或難謂可能減損申訴人著名商標、標章、姓名、事業名稱之識別性,亦難認定其有因此而獲取不當商業利益。惟依申訴人提出之證據資料顯示,申訴人與註冊人間之經銷關係業於2010年間結束,嗣後並無任何合作生產、銷售關係。縱令認為基於合理信賴理念,應令註冊人於上述關係消滅後,尚可於一定期間內使用系爭網域名稱以告知或令其經常往來客戶知悉此等情事變化,容許註冊人於一定合理期間內仍得繼續使用系爭網域名稱,並以轉址方式導引使用舊網址之客戶至新網址。惟從2010年間迄本案申訴提出止,已歷5年有餘,以註冊人之營業性質、內容及規模論,其告知既有客戶所需合理的轉址期間當不致逾一年期間,實難認定註冊人繼續使用系爭網域名稱屬合理行為,註冊人如此長期繼續使用系爭網域名稱之作為,難謂無刻意誤導消費者其仍與申訴人保持合作關係,攀附申訴人商譽進而獲取不當商業利益之嫌。
(5)綜上判斷,應認定註冊人不具有註冊與使用該網域名稱之權利或正當利益。

7-3-3註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱:
(1)按「處理辦法」第5條第1項第3款規定,申訴之成立,註冊人只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可,並不以兩者兼具為必要。「處理辦法」第5條第3項並規定,認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」時,得參酌下列情形:「一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」上述各款情形,僅為例示性規定,並不以該項所列之各款情形為限,且如有其中之一種或數種情事,即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱,並不以全部具備為必要(參見STLC2001-001〈m-ms.com.tw〉案)。再按商標法第70條第2款規定,明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者,視為侵害商標權。
(3)依申訴人提出之證據資料,註冊人在申訴人以其著名商標註冊網域名稱後2年,方使註冊系爭網域名稱,且註冊人曾與申訴人有經銷關係,理當知悉系爭網域名稱為申訴人著名之註冊商標,卻仍於經銷關係結束後長期間繼續以之作為網域名稱並轉址至註冊人網站,不無導致相關消費者混淆誤認之虞、減損該商標指向註冊人商品或服務之識別性,實已該當侵害申訴人之商標權;且轉址之行為顯然使欲獲得申訴人資訊之一般網路使用者,受引誘、誤導前往瀏覽註冊人之網站,進而營利。
(3)另查註冊人與申訴人早於西元2010年中止經銷關係,申訴人當時即委任理律法律事務所寄發警告信函,強烈表達希冀註冊人移轉系爭網域名稱予申訴人,或由註冊人自行撤銷系爭網域名稱,以免相關消費者有混淆之虞;註冊人於西元2011年1月回應,對於申訴人之上述請求雖不置可否,惟承諾不再使用系爭網域名稱。註冊人持續至今使用系爭網域名稱轉址行為,已無正當事由(參見7-3-2第(4)段),並違反誠信原則與允諾禁反言法理(promissory estoppel)至明。

(4)綜上,雖註冊人於註冊本案系爭網域名稱之際,因與申訴人間具有經銷關係,方其時或可認為註冊人並無惡意註冊、使用系爭網域名稱情事;惟於經銷關係結束,已然逾越合理期間後,依舊長期使用與「osram」著名商標構成混淆誤認之本案網域名稱,不僅有令一般網路使用者發生混淆誤認之虞,並可能減損、稀釋「osram」著名商標之著名性,而有違反商標法第70條第2款之虞。尤有勝者,註冊人於2011年初經申訴人發函警告後,業已承諾不再繼續使用系爭網域名稱,卻又故意不遵守其承諾,已屬違反誠信原則,合於「處理辦法」第5條第3項第4款與第5條第1項第3款「惡意使用」至明。在註冊人使用系爭網域行為不僅不具合法利益,且可能引發一般網路使用者混淆誤認之虞,同時有惡意繼續使用系爭網域名稱而有侵害註冊人著名註冊商標權的情況下,自應禁止註冊人繼續持有並使用系爭網域名稱,以維護申訴人權益。

8.決定主文

本案專家小組認定,申訴人就系爭網域名稱之申訴,合於「處理辦法」第5條第1項之規定,故依申訴書中請求之救濟方法,決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組:黃銘傑


決定日期:2016年2月16日

 


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