高智發明（Intellectual Ventures）揭開其專利寶庫
擁有專利但不生產商品，以購買專利與主張專利為主要商業模式的專利蟑螂，近來在美國引起眾多討論，2013年6月，美國白宮更正式發表聲明，不但要求行政機關打擊專利蟑螂，更建議立法機關作出相關修法。
高智發明（Intellectual Ventures，以下簡稱IV）自2001年創立以來，擁有約7萬個專利，其中4萬個屬於IV商業化專案，為主張專利之武器群。一向不承認自己屬於專利蟑螂的IV，2013年12月公開表列出3萬3千個用以主張專利侵權獲利之專利，包括無線技術、半導體技術、硬體、以及生物技術等高值專利；至於其他未公開的專利，IV則稱受限於第三方的保密義務無法公開。
IV宣稱此舉目的在於提供潛在專利被授權人或買受人一個購物清單；然而更為可能的，是面對同年11月底甫通過眾議院投票之創新法案帶來的壓力，所釋出之善意表示退讓。
前述公開清單目前在IV官網上公開提供下載與搜尋，對於企業或事務所，將來受到不知名公司控告專利侵權時，可以檢視這份清單，瞭解該案是否為IV所主導，但實際在訴訟策略上該如何運用學界與實務界尚未有明確的作法，值得繼續觀察。
徐維佑
組長 編譯整理
INTELLECTUAL VENTURES, Patent Finder, http://patents.intven.com/finder (last visited Jan.2, 2014)
INTELLECTUAL VENTURES, Why are you sharing your portfolio publicly? http://patents.intven.com/faq (last visited Jan.2, 2014)
Mike Masnick, This American Life Followup On Patents Reveals Intellectual Ventures Is Even Slimier Than Previously Believed, Jun. 3,2013,http://www.techdirt.com/articles/20130603/11295023297/this-american-life-followup-patents
-reveals-intellectual-ventures-is-even-slimier-than-previously-believed.shtml (last visited Jan.2, 2014)
美國白宮於2024年5月23日公開呼籲採取行動以打擊利用AI生成性影像，及未經當事人同意傳播真實影像的性虐待行為。此次呼籲源自白宮「解決線上騷擾與虐待問題工作小組」（Task Force to Address Online Harassment and Abuse）相關行動、總統第14110號行政命令－「安全、可靠且可信任之AI開發及利用」（Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence），以及尖端AI公司自願管理AI風險之承諾（Voluntary AI Commitments）。 白宮指出，迄今為止生成式AI已淪為性虐待的主要工具，同時，涉及未經同意散布或威脅散布私人性影像，亦將對受害者造成嚴重的心理傷害。白宮呼籲相關利害關係人透過自願性承諾，預防與減輕性虐待影像之影響，如： （1）阻止性虐待影像獲利： 對於從事性虐待影像業務的網站或應用程式，支付平臺與金融機構可限制或拒絕對其提供支付服務。 （2）停止創建深偽性虐待影像 ： 對於可透過AI生成性影像之網路服務或應用程式，雲端服務供應商與應用程式商店得減少此類網路服務或應用程式運作。此外，應用程式商店可要求應用程式開發人員採取措施，防止使用者製作非經當事人同意的AI生成性影像。 （3）防止散播性虐待影像： 應用程式與作業系統開發人員可啟用技術保護措施，以保護數位裝置上儲存之內容，防止未經當事人同意分享其影像。 （4）支援並參與為受害者提供有效補救措施之服務： 平臺與利害關係人可選擇與相關組織合作，使性虐待影像受害者可輕鬆且安全地從線上平臺中刪除未經同意之內容。此外，白宮亦呼籲國會修訂於2022年重新授權之「婦女暴力防制法」（Violence Against Women Act Reauthorization），延續並加強原有法律保護效力，同時為AI生成之性虐待影像的受害者提供關鍵援助資源。
歐洲現正規劃研提「負責任奈米研究」執行規範奈米科學及奈米技術具有促成技術﹙enabling technologies﹚的特性，具有多元應用潛能，一般期待其能為許多領域﹙例如化學、材料科學、健康、以及能源等﹚帶來永續利益。其中，研究是這項目標中最重要的環節，一方面能發展出有產業應用價值的新技術，另一方面也可以調查奈米科技的潛在風險並建立妥適的控管措施。 為了營造安全且負責任的奈米科技研發環境，並為安全且負責任之應用及使用鋪軌，歐盟執委會﹙European Commission﹚正在規劃研提一個關於負責任奈米科技研究相關的自願執行規範﹙voluntary code of conduct﹚。 本執行規範將採用由歐盟執委會推薦﹙recommendation﹚的方式，由其邀請各會員國、產業界、大學、資助機構﹙funding organizations﹚、研究人員及其他與此相關的利害關係人次來執行。歐盟執委會本身也會將此項原則落實在相關研發政策當中。目前，歐盟執委會在今﹙2007﹚年7月9日至9月21日將對外進行諮詢﹙consultation﹚，所收集到的各項意見會作為本執行規範的基礎。
從Mart-Stam-Chair案談德國國際商展智財侵權案之司法見解趨勢與因應從Mart-Stam-Chair案談德國國際商展智財侵權案之司法見解趨勢與因應 資訊工業策進會科技法律研究所 李莉娟 副法律研究員 2020年7月8日 許多企業為了爭取產品曝光度與品牌知名度，會以參與國際相關產業商展作為其一方式，而全球多場專業商展中，絕對少不了德國各大城市定期舉行之國際商展[1]，我國企業亦為常客。惟德國司法人員針對展覽品侵害智財權之鐵腕做法有別於他國，尤其以2008年「德國漢諾威電子展（CeBIT 2008）」，史上最大的專利權侵權搜索案最為知名，當時檢警直接闖進會場對51家參展的廠商進行搜索，並扣押了涉及專利侵權的產品，又因德國法院以往對於如此取締方式多採取支持的態度，在侵權要件判斷上常見對被控侵權人有所不利，但這樣的情景，在近年的民事侵權紛爭開始出現些微轉變，而本文將從最近期、且首次涉及著作權侵權的Mart-Stam-Chair案談起。 壹、事件摘要 2014年10月21日到25日期間，在僅開放專業人員與會的科隆國際展覽會（ORGATEC）上，波蘭某家企業（下稱被告）展出一鋼管椅，卻被一名聲稱鋼管椅著作權被授權人之合法繼承人Mart Stam（下稱原告）主張被告展出的鋼管椅，類似其鋼管椅外型，認為被告侵害其著作散布權，而在2014年10月21日提交警告信函給被告，就此開啟了本案的訴訟程序[2]，但歷經三年爭訟、上訴程序，德國聯邦最高法院認為被告行為並無侵害原告著作散布權而判處原告敗訴。 一、本案事實 本案被告於2014年10月21到25日期間參與了僅開放給專業人士參展的科隆國際展覽會（ORGATEC），其展出外型相似於原告擁有著作權保護的鋼管椅（型號「Zoo」），並在攤位上放置印有型號「Zoo」鋼管椅圖片之產品目錄與行銷廣宣品，同時以文字說明該椅子為設計「原形」，目前僅為設計階段，迄至2015年才開放訂購[3]。原告得知後，便於同年10月21日當天發警告信函予被告，並聲明要求被告限期答覆，後續原告逕向杜塞爾多夫地方法院提出告訴[4]，主張被告展出型號「Zoo」椅子與其所擁有著作權之椅子外型相似，且被告無正當權利複製多張椅子圖片，置於其產品型錄與行銷廣告宣上並公開於展場，種種行為均已侵害其著作散布權。 (左圖為本案原告所有之椅子外型；右圖為本案被告於展場展出之椅子外型及型號。左右兩圖擷取自本案終審判決BGH vom 23.2.2017 - I ZR 92/16內文) 二、本案爭點 本案主要爭點在於：「國際商展上展出作品，是否代表已經將作品投入德國市場之行銷或交易行為，而構成侵害著作權人的散布權？」原告於第一審主張，被告展出椅子實體、複製椅子圖片放於廣告目錄與行銷廣宣之行為，均已侵害其身為著作權人的散布權[5]，要求被告提出損害賠償。而根據德國著作權法第17條第一項明文[6]，主要在於保護著作權人向公眾公開其作品原本、副本，以及使其作品於市場流通、散布、交易之權利[7]，故如未取得著作權人之授權或非著作物之著作權者，無權以任何公開行銷之方式於德國境內進行市場交易行為。被告則認為，其於展場上有明確表示展出的椅子只是「原形」樣式，尚未銷售，甚至在行銷廣告表示最終成品的設計可能會在公開銷售前改變，因此主張其並無於展場上銷售此鋼管椅之意[8]。 三、本案歷審法院見解 首先，第一審杜塞爾多夫地方法院對於原告之聲明予以部分駁回，第一審法院認為原告主張被告已侵害其著作散布權為有理由，但原告主張之損害賠償內容中，關於被告印製椅子圖片置於其廣告目錄及行銷文宣上之行為，因印刷地點非於德國，並無法主張損害賠償[9]，原告不服就全案再向杜塞爾多夫高等法院提出上訴，並要求更高額的賠償金，卻遭上訴法院全數駁回。 上訴法院認為，本案被告展出之型號「Zoo」椅子確實與原告所有之椅子造型元素十分接近，依據德國著作權法第15條規範，著作權人自享有法律上以任何形式利用其著作物之專有權利，如重製權、散布權、向公眾公開播送權等法定權益[10]，惟所有著作權人專有權利均有其法定要件，判斷是否侵害他人著作權利，尚需就法定要件逐一檢視，而本案原告認為被告侵害其著作散布權[11]，但被告行為並不該當於德國著作權法第17條「散布」之法定要件，依照其公告之方式與內容並無使公眾購買之意願，更不會因此而構成交易上的要約行為，故駁回原告聲明[12]。案件進入到了德國聯邦最高法院，其肯定上訴法院之見解，並再次聲明國際展場上展出產品，並不代表將提供公眾購買、進行交易，故駁回原告聲明[13]。 貳、德國司法近年針對商展智財侵權案件見解之變遷 以往德國司法實務對於權利人於展場查緝仿冒品之聲明一向抱持「積極」態度，除配合展覽時間加速處理聲請案件，甚至有法官坐鎮展覽現場以利能盡速處理假處分聲請案，或是逕將參展廠商攤位視為廠商於德國的營業處所，認為在德國商展展示的產品，有使用到他人之德國專利，即屬在德國行銷或提供該產品的行為，該當於侵害他人專利權的行為，且德國法院對此侵權行為有管轄權。但實際上許多廠商是抱持著使產品曝光增加知名度而前來參展，並無意拓展德國市場，但德國法院往往不會深究外國廠商是否有意在德國拓點、有無銷售侵權產品之意圖，即直接認定「參展等於德國販賣侵權產品」[14]，導致各國廠商前往參加德國商展時，對產品可能誤觸專利侵權之事感到惴惴不安，如此鐵腕做法亦使我國部分廠商表示不願再至德國參展[15]。 上述「一面倒」的態度，到了2010年時的Pralinenform II 商標侵權案開始出現了轉變。當時該案原告的圓型巧克力Pralinenform II的立體外型已取得註冊商標，隨後其於科隆舉行的國際糖果餅乾暨休閒食品展中，看到外型類似於自家立體圓型巧克力的產品廣告，便依據德國商標法第14條第三項第五款規範，主張該行為應屬於「未經商標權人同意，使用與商標權人相同或相似之標誌於其商業文件或廣告文宣上」的侵權行為[16]，進而請求損害賠償，但由於原告難以舉證證明被告於商展上之行為，構成就廣告上之產品為交易、販賣之行為態樣，德國聯邦最高法院因此認為在國際商展展示產品不見得代表即將於德國境內上市產品，對此類情形應採取限縮解釋，故判決原告敗訴[17]。 而本文分析之鋼管椅侵權案件，是首次將爭議標的擴展至著作權，可見到德國法院對於商展上智財侵權案件的判斷有逐漸嚴格化的趨勢—限於德國境內行銷、交易的行為。因參與商展的非德國廠商如其發展市場僅著眼於其他國家，其於德國商展展示產品並不一定對德國境內市場有所影響，且如日後確實進入德國市場進行銷售，合法權利人固有著作權法、商標法或專利法等智慧財產法可資主張，自無須於商展上逕行保全處分。 參、結論及建議 德國司法對展場智財侵權案件之解釋已趨於限縮，近年案件多針對是否構成視同在德國境內行銷、交易行為進行判斷，但仍須提醒企業，商展上的展出行為對法院而言是否一律都可能被認定為「非交易」或「非販售」行為而不至影響德國市場，尚需依照個案而定。因此我國企業日後如有亦前往德國參與國際商展，參展前可考量以下三點建議： 一、智財權檢索：建議先做好檢索功夫，如發現有專利侵權疑慮或是有商標相同、近似情形時，可預先採取因應措施，如取得授權或者迴避設計等。因除著作權無須註冊即可取得權利外，無論是我國或是德國之專利權及商標權均採取屬地主義，故即使於我國取得註冊權利，該效力亦不及於德國，如於展出時遇有德國司法人員搜索狀況或於訴訟程序時，我國註冊證書亦無法作為證明權利之用[18]，因此應事先檢索盡查證義務可避免侵害他人權利，也可藉此考量是否將智財布局範圍拓展至德國，如有意願即可著手規劃申請註冊德國專利或商標[19]。 二、釐清參展目的並對外聲明：即是否藉此次參展行銷或販售產品，或僅單純展出以增加企業與產品知名度。如本文案例，被告並無意於商展參展之時販賣產品，即使於攤位放上產品目錄與行銷廣宣，亦特別告知產品僅為設計原型。因此建議企業於展示時可特別標示並無意於德國販售此展品之說明、或是說明展品現行尚屬設計階段，以杜絕可能引發的侵權爭議。 三、備妥相關權利釐清或證明文件：建議企業可將檢索結果證明不侵權資料、德國註冊商標證書、德國註冊專利證書、權利移轉證書等證明文件備妥；如檢索資料非德文文件可先翻譯為德文，以備不時之需，而翻譯機構可尋找德國境內法院核可之翻譯機構進行[20]；而企業亦可逕將智財檢索委由德國律師或經德國官方核可的機構處理，即可免去翻譯手續。再者，如為著作權權利釐清或證明文件，由於德國同於我國，著作權利取得無須經由官方註冊登記，當創作完成時即取得著作人法律保障之權益，因此建議可將作品實體紙本或電腦上創作歷程（如刪減草稿圖、階段筆記）、會議記錄、工作日誌保留，如為電子檔案，可將不同修改階段分別存檔。而該等證明著作權利相關文件翻譯，亦建議可經由專業翻譯人員進行。 對於有意前往德國參展的企業，釜底抽薪之計實在於參展前的檢索義務，並備妥智財權利相關證明文件，提前備好訴訟程序常需之舉證文件，即可盡量避免後續不必要的冗長司法程序。 [1]德國著名國際商展，如漢諾威工業展、法蘭克福國際春季消費品展覽會、杜塞爾多夫國際醫療Medica展等。 [2]BGH vom 23.2.2017,I ZR 92/16. [3]Sascha Abrar (Löffel Abrar)，Take a seat and wonder: IP protection at trade fairs in Germany，http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2017/07/26/take-seat-wonder-ip-protection-trade-fairs-germany/?doing_wp_cron=1592292179.2917780876159667968750，(last visisted June.18,2020). [4]BOEHMERT&BOEHMERT，No infringement of copyright protected product at (international) trade fair in Germany，https://www.boehmert.de/en/activities/bb-bulletin/no-infringement-of-copyright-protected-product-at-international-trade-fair-in-germany/，(last visisted June.18,2020). [5]LG Düsseldorf vom 18.6.2015, 14 c O 184/14. [6]§17.Abs.1 UrhG（Urheberrechtsgesetz）. [7]德國著作權法第17條第一項著作權人之散布權，意同於我國著作權法第3條第一項第12款散布權：「散布：指不問有償或無償，將著作之原件或重製物提供公眾交易或流通。」 [8]Sascha Abrar (Löffel Abrar)，Take a seat and wonder: IP protection at trade fairs in Germany，http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2017/07/26/take-seat-wonder-ip-protection-trade-fairs-germany/?doing_wp_cron=1592292179.2917780876159667968750，(last visisted June.18,2020). [9]LG Düsseldorf vom 18.6.2015, 14 c O 184/14. [10]§15.Abs.1 UrhG（Urheberrechtsgesetz） [11]如本案原告主張被告侵害其著作重製權，即可能被法院認定為訴之聲明有理由，因依據德國著作權法第16條第一項規範，無論是臨時或永久，無論採用什麼方式、程序重製作品，亦不論重製數量多寡，該重製權僅屬於著作權人所有，故被告之行為即可能該當於侵害原告重製權；但同法第17條第一項之散布權，尚須侵權者散布此作品之原件或是副本乃出自於向公眾散布、供交易之用。因此，本案原告聲明基礎顯有疑義。 [12]OLG Düsseldorf vom 19.4.2016,I-20 U 99/15. [13]BGH vom 23.2.2017,I ZR 92/16. [14]李怡姍，從2008年CeBIT會場之檢警搜索扣押事件，談德國專利侵權之刑事責任及實務運作，智慧財產權月刊第117期，5-6頁(2008)。 [15]如，2008年時「德國漢諾威電子展（CeBIT 2008）」案，當時負責搜索與查扣的警方身著便服，產品疑有侵權疑慮之展出廠商難以分辨究竟為司法人員或是權利人；再者，警方事實上難以依照法院提供搜索票而查扣產品，導致搜索票形同一般紙張，只得任由權利人主導查扣程序，廠商又因不懂德文而難以反駁；已有委任律師處理相關爭議之廠商，即使警方知悉廠商律師即將到達，警方仍拒絕等待律師到場而逕行為查扣行為，至於後續司法程序，該案檢察官多朝向簡易判決處刑之方向處理，也有部分被告同意放棄被查扣產品、或在繳納訴訟費用擔保金後受不起訴處分。李怡姍，從2008年CeBIT會場之檢警搜索扣押事件，談德國專利侵權之刑事責任及實務運作，智慧財產權月刊第117期，7-10頁(2008)。 [16]§14,Abs.3 Nr.5 MarkenG (Markengesetz). [17]BGH vom 22.4.2010,I ZR 17/05. [18]雖以往曾有實務專家建議，可於參展前完成檢索後，請德國律師提出權利證明文件並向德國法院（商展所在地法院）申請「保護聲明」預防可能發生的民事假扣押處分，但實際上該保護聲明完全無法阻止檢索的搜索及查扣行為。故本文認為，釜底抽薪方式仍建議先預先釐清參展目的並盡檢索義務，視情況是否改變參展策略或註冊德國智財權。實務專家建議轉引自：參加德國商展遇專利爭端之因應措施，自行車市場快訊，第126期，頁131（2009）。 [19]德國現代商標法(Markenrechtsmodernisierungsgesetz，MaMoG)於2019年1月14日生效，其為滿足歐盟商標法規範，新增更多商標請樣式供選擇，如：全像圖、聲音商標；亦可申請證明標章，開放商標可為授權登記，企業可因需求申請。Bettina Clefsen, Germany: Modernized Trademark Law,http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2019/02/04/germany-modernized-trademark-law/?doing_wp_cron=1592451592.7486619949340820312500 (last visisted June.20,2020). [20]我國不同於德國，翻譯業務並無所謂的法院認證資格，為保險起見，建議企業可請我國獲德國法院認可的翻譯人員進行文件翻譯。
微軟將針對美國政府是否對其在都柏林之主機具有管轄權提出上訴在2014年4月時，美國裁決法官James Francis就聯邦檢察官的申請，依據1986年的「電子通訊隱私法」（Electronic Communications Privacy Act, “ECPA”）第2703條第a項之規定，針對微軟客戶的e-mail對微軟公司發出了搜索令。然而，該搜索令所要求的e-mail資料儲存在微軟位於愛爾蘭都柏林的資料中心，因此微軟以美國政府對於愛爾蘭並無司法管轄權為由，拒絕配合執行該搜索令，並且對發出搜索令的法官提出異議。但是Francis法官認為這並不是「域外搜索令」(extraterritorial search warrants)，並指出在網路互聯的世界中，重點是對資料的控制，而不是「電子財產」的所在位置，於是拒絕了微軟的異議。 於2014年7月，微軟向紐約曼哈頓地方法院再度針對該搜索令提出異議，主張如果美國法院依據「電子通訊隱私法」要求資訊服務提供者提供位於愛爾蘭主機的客戶電子郵件資料，應透過美國與愛爾蘭政府的「多邊司法互助協定(Mutual Legal Assistance Treaty，“MLTA”)」來進行。但地方法院做出以下的裁決：1.在網路世界，電子財產之地理位置不是絕對的；2. 「電子通訊隱私法」第2703條a項所稱之搜索令並不是傳統上的搜索令，而是「搜索令」與「傳票」性質混合的命令，功能是為了讓網路服務業者（Internet Service Provider, “ISP”）提供所擁有的資料給法院；3.國會應無意透過繁瑣的「司法互助協定」來取得位於海外的電子證據；據此，地方法院維持Francis裁決法官的裁決，並且判定微軟藐視法庭。 微軟隨後在2014年12月，以地方法院使用了錯誤的法律理由、沒有根據的推斷立法目的、疏漏重要判決先例的援引、逾越國會立法的優先權並且誤解了「網路流通」的概念等理由，向美國第二巡迴法院提出上訴。 目前蘋果、AT&T、思科、Verizon以及其他科技公司都支持微軟的上訴，認為如果認可美國政府對於本國公司在境外所設置的資訊主機有司法管轄權，將會嚴重衝擊美國以外國家的資料保護法。此案目前仍在法院審理中。