美國發布關於標準必要專利之政策宣言草案，擬修改核發禁制令態度

　　美國司法部（United States Department of Justice）、美國專利商標局（The United States Patent and Trademark Office）、美國國家標準與技術研究院（National Institute of Standards and Technology）於2021年12月6日共同發布「修改『標準必要專利』授權協議及司法救濟方法之政策宣言草案」（Draft Policy Statement On Licensing Negotiations And Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary FRAND Commitments，下稱2021政策宣言草案），並徵集公眾意見，截止時間為2022年2月4日。2021政策宣言草案係在回應2021年7月9日「促進美國經濟體競爭性行政命令」（Executive Order on Promoting Competition in the American Economy）關於檢討2019年「有關『標準必要專利』司法救濟方法之政策宣言」（Policy Statement On Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary FRAND Commitments，下稱2019政策宣言）之要求。

　　2021政策宣言草案揭示了兩大重點：

（一）改變SEP被侵害時，對禁制令（injunction）之核發態度

　　2021政策宣言草案對於「SEP被侵害時，是否核發禁制令」一事，擬回歸適用聯邦最高法院自eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)案以來，就禁制令之核發所設立之原則—（1）原告（專利權人）會因專利侵權而遭受無法填補（irreparable）的損害；（2）目前法律上之其他救濟方法，是不足以賠償專利權人所受的損害；（3）衡量專利權人及被授權人可能遭遇之困難，足認有必要進行衡平法上的救濟；（4）核發禁制令不會傷害到任何公共利益。

（二）揭示何謂符合「誠信原則」（good-faith）授權協議的指導原則

（1）雙方應以合宜態度推進授權協議：

　　以SEP專利權人而言，其應向潛在被授權人告知可能侵害該SEP的行為態樣；其並以「公平、合理及無歧視」（fair, reasonable, and non-discriminatory, FRAND）原則進行授權。

　　以SEP被授權人而言，其應於知悉以上資訊後，於商業上得被認為合理的時間內，以合宜態度推進該協議，或逕自接受該授權協議，或拒絕原要約而反向提出一合於FRAND原則之新要約（counteroffer）。其他合宜態度例如：就SEP專利權人提出進一步探詢（例如：詢問該SEP目前之專利有效性及有無侵權情形）或請求提供更具體的資訊，或建議目前雙方所遇到的授權上爭議可透過公正第三方解決。

　　茲有附言者，SEP專利權人在收到以上回應後，亦應「於合理的時間以合宜態度」推進授權協議，例如接受被授權人反向提出之新要約，或為使原授權協議較可被接受，再行提出一合於FRAND原則之授權條款，或回應被授權人想得知更多資訊之請求，或亦提出「可透過公正第三方解決雙方所遇到之授權紛爭」的方案等。

（2）雙方應合宜妥善解決紛爭：

　　如雙方因授權而生紛爭，建議尋求替代爭議解決方式（alternative dispute resolution）；如仍欲透過司法解決，建議雙方就管轄法院達成合意，而非單方面擇定法院而提起訴訟。

　　此次徵求公眾意見的主要議題如下：

（1）2021政策宣言草案是否較可適當平衡SEP專利權人及被授權人之利益？

（2）「可申請核發禁制令」一事是否為SEP專利權人願意遵守FRAND原則的重要因素？

（3）如何提升SEP授權協議之效率及透明度？

（4）2021政策宣言草案所揭示對於SEP授權時之「誠信原則」之指導原則，可否為SEP授權協議建構良好架構？

（5）是否有潛在SEP被授權人願意及不願意接受FRAND授權協議之情形？

（6）有關單位是否曾經或應就SEP授權協議提供其他參考資訊？

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

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※ 美國發布關於標準必要專利之政策宣言草案，擬修改核發禁制令態度，資訊工業策進會科技法律研究所， https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?d=8790&no=0&tp=1 （最後瀏覽日：2024/07/16）

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