從中國大陸第四次專利修訂草案初評我國廠商專利布局建議
資訊工業策進會科技法律研究所
法律研究員 方玟蓁
106年06月13日
壹、事件摘要
自2015年起「中華人民共和國專利法」進入第四次修正(以下簡稱草案),「中國國家知識產權局」(SIPO)也對外公布了送交國務院審議的修訂草案送審稿[1]。雖因部分條款極具爭議性,各方意見尚未底定,然而由其修法動機,能見其積極因應市場變化的迫切需求,且將該需求直接反應在專利法律制度上,提出更新更高的要求。
因我國企業於中國大陸市場經營的比例偏高,故產業之專利布局及其策略上,也需持續瞭解中國大陸相關修法趨勢。有鑒於此,本文嘗試以其草案之部分新增條文,提供我國廠商於中國大陸布局時的建議參考。
貳、專利權的強化保護:
一、草案明訂專利間接侵權的法律責任
由於專利侵權現象在群體侵權、重複侵權較為嚴重,中國大陸為積極防止該種專利權侵害的發生,對於明知有關產品係專門用於實施專利的原物料、中間物、零部件、設備,未經專利權人授權,為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為,應當與侵權人負連帶責任;或對於明知有關產品、方法屬於專利產品或者專利方法,未經專利權人授權,為生產經營目的誘導他人實施了侵犯該專利權的行為,應當與侵權人負連帶責任[2]。雖法條目前的適用性仍有爭議,但從其修法說明[3]的精神可推知,此修正係為加強當侵權行為發生時,相關人所應負的侵權連帶責任。
對於我國在中國大陸經營之上游(供應原物料或設備等)業者而言,因難以判定其提供之產品是否為專門用於實施專利之特定原物料、中間物、零部件或設備,因此,若為中國大陸經營之我國上游業者,可於提供產品(原料、設備等)給下游業者時,簽訂禁止利用所提供之該產品去實施侵犯專利權的行為。
同理,對於我國在中國大陸經營事業,委託代工來說,也應避免「誘導」代工業者實施侵犯專利權的行為,以維護自身的權利。
二、草案明訂網路服務提供者的法律責任
草案修訂之目的係為解決在快速的互聯網產業發展中,於涉及專利侵權時,若等待司法程序判斷,恐會導致難以估計的損害。當網路服務提供者知道或應當知道其所提供之網路被用於專利仿冒或侵害時,該網路服務提供者須立即採取刪除、屏蔽、斷開侵權產品連結等必要措施予以制止;再者,當專利權人、利害關係人舉證證明並通知網路服務提供者時,或專利行政部門認定侵犯或假冒專利並通知網路服務提供者時,網路服務提供者若未及時採取必要措施,對於損害的擴大部分須與該網路用戶負連帶責任[4]。
在行動通訊與網路技術的快速發展下,除了在實務上常見的,透過網路服務提供者的管道侵害著作權,使用者亦可能經由網路服務提供者的平台,公開販售未經授權的仿冒或侵害專利權之產品,進而再被傳輸、流通的風險也隨之攀升。
然而,關於專利侵害之認定,判斷者需具備足夠的專利法學知識與專利相關之技術背景,這對於網路服務提供者來說,要自行判斷網路使用者的行為是否侵權,實屬困難。因此,對於專利權侵害的事前預防,我國網路服務相關業者可採取事先通知的方式,例如在會員條款上增加嚴禁侵害專利權的規定、或當使用者上傳或下載時跳出「禁止使用或散播侵害專利權之行為」的視窗;再者,對於專利侵權的監控與處置,網路服務相關業者可提供第三人通報的聯絡窗口,並搭配接獲通報後的處理流程,例如暫時取下或暫時停權後通報相關單位等措施;上述建議ㄧ方面係為減少侵權行為的擴大,另一方面係有助於網路服務提供者,當其在實際監督使用者行為時,減少其需自行認定使用者是否侵權的責任。
三、草案明訂延長設計專利的權限及完善設計專利標的
草案修訂之目的係為完善設計專利之保護標的。此次擴大納入「局部」[5]設計專利,以及延長保護期間從10年改為15年[6]。草案的修訂可改善以往於我國提「部分」設計專利[7]保護時,於中國大陸仍只能提「全部」設計的問題;此外,我國目前的修法方向亦為延長設計專利的權限從12年改為15年[8]。企業將來布局規劃時,可同步參考我國及中國大陸在設計專利上的修法趨勢,有助於專利布局上的策略擬訂。
參、專利實運用的促進
一、草案引進「當然授權」(中國大陸用語為當然許可)制度
在英國、德國、法國、印度、巴西、泰國、俄羅斯均有專利當然授權制度的規定[9],雖然草案尚未有相關施行細則,但其主要特徵[10]如下:
我國現行專利法雖有關於強制授權的規定,但該強制授權之主要目的在於避免國家遭受緊急危難時受專利權之限制,例如在重大傳染性疾病期間,可能會強制相關的醫藥、醫材專利授權(專利法第87條[12]),而我國強制授權尚有實際運用於一般民間之企業競爭,其結果備受爭議的情況(飛利浦與國碩之強制授權案[13])。至於民間自願授權的部分仍屬申請人自行媒合技術,並個別簽訂授權合約,並無當然授權之相關規定及概念,使得專利權技術推廣的範圍受到限制。
草案所引進之「當然授權」制度,對於持有中國大陸專利權但難於尋找授權對象的企業而言,將多一種授權選擇方式。當然授權制度可減少搜尋、聯繫、簽訂合約的來回延宕,增加其專利授權之成功率,達到立即發揮專利在產業利用上的價值,亦有利於持有中國大陸專利權的企業發掘潛在需求市場而搶占先機。再者,對於欲在中國大陸實施專利技術的企業來說,亦可減少斡旋的時間,僅需依法定流程支付權利金後,即能實施當然授權的技術,進而有效率地將技術商品化並提早獲利。
二、草案明訂隱瞞標準必要專利的默許授權
標準制訂組織對於標準必要專利(Standard Essential Patent,SEP)的授權,分為有償、無償,其最重要的精神在於公平、合理且非歧視性(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory,簡稱FRAND)。當企業在參與標準制訂時,若選擇以FRAND授權,則係指標準必要專利擁有者,其具有「意願」[14]授權標準使用者使用該技術。因此,草案修訂之目的除具體體現FRAND精神,更進一步規範參與國家標準制定者,若未揭露其擁有之標準必要專利,則視為其同意授權其他標準使用者使用該技術[15],換言之,其企圖透過強制授權之法律效果,降低標準必要專利擁有者,利用隱瞞其標準必要專利之方式參與標準訂定,而於競爭中獲得不當之壟斷地位。
對於我國通訊相關業者而言,其在中國大陸經營時,通常為符合當地通訊規格,均避免不了去使用到標準必要專利技術,因此,草案的擬定方向,將有助於降低惡意隱瞞之標準必要專利的比例。換言之,若草案通過後,當我國通訊相關業者在中國大陸經營時,遭遇到標準必要專利的專利權人,以隱瞞其為標準必要專利的方式,進而提出不合理的授權金或拒絕授權時,我國企業將有機會於中國大陸依法請求國務院專利行政部門裁決,以保障自身的權利。
三、草案明訂職務發明的範疇
從草案將原條文中屬職務發明的「主要是利用本單位的物質技術條件」移除,看似為擴大實際從事發明之受雇人權利,然而於中國大陸《職務發明條例草案》[16]中關於職務發明的認定仍包含「主要利用本單位的資金、設備、零部件、原材料、繁殖材料或者不對外公開的技術資料等物質技術條件完成的發明,但是約定返還資金或者支付使用費,或者僅在完成後利用單位的物質技術條件驗證或者測試的除外」[17];因此,目前中國大陸於職務發明的範疇認定上仍容有疑義,但若比較兩者的修法精神,或可推知其共通的部分,即關於專利權人的認定上主要仍依合約約定為主[18]。
對於我國在中國大陸經營的企業而言,因現階段關於職務發明的範疇仍於修法階段,我國企業除了需持續關切中國大陸有關職務發明認定的修法動向外,尚可先於合約上,針對「主要是利用本單位的物質技術條件」作明確、合理的界定和權利歸屬約定,並於合約約定當受雇人從事非職務發明時的告知義務[19],以減少關於專利申請權、專利權所有人的爭議問題。
肆、專利執法的效率提升及透明化
一、草案明訂增設設區的市級及法律授權的縣級專利行政部門
草案增設專利行政部門係為加強專利行政部門對於故意侵害專利權行為之調查權力,且增加專利行政部門之專利侵權取締、專利市場監督、專利訊息大眾化之職權。其中部門除原省級外,另增設區的市級及法律授權的縣級專利行政部門[20],以達積極掃蕩仿冒與侵害專利權行為之目的。
草案修訂的方向試圖協助專利權人維權,持有中國大陸專利權的我國企業也可更積極保護自身權利免於被仿冒或侵害機率,同理,我國企業於中國大陸經營時,也應極力避免對於他人專利權的侵害。
二、草案明訂全國信用訊息平台
由於專利權具有無形性,以及侵權行為具有隱蔽性的特點,導致專利維權舉證難、週期長、成本高、賠償低、效果差[21];因此,草案修訂係透過專利行政部門建立的專利權保護信用訊息檔案,以納入全國信用訊息共享交換平台[22],進而杜絕侵權行為人重複侵害專利權。該全國信用訊息共享交換平台係用於將各企業之行為訊息登錄其中,以此公開揭露各企業之專利侵權之相關信用,以增加各企業對於預防專利侵權之積極性。
我國企業未來可透過該信用平台,輔助其於選擇對象上(如選擇供應商或客戶)的判斷。此外,為避免侵害他人權利,從開始研發、申請專利、取得專利權、具體實施的過程中,企業都應持續確認有關專利權利的合法性、有效性,以及是否有涉及他人專利保護範圍的可能性,倘因誤觸他人權利範圍而被公開不良記錄,恐將減損企業之商譽。
伍、總結
由此次中國大陸專利法修正草案的方向可推知,其係為預防侵權、加強取締專利侵權的執行力,並提升專利權的授權實施率。倘若草案通過,則我國在中國大陸市場經營的企業將首當其衝,故企業需密切追蹤中國大陸專利法法令的修正趨勢,以擬定相應的專利布局策略。
對於我國在中國大陸經營的上游原料或設備供應業者、委託代工業者、代工業者、網路服務相關業者、及通訊相關業者而言,草案皆有與其相對應的修法趨勢,可參考本文依據草案修訂之各部分所提供對於我國企業之建議。
有鑒於此,建議我國企業應盡早落實智財教育訓練、權利歸屬約定、完善內部智財管理制度、極力減少於源頭端的侵權情事等,以利於專利制度與企業運作的正向循環,進而提升我國企業於中國大陸發展之競爭力。
[1]《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》,(國務院法制辦公室2015.12.2),可參見http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlfjqssxzdscxg/xylzlfxg/201512/t20151202_1211994.html (最後瀏覽日:2017/06/13)。
[2]《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》,第62條,(國務院法制辦公室2015.12.2)。
[3] 中華人民共和國國家知識產權局,<國家知識產權局關於“中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)”的說明> ,http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlfjqssxzdscxg/xylzlfxg/201512/t20151202_1211994.html (最後瀏覽日:2017/6/13)。
[4]《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》,第63條,(國務院法制辦公室2015.12.2)。
[5]《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》,第2條,(國務院法制辦公室2015.12.2)。
[6]《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》,第42條,(國務院法制辦公室2015.12.2)。
[7]智慧財產局,<何謂部分設計?>,https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504152&ctNode=7633&mp=1 (最後瀏覽日:2017/06/13)。
[8]智慧財產局,< 106年度智慧財產權業務座談會自6月28日起舉辦,歡迎各界踴躍報名>,https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=624733&ctNode=7127&mp=1 (最後瀏覽日:2017/06/13)。
[9]張洋,《我國專利當然授權制度的適用性及完善》,《知識產權》,第6期,頁120(2016),可參見http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=qikan&Gid=1510164167 (最後瀏覽日:2017/06/13)。
[10] 中華人民共和國國家知識產權局,<我國引入專利當然許可制度的必要性>,http://www.sipo.gov.cn/zlssbgs/zlyj/201703/t20170331_1309183.html (最後瀏覽日:2017/06/13)。
[11]智慧財產局,<何謂專屬授權?何謂非專屬授權?何謂獨家授權?>,https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504364&ctNode=7633&mp=1 (最後瀏覽日:2017/06/13)。
[12]我國專利法第87條:「為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況,專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知,強制授權所需專利權,並儘速通知專利權人。有下列情事之一,而有強制授權之必要者,專利專責機關得依申請強制授權:
(一)增進公益之非營利實施。
(二)發明或新型專利權之實施,將不可避免侵害在前之發明或新型專利權,且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。
(三)專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事,經法院判決或行政院公平交易委員會處分。
就半導體技術專利申請強制授權者,以有前項第一款或第三款之情事者為限。
專利權經依第二項第一款或第二款規定申請強制授權者,以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。
專利權經依第二項第二款規定申請強制授權者,其專利權人得提出合理條件,請求就申請人之專利權強制授權」。
[13]智慧財產局,<智慧局作成廢止國碩公司特許實施飛利浦公司5項CD-R專利權之處分>,https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=316777&ctNode=7123&mp=1 (最後瀏覽日:2017/06/13)。
[14]姚玉鳳,《標準必要專利的產生流程及實踐中的若干問題》,中國電信集團公司,北京出版社,頁164-166(2016),可參見http://www.infocomm-journal.com/dxkx/CN/article/openArticlePDFabs.jsp?id=157479 (最後瀏覽日:2017/06/13)。
[15]《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》,第85條,(國務院法制辦公室2015.12.2)。
[16]《職務發明條例草案(送審稿)》,(國務院法制辦公室2015.4.2),可參見http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zwfmtlzl/tlcayj/201504/P020150413381965255411.pdf (最後瀏覽日:2017/6/13)。
[17]《職務發明條例草案(送審稿)》,第7條,(國務院法制辦公室2015.4.2)。
[18]《職務發明條例草案(送審稿)》,第9條,(國務院法制辦公室2015.4.2)。
[19]《職務發明條例草案(送審稿)》,第10條,(國務院法制辦公室2015.4.2)。
[20]《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》,第3條,(國務院法制辦公室2015.12.2)。
[21]中華人民共和國國家知識產權局,<國家知識產權局關於“中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)”的說明> ,http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlfjqssxzdscxg/xylzlfxg/201512/t20151202_1211994.html (最後瀏覽日:2017/6/13)。
[22]中華人民共和國國家知識產權局,<國家知識產權局專利訊息服務平台試驗系統>,http://www.sipo.gov.cn/wxfw/zlwxxxggfw/hlwzljsxt/hlwzljsxtsyzn/201406/t20140624_970340.html (最後瀏覽日:2017/06/13)。
經過兩年的研議溝通,由國際食品標準委員會(Codex Alimentarius Commission,CODEX)生技衍生食品小組(Task Force on Foods Derived from Biotechnology,TFFBT)所研擬的「重組DNA植物成分低量摻雜之重組DNA植物來源食品安全評估準則之附件草案」(Draft Annex to the Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Derived from Recombinant-DNA Plants on Low-Level Presence of Recombinant-DNA Plant Material,LLP草案),終於日前送交CODEX大會決議通過。 關於植物來源食品內基改物質低量呈現(Low-Level Presence)的問題之所以受到國際間高度關切,其背景因素,其實是來自於全球各地域對於基因改造食品之食品安全審查進度狀態不一之情況使然。以最明顯的美國和歐盟為例,因為,對於植物來源食品而言,其所使用的植物原料,例如穀物、豆類、油菜種子等,在種植、運送至成品途中,尤其是在採收過程中,無可避免地均有可能會混雜到某些鄰近的合法基改植物原料;而目前國際現況是,許多在美國已通過食品安全評估之基改食品植物原料,在歐盟卻遲未獲得許可,而那些意外混雜了在美國為合法基改植物原料的食品,出口至尚未核准那些經混雜基改原料食品之國家時,則會因此被拒絕進口,而形成貿易上阻礙。 針對此問題,自2006年起,TFFBT特別召集成立一個工作小組,由美國出任小組主席,並與德國及泰國擔任共同主席,負責研擬LLP草案,以提供一套較簡易評估程序,專門針對這些混雜了低量的在出口國家已經合法、但在進口國家尚未通過食品安全檢驗之重組DNA植物成分食品之情形,提俱一套安全評估方法供進口國家政府參考,藉此,一方面確保這些摻雜低量重組DNA食品之安全性,另方面也不致令進口者因其產品含有低度摻雜而銷耗掉太過的貿易利益。 LLP草案對於摻雜低量重組DNA成份之進口國家而言,其較重要具實質意義的部份,係在於資料庫之建立、共享資訊之快速使用(rapid access)等機制的導入。研議期間,工作小組即表示會與相關國際組織聯繫,搭配建立適當之資訊資料庫。而負責籌設該資料庫的國際糧農組織(FAO)則表示,其除將運用其已建立的「國際食品安全及動植物健康入口網」(International Portal on Food Safety, Animal and Plant Health,IPFSAPH)外,並計劃與經濟合作發展組織(OECD)進行合作,引用「OECD生物追蹤產品資料庫」(OECD BioTrack Database)內依CODEX「重組DNA植物來源食品安全評估準則」(Guideline for the Conduct of Foods Safety Assessment of Foods Derived from Recombinant-DNA Plants (CODEX Plant Guideline),CODEX植物準則)所蒐羅之資訊,彙集各類相關資訊為一整合網站,並開放給公眾使用。
澳洲發布「健康隱私指引」以降低健康資料之隱私風險澳洲隱私保護辦公室(Office of the Australian Information Commissioner, OAIC)於2019年9月發布「健康隱私指引」(Guide to health privacy)協助健康服務提供者了解及實踐相關規範所制定之隱私義務以確保個人資料安全。依據1988年澳洲隱私法(Privacy Act 1988)規定,健康服務指所有評估、維持、改善或管理個人健康狀況;或是診斷、治療或紀錄個人疾病或健康狀況之行為。而健康服務提供者除了醫院及醫療人員,更包含其他專業人員例如健身房及減肥診所、私立學校及托兒所、遠端醫療服務等所有涉及健康資料並提供健康服務之單位及人員。由於澳洲隱私法要求服務提供者必須積極建立、實施及維護隱私合法處理程序,為了協助所有健康服務提供者確實遵守法定義務,以減少健康資料之隱私風險問題,OAIC制定「健康隱私指引」提出八大步驟要求健康服務提供者確保遵守義務並保障所持有之個人資料: 制定並實施隱私管理計畫,確保遵守澳洲隱私原則(Australian Privacy Principles, APPs)。 制定明確的責任制以進行隱私管理,並及時提供員工幫助與指導。 建立個人資料檔案紀錄,以確認持有之個人資料。 了解法律規範之隱私義務並實施法定流程以履行義務。 定期舉辦員工隱私培訓課程以強化團隊基礎知識。 建立隱私權政策並於網頁上呈現或是提供手冊說明相關內容。 保護所持有之資料不被濫用、遺失或未經授權的修改及揭露等。 制定資料外洩因應措施,針對資料外洩進行危機處理。
美國國家公路交通安全管理局公布車輛網路安全最佳實踐,呼籲業界遵循美國國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)於2022年9月9日公布2022年最新版本之當代車輛網路安全最佳實踐(Cybersecurity Best Practices for the Safety of Modern Vehicles),強化政府對先進聯網車輛網路安全之把關。 文件將網路安全實踐項目區分為「一般網路安全最佳實踐」及「車輛技術網路安全最佳實踐」兩塊,前者主要為公司整體組織網路安全文化與監管機制之建立;後者則偏重於技術性的建議內涵。 「一般網路安全最佳實踐」共有45項要點,核心概念為:公司應訂定明確的網路安全評估程序,由領導階層負責相關監督責任,定期執行網路安全之風險評估及第三方公正稽核,並對其所發現之風險弱點採取保護措施並持續監控,同時應妥善保存所有網路安全相關之紀錄文件,並鼓勵與車輛同業聯盟彼此分享學習經驗。對於組織成員應適當提供網路安全教育訓練。於產品設計時,應將產品使用者、售後服務維修商,以及可能的外接式電子設備所帶來之風險一併納入安全設計考量。 「車輛技術網路安全最佳實踐」共有25項,核心理念為:對於產品開發人員,應建立存取權限管理,避免有心人士濫用權限。產品所使用的加密技術應隨時更新,若車輛具備診斷功能,應慎防遭到不當利用,且應防止車輛所搭載之感測器遭到惡意干擾或改動,感測器所收集到之資料則應能免於網路攻擊或竊取。應特別注意無線網路設備、空中軟體更新(Over-the-air, OTA)以及公司作業軟體所產生之風險漏洞。 本文件屬於自願性質,無法律強制力。但NHTSA期望在現有的車輛產業網路安全標準上,例如國際標準組織與國際汽車工程師協會(International Standards Organization, ISO/SAE International, SAE)先前所訂定的車輛網路安全標準ISO/SAE 21434的基礎前提下,進一步提出政府對車輛網路安全要求的努力。
美國歐盟貿易和技術委員會發布第四次聯合聲明,強化高科技技術及貿易安全合作美國歐盟貿易和技術委員會(Trade and Technology Council,簡稱TTC)第四次部長級會議於2023年5月31日發布聯合聲明。TTC繼續作為美國和歐盟對俄羅斯在烏克蘭戰爭中協調及有效反應的平台,處理包括與制裁相關的出口限制、打擊外國資訊操縱和干擾,以及破壞人權並威脅到當事國及第三國民主制度的運作和社會福祉等議題。 本次TTC聯合聲明之五大議題重點介紹如下: (1)強化跨大西洋新興技術合作以實現美歐共同領導:包括監控與衡量現有和新出現的人工智慧風險;發展智慧電網下智慧移動標準及互通性(Interoperability);提升半導體供應鏈的合作,包括鼓勵研發、資訊共享;建立工作小組共同處理量子技術問題。 (2)促進貿易及投資的永續性與新機會:乾淨能源補助;避免關鍵礦物供應受地緣政治影響;藉由數位工具提升貿易便捷的合作;相互承認醫藥品製造實務作法等。 (3)貿易、安全和經濟繁榮:出口管制與制裁相關出口限制的合作;交換對於與國安風險有關的特定敏感技術及關鍵設施投資審查的看法;重視對外投資管制,以保護敏感技術不流於對國際和平與安全有疑慮的用途;討論非市場政策與實務、及經濟脅迫(Coercion)的威脅與挑戰。 (4)連結性(Connectivity)和數位基礎設施:加速合作發展6G無線通訊系統;國際連通性與海底電纜計畫。 (5)在不斷變化的地緣政治數位環境中捍衛人權和價值觀:建構具透明性與可問責之線上平台;處理在第三國進行外國資料操縱與干預議題。 TTC將透過各工作小組,持續關注、研究上述議題的發展,並預計於2023年底於美國再次召開會議,檢視合作的成果。