什麼是「商標的反向混淆誤認」？
2008年，連鎖咖啡店85度C告85.1度C商標侵權，台北地院以85.1度C影響了85度C的商譽和正常收益，判賠新台幣47萬元。－這是商標侵權爭訟常見「商標混淆」的具體場景，也是所謂的「正向混淆」（Direct Confusion）。試想，現在主客易位，85.1度C 是間小店，耕耘許久仍沒沒無聞；而85度C推出即一炮而紅、門庭若市。85度C是後來者，他是否可以商標混淆為由，主張85.1度C影響了其商譽和正常收益？這個「後商標比前商標強勢」的假設就涉及「反向混淆」（Reverse Confusion）。
所謂「商標的反向混淆誤認」，按經濟部智慧財產局〈行政法院105年度判字第465號判決研析〉，係指：「後商標因較諸前商標廣為消費者所知悉，消費者反而誤以為前商標係仿冒後商標，或誤認為前商標與後商標係來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。」
美國於1976年之Big O Tire Dealers, INC. v. Goodyear Tire & Rubber Co.案首度在侵害商標權訴訟承認有反向混淆之適用。然而，由於美國採「使用主義」(First to use)，商標之認定係以使用的先後判斷之。而我國採註冊主義，商標先後以申請註冊的時間判斷之。我國最高行政法院105年度判字第465號判決則明確表示商標法明文規範商標註冊申請乃採先申請主義，排除反向混淆理論之適用。
本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」
朱翊瑄
法律研究員 編譯整理
105年度判字第465號行政判決 https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=607930&ctNode=7076&mp=1
經濟部「混淆誤認之虞」審查基準 https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1
商標反向混淆之探討 - 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/public/AttachmentORG/商標反向混淆之探討-182.pdf
今(2018)年2月，一家成立於2013年、位於美國維吉尼亞州的雲端策略服務公司REAN Cloud Llc.以其他交易(Other Transaction, OT)模式獲得了美國國防部(Department of Defense)5年合計9.5億美金的合約，讓OT自2016年10 U.S. Code §2371b正式生效進一步確認美國國防部針對原型(Prototype)及其後續之產品開發適用OT以來[1]，再次引起討論。 OT源於冷戰時期的美國，主要用於讓聯邦政府部門取得尖端國防技術的研究與發展(Research and Development, R & D)成果和原型。OT並非傳統之契約(contract)、授權書(grant)或合作協議(cooperative agreement)，且法並無明確定義OT究竟實質內容為何。OT不受聯邦併購規則(Federal Acquisition Regulation, FAR)所規範，更接近一般私人商業契約，因此具備極大的合作彈性，可大幅度縮短私部門與政府合作常碰到的冗長時程。由於OT快速、彈性的這兩項特質，近年來應用於國防以外之新創或尖端科技之公私合作亦逐漸普遍。 然OT雖然簡化了政府採購的時程與限制，但同時也減少了問責可能性和透明度，因此目前只限具備美國國會授予其他交易授權(Other Transaction Authority, OTA)的聯邦政府機構得以使用OT。在美國計有太空總署(NASA)、美國國防部、美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)、美國運輸部(Department of Transportation)、國土安全部(Department of Homeland Security)、運輸安全管理局(Transportation Security Administration)、衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)、美國能源部(Department of Energy)獲得國會授予OTA，其餘未獲OTA之政府部門僅得以在聯邦預算管理局(Office of Management and Budget)主任授權下有條件地使用OT。 尖端技術的R&D在不同領域皆有其特殊性，難以一體適用FAR，是以OT在實務運作上為兼顧持有尖端技術的公司重視速度和營業秘密之特質與採購之公平性，其運作模式通常為：聯邦政府成立某種技術領域的OT聯盟(consortium)，私部門的潛在締約者可以申請加入，繳交會費並同意該聯盟的約定條款。聯盟之約定條款通常較政府採購契約來的有彈性，例如智慧財產權的歸屬是以個案個別約定。擁有OTA之政府機關嗣後可向聯盟成員徵求產品或服務白皮書，之後再從中挑選優秀者進一步繳交更詳細的產品或服務計畫書，最終經由聯盟管理機構(consortium management organization)挑選出最適者。 OT與OT聯盟的運作模式，為公私合作提供極大的法律彈性，且非常迅速。平均而言，從政府徵求白皮書到成功找到最適者，不過兩個月時間。時間與彈性乃是新創企業或尖端技術持有者與政府合作時最有疑慮之處，OT可以解決此一問題。然需注意OT在適用上仍存在諸多挑戰，例如成效難以評估、較不透明導致監督困難、智慧財產權歸屬爭議等，有待克服。 [1] 美國國防部在此前乃是遵循Section 845 of the National Defense Authorization Act(NDAA) for Fiscal Year(FY) 1994, Public Law 103-160適用OT。
英國政府宣佈將內化歐盟電子通訊隱私指令，訂定cookie相關規範歐盟電子通訊隱私指令（Directive 2002/58/EC on Privacy and Electronic Communications, e-Privacy Directive）針對cookie（即業者為辨別使用者身份而儲存在用戶端上的資料）設置的規範，於2009年修正，將在今年在5月25日之前全面施行。歐盟跟據該項規定，要求業者，當其使用cookie追蹤網路使用者的使用行為時，必須取得網路使用者的「明示同意」，且每隔一年，業者皆必須重新取得該項「同意」，網路使用者亦得隨時撤回。實務上對於該項同意究竟應由業者「主動」要求，亦或「被動」等待網路使用者以允許cookie設置方式而直接視為同意，仍有爭議。 儘管如此，英國政府仍已決定內化該指令，制定其國內cookie設置規範。英國資訊委員會（Information Commission）將提出指導原則，協助業者遵循該規範。相關政府單位，亦已開始著手協助業者重新設定網頁瀏覽器。有關當局表示，英國政府將會在歐盟限定的期限內推動此規範，不過，該歐盟指令係強制規範，業者是否能在短期內完成該規範遵循仍有疑議。針對此點，英國政府已通令其資訊委員會，對於已著手改正其隱私規範並重新設置瀏覽器的業者，即便未於期限內完成該規範遵循，亦不受罰。英國未來實施的cookie設置規範究竟會如何發展，仍待觀察。
ECODIR之線上爭端解決機制介紹 美國聯邦巡迴法院針對標準必要專利合理授權金提出判斷標準2015年12月3日美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）對澳洲科學暨工業研發組織（CSIRO）控告美國網路設備大廠思科系統（Cisco Systems）所製造與販賣的IEEE 802.11a、802.11g、802.11n侵害其美國第5,487,069 號專利（以下簡稱系爭專利）一案撤銷原判決並發回重審。 其爭點在於： 1. Cisco主張區法院未採用標準必要專利慣用之最小可銷售專利實施單位（smallest salable patent-practicing unit）作為合理授權金計算基礎。 2. 區法院法官未審酌系爭專利納入標準化的情形及未就Georgia-Pacific 15項分析要素進行修改。 3. 區法院未適當考慮CSIRO與Radiata間的技術授權協議。 CAFC將本案撤銷發回重審，其理由如下： 1.本案不適用最小可銷售專利實施單位 CAFC認為最小可銷售專利實施單位非唯一的計算合理授權金的計算方式，故仍應考量個案不同而採不同的計算方式；其重點在於應將系爭專利與非系爭專利之技術特徵價值進行適當的區分，比較過去實際授權個案，判定系爭專利技術特徵在整體產品中的價值比例，確保權利金計算的正確性。 2.針對標準化專利應考量系爭專利受標準化的情況 依據美國專利法第284條規定，系爭專利自身的價值應與標準化後所生的附加價值加以區別，使其僅反映系爭專利為系爭侵權產品所帶來的價值。而原審法院計算系爭專利的合理授權金時，並未排除其他無關的技術特徵及區分系爭專利標準化後所帶來的附加價值。 3. 應審酌CSIRO與Radiata間的技術授權協議 Radiata為CSIRO為進行專利商品化而成立之子公司，後Radiata於2001年為Cisco所併購，並仍依據CSIRO與Radiata間的技術授權協議以每單位晶片產品為基礎授權金的計算方式，故其時間與區法院以假設性協商之可能發生時間點相同，故區法院未加以考慮乃係明顯錯誤。