整合搜尋引擎及服務之軟體專利遭美國專利審查暨上訴委員會宣告無效
本案系爭專利為Metasearch Systems公司自Harvey Lunenfeld獲得專屬授權之軟體專利（metasearching online system patent，美國專利證號：8,239,451），主要用於整合線上旅遊資訊搜尋引擎及提供旅遊安排服務，於2015年05月遭美國專利審查暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）經由商業方法專利審查程序宣告無效。PTAB於最終決定書中認定，專利證號8,239,451之美國專利有六項專利範圍（claim）均為無效，主要理由係基於該軟體系統雖然必須與特定硬體結合才能上線運作，但整合諸多線上搜尋引擎提供旅遊資訊搜尋服務，並同時附帶旅遊代訂票券及食宿等功能，並未足以證明其產生優於現有技術之優勢，使該軟體專利本質上仍僅為抽象概念，而不具備專利適格性。是以，軟體研發雖帶來許多便利性，但是若僅為抽象概念運用方式的結合，就只是一種改變消費模式所帶來的便利，並未足以達到具有專利保護必要之重要技術發展。
本案最初源於Metasearch Systems公司於2012年向德拉瓦州聯邦法院對美國運通公司、Expedia Inc.及Preiceline.com Inc.等旅遊網站業者提起專利侵權訴訟，導致被告業者反而就系爭專利之有效性提出質疑。在本案之前美國聯邦最高法院針對軟體專利適格性判斷之議題作成多起重要判決，尤以Alice Corp. v. CLS Bank International對本案爭議最具影響，足見美國專利法制已建立起一個較明確且統一的判斷標準，逐漸在實務個案上產生影響。
本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」
林冠宇
主任 編譯整理
Patent Trial and Appeal Board [PTAB], Final Written Decision CBM2014-00050, http://assets.law360news.com/0659000/659471/Metasearch%20451%20CBM%20--%20Final%20Decision.pdf (last visited May 25, 2015).
Patent Trial and Appeal Board [PTAB], Covered Business Method Patent Review of U.S. Pat. 8,239,451, https://www.docketalarm.com/cases/PTAB/CBM2014-00050/Covered_Business_Method_Patent_Review_of_U.S._Pat._8239451/ (last visited May 25, 2015)
由於近年來運算技術的成熟，使得許多仰賴高運算技術的產業有重新發展的契機，智慧電網正是其中一例；而智慧電網所涉及的資訊繁多，例如個人資產的位址資訊可能會被納入電網中作定位與分析，因此其所衍伸的個人資料與隱私保護議題，近來備受重視。 歐盟個人資料保護小組（Article 29 Data Protection Working Party）於今年四月針對智慧電錶的隱私議題，提出指導建議（Opinion 12/2011 on Smart Metering），並明確指出，電網中的電錶會有一組獨特的識別碼（Meter Identification Number），此可連結至特定用戶，因此由電錶蒐集到的資訊，大部分都符合歐盟個人資料保護指令（Directive 95/46/EC）中的「個人資料」（Personal Data）。 倘若要對透過電錶所蒐集的資料進行處理，必須要基於充分告知（Fully-informed），取得用戶同意；也應該讓用戶依照意願自主行使同意或撤銷該同意，此會涉及電錶設計的方式，該小組建議可在用戶端電錶的控制鑲板上設置「按鈕」（Push Button），讓用戶得隨時選擇同意與否。另外，智慧電錶亦具有設定資料傳輸頻率的功能，此攸關資料被蒐集之範圍是否妥適，舉例言之，倘若用戶與電網服務提供者之契約，是全天以同一個費率計算電價，則其電錶會把整日用電量讀成一筆資料，反之倘若用戶是採用一天分不同時段不同費率的方式，則該電錶會每日分成數個時段讀取用電量；惟在供應端可遠端遙控這些電錶讀取頻率的情況下，應確保這些資料僅於系統運行所需，方傳輸至供應端供讀取。 其他的電表資訊處理細節，事實上類似於電信事業處理交通資訊或位址資訊的作法，例如不再用到的電錶資訊，應盡速刪除之；供應端也必須訂定書面的資料保存政策、評估所需電錶資訊之目的、並在該目的範圍內以最小限度原則保存之。
法國憲法委員會認定HADOPI法「三振條款」違憲延續本中心前幾期對於法國國會於今年5月所通過的「支持網路創作傳佈及保護法」（loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet，簡稱loi création et internet；又因該法中特別設立所謂的「網路著作散佈及權利保護高等署」（Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet，通常簡稱HADOPI）作為執行本法相關任務之獨立行政機關（autorité administrative indépendante），故本法又被稱為HADOPI法）中相關議題的報導，本次將簡要介紹法國憲法委員會（Conseil constitutionnel）於今年6月10日所作出（Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009）對於該法所制定「三振條款」認定違憲之理由。 在進入憲法委員會此一決定前，須先說明HADOPI法的性質：依據本法第1條及第2條之指示，此一法律主要係修正及增補「法國智慧財產權法典」（Code de la propriété intellectuelle）之相關規定，特別是透過電子及網路傳輸之著作物（œuvres）的保護措施，並將原法典中「技術措施管理署」（l'Autorité de régulation des mesures techniques）更改為前述之「高等署」，並透過調整權限及組織內容之方式，賦予其「獨立行政機關」之地位─而特別值得注意的，則是此一獨立行政機關的9位委員中亦包括由中央行政法院（Conseil d'État）、法國最高法院（或稱「廢棄法院」；Cour de cassation ）、審計法院（Cour des comptes）等指派之成員。而所謂的「三振條款」，即是本法第5條（亦為增補後之智慧財產權法典第L. 331-25〜331-27條、）中所規定之：如網路用戶於接獲兩次由HADOPI所寄發之「違反勸阻通知」（recommandation）後依然違反智慧財產權法典第L. 336-3條所賦予之義務（禁止透過網路傳送服務對於受著作權及其他相近權利保護之著作進行非法複製、再現等；最常見之形式即為非法下載）時，HADOPI即可在進行「對辯程序」（procédure contradictoire，包括事前通知、卷宗閱覽、書面陳述意見，以致若經當事人要求須進行有律師或輔佐人陪同之正式聽證程序）後，對其進行裁罰（sanctions），最長可處使用者全面中斷（suspension）一年的網路服務。 因此，在法國憲法委員會對於此一法案的審議中，其關注重點即落在對於HADOPI是否可做出此種對於網路服務使用者進行中斷服務的裁罰之上。而主要基於2項理由，憲法委員會認為此一裁罰違反憲法： 1.此一中斷服務之裁罰雖可視為係達成此一法律任務所必要之措施，但因其涉及限制人民之自由及權利，故其實具有刑罰（punition）之性質；從而依據權力分立原則，能夠享有判斷並做出此一裁罰決定之權限者，僅為法院，而非行政機關。 2.而就算強調此一裁罰係由包含司法部門成員的獨立行政機關所做成，其依然違反了憲法前言、1789年法國人權及公民權宣言中所指涉及保護的基本權利，其中包括宣言第9條的「無罪推定」，以及在本案中具備決定性之宣言第11條「思想及意見自由傳達」的權利：因為在現代民主社會發展中，使用傳播工具及網路服務已是實現此一自由所不可或缺者；從而政府中斷網路服務之裁罰行為本身，已損及人民接近使用網路服務的基本權利。 然而，儘管法國憲法委員會在其決定中否認了HADOPI法中「三振條款」的合憲性，但因除去此一部份違憲條文外，整體HADOPI法仍通過了本次的憲法考驗，且HADOPI此一機關本身之正當性亦藉此取得確定。從而，HADOPI於後續實際案例中將會如何解釋適用此一法律，顯然是日後必須持續關心的重要議題。
美國聯邦與州政府對於污染物排放超標免責立法之衝突。美國聯邦最高法院在2017年6月拒絕對聯邦法令-廠房之啟動,停工,與故障之許可證取得（Startup, Shutdown, Malfunction， SSM）底下之州際執行計畫（State Implementation Plans，SIPs）免責條款的上訴聽案，即各州對於SSM的污染物超標限制，無權力訂定免責條款。1聯邦法令SSM規定公司廠房等所有者或營運者需對於初始營運、日後關閉、中間故障等作業程序與維護措施做成報告以獲得並定期更新營業許可證，報告中需對於預測與計畫中的污染物排放與災難可能做說明，並以遵守聯邦法規對污染物排放相關規定為前提。2 聯邦政府當時以美國聯邦法規（Code of Federal Regulation）以及空氣清潔法案（The Clean Air Act）裡的國家周遭空氣品質標準（National Ambient Air Quality Standards） 為準則，授予各州訂定SIP的權限，因此才有各州多以促進經濟、展業發展為由而自行訂定免責條款的產生。 在原本的SSM機制下，計畫中的污染物超標可能適用各州的免責條款，而非計畫或預測中的污染物超標則會依是否有正當辯護，而可能被下禁治令。隨後，因美國前總統歐巴馬十分重視環境保護，而與美國環境保護總局（Environmental Protection Agency，EPA）頒佈新政策，下令各州把其SIP裡對於污染物超標的免責條款全部刪去。 這樣的大動作使各州政府與企業主十分不開心，便開啟了一連串與EPA的訴訟。2008年D.C.巡迴法院在Sierra Club v. EPA 3判定SSM期間內的違反污染污物排放限額不得有任何免責例外。2014年D.C.巡迴法院於Natural Resources Defense Council v. EPA 4更判定EPA沒有權限給予在SSM期間內違法業者創造任何答辯。雖然美國聯邦最高法院拒絕對此爭議聽案，但目前EPA仍有與州政府及企業主訴訟案在進行。
美國司法部對標準制訂組織所採取之新政策出競爭法上之意見美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）於今（2006）年8月做出一項重要處分，認定Rambus Inc對其他標準制訂組織成員隱瞞其研發之多項電腦技術的專利，並打算在標準制訂組織採用特定標準後實施其專利的行為，乃以不法方式獨占市場之行為，違反反托拉斯法。 在FTC作成Rambus 的決定後，標準制訂組織也開始嘗試一些防止Rambus案情形發生的事前因應之道，例如已推動電腦系統互連標準的電腦協會VITA，就採行了一項新的標準制訂政策，該協會要求其參與成員必須承諾，階段性釋出其專利及專利申請的資訊，包括其所設定的最高權利金費率與可能採取的最嚴格的限制性授權條件；另其標準制訂政策也禁止成員間就此等專利的權利金費率或授權條件私下協商。由於有認為這種作法可能會被認為是破壞市場競爭秩序的杯葛行為，故VITA乃向美國司法部反托拉斯局徵詢其意見。 2006年10月30日，美國司法部反托拉斯局（Antitrust Division of the Department of Justice）提出一份商業檢視信函（business review letter, BRL），正式對此問題提出看法。司法部反托拉斯局在BRL中指出，基於以下幾點考量，VITA的標準制訂政策尚無限制競爭的疑慮：（1）共同制訂標準可能可帶來諸多有助於競爭的優點；（2）協會此項政策可使成員在推動制訂標準時，有更為充分的資訊作成決定；（3）專利授權條款的事前揭露可避免標準制訂可能因為事後過高的授權金，導致其導入或取代既有技術之時程被拖延。